《如何计算专利实施许可费》连载一

发布时间：2018.11.29 北京市查看：3661 评论：4

作者：马德刚环球所

专利契约论认为，专利实质上是发明人与社会公众之间订立的契约，发明人以向社会公布其技术为对价，由政府代表公众授予其技术使用的排他权。[1]我国专利法允许专利权人将自己名下的专利权在不转移所有权的前提下许可给第三方使用。[2]这种许可是与排他权对应的豁免权。在收到金钱补偿后，专利权人不再追究第三人实施专利技术的侵权责任，因此其本质上是个民事权利的交易。在实践中，专利权人既可以在侵权发生之前与第三方达成许可交易；也可以在发现侵权后索取赔偿；还可以在侵权诉讼中与被告（侵权人）达成和解，由被告（侵权人）支付赔偿金从而豁免其侵权责任。由此可见，专利实施许可费（以下简称“专利许可费”）的本质就是专利权人豁免侵权人侵权责任的“对价”。“民法基本上采取主观等值原则，即当事人主观上愿以此给付换取对待给付，即为已足，客观上是否相当，在所不问。”[3]根据主观等值原则，专利实施许可费的多少，应当与专利权及其豁免权的主观价值成正比。进而可以推出“计算专利实施许可费”的过程，就是反向“计算专利权及其豁免权主观价值”的过程。因此，无论是有关许可费的商业谈判，还是侵权诉讼中的调解，其原理都是相同的，即使用金钱购买侵权豁免权。专利权的价值可以是客观的，因为它可以用成本法、市场法和收益法评估出来；但是豁免权的价值主要取决于各国法律中相应的侵权赔偿规定，故其主要体现为主观价值。再者，发达国家法律中对专利侵权赔偿计算方法通常有较为详细的规定，所以计算专利许可费数额时，当事人通常会参考法律中规定的专利侵权赔偿计算标准。

由于各国法律不同，计算专利实施许可费的方法也多种多样。笔者认为美国同行总结的方法和经验有颇多可取之处。美国有一种被称为“Georgia—Pacific标准”的计算方法[4]，已经被法院使用了将近50年，一直被视为是计算专利赔偿额的黄金标准。“Georgia—Pacific标准”提出一种包含15项考量因素的“模拟谈判”机制：假设专利权人和侵权人在侵权行为发生时正在进行专利许可费谈判，他们像买方和卖方那样平等自愿地讨价还价。在讨价还价过程中，法院认为交易双方应当考虑如下15个因素：

1.专利权人因许可案件涉及的专利权所获得的专利使用费，能证实或可以证实是既定的专利使用费；2. 被许可方使用的与案件中的专利类似的其他专利所支付的许可费率；3. 许可的性质和范围，例如是排他或非排他许可，对技术使用地域或者关于制造出的产品可以销售的对象；4. 许可方通过不许可他人使用发明，或在设计好能保持垄断地位的特殊情况下进行许可，来保持其专利垄断权的既定政策和营销计划；5. 专利许可人与被许可人之间的商业关系，例如他们是否是同一地域同一商业类型的竞争者或者他们是否属于发明者与专利推广者的关系；6. 销售专利产品对促进被许可方其他非专利产品销售的作用，对许可人来说，由发明专利带来的非专利产品销售以及上述销售的范围；7. 专利有效期和许可条款的期限；8. 专利产品的利润率，商业化程度和当前市场受欢迎度；9. 该专利产品超出任何已使用的旧产品或设备的优点或用途；10. 该专利技术的类型，该专利技术产品在商业实践中的特性以及这项专利技术对使用者的好处；11. 专利侵权人利用该专利技术的程度和任何能够证明使用价值的证据；12. 在特定行业或类似行业中，依照惯例使用该发明或类似发明所收取的利润率或者销售价格比；13. 区别于其他非专利技术因素、制造流程、商业风险或由侵权者增加的显著特征或改进，而应当归功于该发明的可实现利润的比例；14. 资深专家就该专利技术价值提供的证明材料；15. 在专利侵权开始时，如果许可人和被许可人已经就许可合理地并且自愿地达成协议时，可能订下的专利许可费。”[5]这15项考量因素体现的思想内涵特别成熟，而且具有非常强的操作性。

“Georgia—Pacific标准”中部分思想体现着非常强的公平性和进步性：在确定专利权人的合理回报时也应当遵循利益分配的贡献原则，即公平合理的专利许可费应当与专利权人的贡献相匹配。[6]专利贡献度至少应当考虑以下因素：第一，该专利对现有技术有多大改进；第二，使用该专利技术的部件占整个产品的价值比；第三，该专利多大程度上决定了消费者的选择。[7]

近年来，我国专利法和相关司法解释中针对专利侵权的规则原则和赔偿计算方法规定得越来越细。专利法[8]第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”如果把美国经验和中国方法结合起来，在一般案件中计算专利许可费应当不再是难事，因此可以作为专利许可费谈判的指引。

根据笔者对中国专利市场的观察，关于许可费（赔偿金）的谈判经常发生在以下几类场合：专利侵权诉讼中的调解程序中、专利运营中专利权人主动推广、制造业实体主动要求购买、竞争者之间双向许可、交叉许可或构建专利池的过程中、制造业实体遭遇**E[9]或Patent Troll[10]以法律相威胁、涉外技术（专利）进出口业务中。

尽管美国经验和中国方法已经基本完备，但也存在着固有缺陷：无论是美国的“Georgia—Pacific标准”，还是我国专利法确定的赔偿标准，都是建立在专利有效、侵权成立的基础之上的赔偿金计算方法，没有考虑到许可费的谈判，通常是在对专利效力和侵权判定没有法律结论之前进行的。因此，在许可费的谈判过程中，有经验的当事人及其法律顾问往往会考察侵权风险和专利无效的风险对专利许可费的影响。

问题
根据销售提成计算专利许可费没有客观标准，也很难达成共识。美国曾流行过一个拇指规则：“提取税前毛利的25％作为专利许可费”。这个简便易行的规则作为判定专利许可费的一个经验性规则曾被美国法院所接受，但Uniloc USA v. Microsoft[11]一案中，终审法官却推翻了该规则。该案法官认为25％的许可费率与案件事实没有实质联系，是武断的、没有根据、且不相关的。虽然25%税前毛利规则在Uniloc USA v. Microsoft案中被推翻，但作为一个经验性的规则，还是可以在一些简单的专利许可费交易中被引入。

许多发展中国家或新兴工业化国家都规定技术使用费（包括专利许可费）的提成率一般不超过5%。如印度政府2009年将专利和商标许可费提成率提高到不超过5%，原来分别为2%和1%。[12]菲律宾规定专有技术的提成率最高不得超过5%；[13]巴西规定许可使用费以其产品的净销售额为基数，专利许可和专有技术许可的提成率一般是5%；马来西亚规定许可费以净销售价为基数，提成率为1%～5%；[14]阿根廷规定汽车工业技术引进的提成费最高为产品净销售价格的2%，其它各类技术的提成费最高不超过5%。[15]由此可见，在发展中国家和新型工业化国家，专利许可费率在净销售额的5％左右。在此基础上，可以归纳出一个简便的公式专利许可费＝销售收入×5％×许可年限。谈判工作主要围绕“5％”左右展开，这种操作可以说是最简便易行的计算方法。

但是，无论是根据美国拇指规则改造的方法，还是根据5％左右的提成比例衍生出的方法，都没有考虑涉案专利的无效风险和被规避设计的风险。只能用在简易的专利许可费交易中。

针对现有方法的缺陷，美国著名专利律师David E. Wang[16]在继承并发扬“拇指规则法”和“5％提成法”经验的基础上，又在专利许可费计算公式中引入了专利侵权风险和专利无效风险的考量因素，并在此基础上归纳出一个新公式，笔者称其为“David公式”。