关于分案申请的问题

本帖最后由 patliu 于 2013-7-21 14:57 编辑

(“原申请已被驳回，一般不得再提出分案申请”,这句话在措词上是有令人误解的地方，但理解本意就行了，即驳回决定如果过了三个月，一般就不能了，但有正当理由，还是可能通过恢复权利而挽救了，则另当别论)

谈谈专利法中分案申请的那些事


   《专利审查指南》这本大厚书中，第二部分第六章的名称为“单一性和分案申请”。顾名思义，可知单一性和分案申请是有密切关联的。昨个一时兴起，写了篇关于单一性的小文，但不写写分案申请，就好比一只靴子落地后，楼下的老汉难以入眠一样。于是，还得说说分案申请。

专利制度这玩意儿，咱还得承认是“舶来品”。要想把“分案申请”这个词的内涵外延向广大人民群众说明白，不得不引入点“英国历史（English）”。“分案申请”，英文叫做“divisional application”，咱台湾同胞翻译成“分割案”，意思是，一块案板，被生生分割成两块，甚至三块、四块，这个译法十分传神。回到本文主题上，就是原来的一件专利申请，被“切割”成两个专利申请了。所以，“分案”这个动作，只能发生在专利审查过程中，不能发生在专利申请被批准授权之后。在这个意义上，“单一性”这个驳回理由，在无效程序中，就没有用武之地，即缺乏“单一性”不是专利无效的理由，这一点先按下不表。

“分案申请”在理论上是怎样的意义呢？是指在一件申请中，当出现了不具有“单一性”的两个或以上方案时，为了满足单一性的要求，需要将某些方案“切割”下来，保留具有单一性的部分。
因此，从“单一性”的纯洁愿望出发，首先要做的是，从原申请中，“切割”出一部分来。被保留下来的那部分，就不存在单一性的问题了。审查员可以对满足单一性要求的这部分继续审查。

被切割下来的那部分，咱怎么办呢？手心手背都是肉！以环保理念，咱不能像小朋友吃盒饭一样，吃一部分丢一部分，被切割下来的那部分，也是发明人的心血呀，还是可以“另一份”申请提出来。这样，就引出了两个申请案子了。前一个，咱叫它“母案（parent case）”吧，后一个，就姑且称为“子案（child case）”了。其实，本是同根生，被人为切割后，竟成为“母子关系”了，岂不笑话？但这样一来，让咱也记住分案申请的特点了。

啥特点？您猜到了没有？“母案（parent case）” 与“子案（child case）”具有“血缘关系”。即：提出分案动作后的“子案”，其保留了“母案”的基因，即申请日仍是母案的申请日，如果母案享有优先权，则可继承母案的优先权日，由此可见，“子案”貌似一件新的申请，但其实不是新申请，而是原来的申请的一部分。实务中，要注意的是，由于子案提出时，可以远远超过母案优先权日起的“12个月”了，所以，分案申请继承母案的原理，不能认为是享有母案的“优先权”，或者说，分案申请，与优先权制度本身没有关系，本来就是一个整体吗，孰尊孰卑？

“分案申请”是有单一性的话题而来，但不仅仅为满足“单一性”而去。此话怎讲？从审查的角度，审查员对他认为不符合“单一性”的申请，是既反感又欢迎的。所谓“反感”，是指增加了审查难度。你如果把牙刷和铅笔两个发明放在一件申请中提出，审查员或许能够胜任（尽管国际专利分类号相差甚远），但如果把导航仪和拖拉机两个方案放在一块，则难为了审查员了。那您就得乖乖分案。所谓“欢迎”，是指大多数申请中，是否真的就不具备单一性，还是有商榷余地的。有时候，审查员为了使得案子审查简化，对大部头的申请，要求分案提出，可以减轻审查难度，又可以多完成审查指标。申请人如果不差钱，也会配合审查员的。当然，这一点是从实务解读的。

“分案申请”还有一个妙用。表面上，出现单一性问题时，才可能导致分案，但如果没有出现单一性问题，是否申请人可以主动分案？这在审查指南的规定中，是不反对的，只是分案提出的时机有最后期限的限制，即要看母案的状态，只要母案处在未决状态，即使是被驳回、或者已经发出授权通知了等若干种情况下，都可以提出分案，但如果母案已经授权了，您就没有机会了。相应的规定，请参见指南第一部分第一章的规定。

因此，我们要建立一个概念，就是并非仅限于出现有单一性问题时才能提出分案申请。

接下来，还要说道说道，如果没有单一性问题出现，申请人有什么必要提出分案？不会是因为钱多人傻吧？

专利申请的审查过程，其实是申请人与审查员讨价还价的过程。申请中的有些方案，可能审查员持有不同意见，而有些权利要求，审查员可能没有表示反对。美国的审查员比较愿意明示表态，如，审查员表示对权利要求1、5、6可接受，但其他权利要求表示反对。此时，申请人为了配合市场进程，可以通过修改将审查员不接受的方案先删除掉，以求审查员尽快批准。对于删除的部分，再评估是否有必要通过分案方式得以延续审查。
还有一些考虑因素导致分案，比如，说明书中，有些方案没有写入权利要求书中，但不小心又错过主动修改的时机，此时，利用分案方式，将这些方案写入权利要求中。当然，有些时候，为了某种利益，需要寻求再次公布，也可以采用方案方式达到目的。

在美国，存在着广义上的分案。其包括：继续申请、分案申请和部分继续申请（continuation, divisional, or continuation-in-part）三种类型。也有必要一一介绍一下，这样有助于读者理解我国的分案规定和实务做法。


美国专利法中的分案制度

类型            母案说明书中是否公开该方案?        母案的权利要求是否有该方案?
继续案                            是                                                  是
分案                               是                                                  否
部分继续案（CIP）         否                                                  否

   （1）对于母案权利要求书中的部分权利要求，可以将其分出来，再提出一个申请C。此时，该申请C就叫做“继续申请”。
   （2）如果母案说明书的某些方案，没有写入母案的权利要求书中，申请人还想保护这部分内容，就只能用分案申请（divisional）方式提出申请D，否则，这部分内容就被视为“捐献”给公众了。
  （3）如果在母案申请后，发明人又有新的改进N（new matter），发明人想到这个N的内容与母案的内容放在一起，则可以合并两者提出申请，叫做“部分继续案（CIP）”。注意：“部分继续案（CIP）”中的N的内容，与母案没有相同“基因”，不能享有母案的申请日或者优先权日，这部分N的内容，实际上是一个独立的新申请了。

相比美国的分案制度，中国的分案规定，将美国的前两种类型（继续申请与divisional申请）通通称之为“分案申请”，并不加以区分。而美国的“部分继续案（CIP）”，在中国是不能这样做的，细则第42条规定，分案申请不得超出母案“记载”（公开？）的范围。这一点，需要区分的。然而，类似美国的“部分继续案（CIP）”的做法，在中国，还可以有机会提出新申请的。但这已经不是分案制度的含义了。如果发明人新的改进N（new matter）是在母案申请的12个月做出的，且母案没有要求优先权，则可以利用母案作为优先权基础，将母案内容与新改进一起提出申请。但要注意的是，对于新的改进N，因为其与母案没有相同“基因”，不能享有母案的申请日或者优先权日，审查员在审查时，会注意区分引入对比文件上的时间差别的。这方面的知识，笔者曾在《本国优先权的作用于误区》一文中详细讨论过。该文章也被《专利法---案例与原理》一书的作者崔国斌教授纳入其中，好奇的话，可以搜索到拙文。

美国的分案制度，也是有过一些争议的。美国专利商标局（USPTO）已经认识到过多的分案造成法律上的不确定性。申请人可以先争取一个较小的权利要求范围，专利申请就很容易被批准，然后，在不断通过继续申请案，得到不同的专利保护范围。这会使得公众无所适从。下面的故事，似乎趣味性大过法律规定的严肃性了：

发明人 Jerome H. Lemelson 提交了关于条形码的专利申请，30年来，一致通过分案延续专利寿命。现在条形码在美国经济中无孔不入，发明人也因此从使用条形码技术的公司获得了一大笔许可费收入，大约10亿美元。为了减少人们对专利制度的滥用，USPTO经过一番调研，于2007年8月提出了新的规则，打算了限制申请人提出继续申请的数量，发明人只能就原始申请中的不同类型提出两个继续申请进一步地，申请人就“一族”申请（包括原申请和享有原申请优先权利益的继续申请所构成的一组申请）只能提出一个RCE(request for continued examination) ，除非申请人能说出足够成立的理由（"good cause"）。

这个新规则一提出，就遭到专利代理人和专利律师、制造业、生物科技公司和独立发明人的普遍反对，他们担心规则的改变造成他们无法考虑审查中所面临的困难，使得发明人难以得到应得到的专利保护，他们还指出，规则的改变与当前关于继续申请的规定不相一致。
但软件公司、电子公司和美国政府赞成新规则。这两派人马的观点争锋相对。
就在USPTO发布新规则的第二天（2007年8月22日），发明人Dr.Triantafyllos Tafas向联邦弗吉尼亚东区法院起诉USPTO，理由是新规则违反美国专利法应该无效。2007年10月9日，制药公司巨头葛兰素史克（GlaxoSmithKline）公司提出临时禁令请求，以阻击新规则生效。法院将两诉讼案合并审理，就在新规则眼瞅就要生效的前一天（即2007年10月31日），法院发出了临时禁止，禁止该规则生效。此禁令又在2008年4月1日愚人节那一天，变成了永久禁令。后来的变化颇有些戏剧性，在2009年3月，联邦巡回上诉法院（CAFC）推翻了弗吉尼亚东区法院的裁决，有趣的是，USPTO反倒打起了退堂鼓，于2009年10月，撤消了这个关于继续申请的新规则。

这个新规则，如果出现在中国，是否也会出现上述有趣的“连续剧”情景？或者说，中国国家知识产权局是否也会出台类似政策呢？您自己个儿去思考吧！

知识点小结：

（1）        单一性问题，可以引出分案申请；但分案申请不一定出自单一性问题；
（2）        分案申请与母案具有天然的血缘关系，分案申请享有母案的申请日权利；
（3）        美国的分案有三种类型；中国的分案申请可对应美国的前两者类型，而美国的“部分继续案（CIP）”类型，在中国，只能在母案申请日的12个月内以要求优先权方式提出。
（4）        分案申请机制与优先权机制是不同的，分案申请不受母案申请日的12个月内限制，其提出时机只有一个总的原则限制，即“母案未决”，因此，可以有不少的时点，你可以举出三两个例子吗？
（5）        分案申请有一些实务上的妙用，例如通过再次公布，获得主动修改机会，或者弥补之前程序上失误给客户利益造成的损失。

非常感谢这么耐心详细的回复！！

高人，我是进来学习的。

审查指南第一部分第一章关于分案申请的提出时机，可以总结为：只要案子没有“落听”，这可以提出分案。什么是没有“落听”，指南给出了一系列情况，比如，在法院一审判决发出后，你还有15天的上诉期，就算你不去上诉，你也可以提分案，或者，二审期间，也可以提出。总之，举一反三，举重明轻，如果发出授权通知书，你在缴费之前，也可以提出分案。
因此，理解这些规定，要抓住共性的东西，抓住问题实质，而不单独拘泥一字一句。要把整个规定当成一个整体来看。

受教了，非常感谢

跟着学习了，谢谢