【原创】美国专利权用尽原则若干问题研究

本文已发表于知识产权2008年第6期

摘  要：专利权用尽原则由来已久，在美国该制度由判例建立、发展而来，并日益成为专利政策的重要组成部分。Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案的争议焦点涉及专利权用尽原则的几个重要方面：方法专利可以适用于专利权用尽原则；体现系争专利的实质技术特征且无合理的非侵权用途的计算机组件的销售使该专利用尽；特殊的交易结构使得上述销售未受限制，从而不排除专利权用尽原则的适用。同时，进一步确定适用专利权用尽原则的判断标准符合法治之公平原则。
关键词：专利权用尽原则 方法专利 实质技术特征 限制性销售

一、案情介绍
2008年6月9日，美国联邦最高法院就广达电脑公司（Quanta Computer, Inc.，下称广达）诉LG电子公司（LG Electronics, Inc.，下称LGE） 专利侵权纠纷案作出终审判决，认定由于专利权用尽原则可以应用于方法专利，且在许可协议对计算机组件的销售进行完全授权的情况下，该组件实质地体现了系争专利，因此LGE专利被计算机组件的销售所用尽，从而完全推翻了美国联邦巡回上诉法院（下称CAFC）的判决。
本案缘由是原告LGE以我国台湾地区主要笔记本电脑的下游组装厂商（如广达、华硕、仁宝、大众等公司）为被告，向美国加州北区联邦地方法院起诉，主张这些厂商所制造的计算机系统侵害了LGE的5项美国专利。 其中，这些下游厂商曾向Intel购买微处理器及芯片组（即计算机组件，下称Intel产品）进行计算机系统的组装，而这些Intel产品包含了系争的LGE专利。Intel之所以可以制造并销售这些Intel产品，是基于Intel与LGE签订的专利交叉许可协议（cross-licensing agreement，下称许可协议），根据该许可协议Intel取得了包括本案系争专利在内的数百项专利许可。 同时，许可协议中包含了一些限制性条款，其特别约定：“任何一方不得向第三方许可，由第三方将任何一方的许可产品与协议双方之外获得的产品、组件或其他类似商品进行组合，或使用、进口、许可销售或销售该组合。” 但是该许可协议声称不改变专利权用尽原则的通常规则，当一方销售任一许可产品时将适用该原则。在LGE与Intel另一份独立的主协议（master agreement）中，Intel同意向其下游客户提供书面通知，告知客户其已经获得较宽范围的许可，确保他们购买的任何Intel产品都是由LGE许可的，因此不会侵犯LGE拥有的任何专利。但是，该许可不能明示或默示地延伸至下游客户将Intel产品与非Intel产品组合形成的任何产品之上。同时，主协议约定任何一方对主协议的违约不构成终止专利许可的理由，对专利许可也没有影响。因此，LGE起诉主张这些下游厂商以实施LGE专利的方式，将Intel产品与非Intel产品组合在一起，进而侵害了LGE专利。
本案经过地方法院审理后，法院以专利权用尽为由，作出被告不侵权的简易判决（summary judgment）。 在随后限制简易判决的法院裁定中，地方法院认为专利权用尽原则只能适用于描述物理对象的装置或组合专利，不能适用于描述制造或使用产品的操作进程或方法专利。 由于系争的LGE专利包含方法专利，因此虽然专利权用尽原则对系统专利仍可适用，但不能适用于方法专利。
LGE随即上诉至CAFC，请求对案件进行再次审理，CAFC则部分肯定和部分否定了地方法院的判决。CAFC同意专利权用尽原则不能应用于方法专利，但由于Intel对于下游客户的通知使得Intel产品的销售已构成“限制性销售”（conditional sale），从而无专利权用尽原则的适用余地。因此，CAFC撤销原判决并将案件发回地方法院重新审理。
之后，下游厂商中的广达不服CAFC的判决，逐向美国联邦最高法院提出上诉。

二、案件争议焦点及其评析
如上所述，美国的专利权用尽原则主要由判例形成，其在实际应用中产生了诸多适用问题。其中，与本案争议焦点相关的法律问题如下：
（一）争议焦点一：方法专利是否可以适用专利权用尽原则
在美国以往大多数判例中，对于方法专利是否可以适用专利权用尽原则一直存在不同的看法。在本案之前，美国司法界主流观点认为专利权用尽原则只适用于产品专利，而方法专利的功能主要在于使用该方法，其不能以产品同样的方式进行销售而用尽。因此，专利权用尽原则在方法专利上难以直接适用。本案地方法院和CAFC都认同了该观点。
美国联邦最高法院认为，方法专利虽不能以产品或装置同样的方式进行销售而用尽，但是方法可以具体化于产品中，方法专利可以通过体现该方法的产品销售而用尽。此外，排除用尽原则对方法专利的适用，将严重破坏该制度本身。因为专利权人只需简单地将权利要求描述为方法而不是装置，即可避免专利权用尽原则的适用。若依据LGE的观点，虽然其授权Intel销售含有LGE专利的计算机系统，但是该系统的任何购买者都可能需要对专利侵权负责，这显然违背了专利权用尽原则的宗旨。
实际上，产品专利和方法专利本来就具有相当的关联性，专利权用尽原则不能适用于方法专利的观点是毫无根据的：（1）产品专利和方法专利可以分别使用方法和产品进行限定，它们“相互可以非常接近，以至于从产品的功能中区分方法是相当困难的”； （2）某些发明如用途发明，称其为产品专利或方法专利均可；（3）在电子通信领域，方法专利通常描述为产品功能的实现过程，实质上这只是产品专利的另一种描述方式，在技术层面上两者并无本质区别。而本案系争的方法专利即属于此种情形。
事实上，美国联邦最高法院的以往判决中早已出现了方法专利适用专利权用尽原则的规则。在1942年United States v. Univis Lens Co.案 （下称Univis案）中，美国联邦最高法院认为销售由方法专利获得的透镜原坯用尽了该方法专利。同样地，在1940年Ethyl Gasoline Corp. v. United State案 中，美国联邦最高法院认为销售根据专利生产的发动机燃料，将使在发动机中使用该燃料的方法专利用尽。因此，无论从理论上还是实践上进行审视，方法专利完全可以适用于专利权用尽原则。
然而，随着上世纪80年代美国国内加强专利保护的呼声日益高涨，CAFC在1984年Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案 中提出专利权用尽原则并不适用于方法专利的见解后，又在1999年Glass Equipment Development, Inc. v. Besten, Inc.案 中再次确认了同样的观点。鉴于CAFC在美国专利司法界的特殊地位，没有人怀疑上述判决的效力，这也直接影响了本案地方法院和CAFC的判决。
2003年美国联邦贸易委员会（FTC）在进行大量听证的基础上，发布了名为《促进创新——竞争与专利法律政策的适当平衡》的报告，指出了当前美国专利政策存在的问题。 针对美国专利制度存在的问题，美国司法和行政当局从上世纪90年代末期开始采取措施，对美国专利制度进行了较为广泛的调整，实施了一系列的限制专利权的措施，如限制等同原则的适用，防止不合理地扩大解释专利权保护的范围等。在此基础上，美国联邦最高法院近年来也作出了一系列推翻CAFC判决、不利于专利权人的判例。因此，本案中美国联邦最高法院再次确立方法专利可以适用专利权用尽原则的观点符合其近年来限制专利权的一贯风格。
虽然专利权用尽原则的适用范围再次扩展至方法专利，但该制度的运行还是需以有形产品的销售为前提。但是囿于传统认识，专利权用尽原则的适用对象为“专利产品”，而所谓“专利产品”原则上是指落入产品专利请求范围的产品。因此有必要重新确定专利权用尽原则的适用对象，以适应司法实践的需要。有学者认为，可以使用1975年制定的《欧共体专利公约》中的“专利权所覆盖的产品”（product covered by a Community patent）这一措辞，使专利权用尽原则适用范围更加广泛一些。 本文认为《欧共体专利公约》的规定值得借鉴，通过使用该措辞可以使用尽原则的适用对象进一步扩展至具体体现方法专利的产品，从而切实体现专利权用尽原则的制度价值。但是，由于“专利权所覆盖的产品”的内涵与外延尚未确定，以之作为专利权用尽原则的适用对象，有可能使专利权用尽的范围过于扩大而损害专利权人利益，因此应当谨慎使用。

（二）争议焦点二：Univis案确立的原则是否能在本案中适用
为了适用专利权用尽原则，美国联邦最高法院进一步考虑产品所需要体现专利的程度。因此，本案主要涉及对Univis案确立原则的适用。
在Univis案中，美国联邦最高法院把专利权用尽原则的前提从专利产品的首次销售，扩张至未完成产品的首次销售。其明确了当出现以下两方面条件时，未完成产品的销售将导致该产品所涉及的专利权用尽：（1）未完成产品的惟一合理目的在于实施专利，即“无合理的非侵权用途”（no reasonable noninfringing use）；（2）未完成产品虽未完全由专利权范围涵盖，但已实施了专利发明的“实质技术特征”（essential features）。
本案中，广达认为Intel产品的惟一合理使用在于实施系争专利，且Intel产品也体现了专利的实质技术特征，该产品的销售以与Univis案中相同的方式将LGE专利用尽。美国联邦最高法院认同了广达关于Univis案判决适用于本案的观点：
首先，与Univis案一样，本案Intel向广达销售的惟一目的在于允许广达将Intel产品组合放入计算机系统中，只有这样才能实施本专利。同时，LGE也认为除了将Intel产品组合成实施LGE专利的计算机系统外，没有其他针对Intel产品的合理使用。
其次，Intel产品包含了专利发明的实质技术特征，并且几乎完全实施了专利，因为实施专利的惟一步骤只是采用常规进程或添加标准组件，专利的每个发明创造都体现在了Intel产品中。其中，Intel产品控制着对主存储器和缓存的访问，通过为主存储器检查缓存和比较读写请求，实施了第641、379号专利；根据第733号专利并通过其他计算机组件，Intel产品控制了总线访问的优先权。通常，Intel产品自身不能实现这些功能，除非将它们连接至总线和存储器，但是这些附加物只是系统的标准组件而已。
美国联邦最高法院在本案中重申了Univis案确立的原则。其实，美国联邦最高法院在此问题上的认识类似于“帮助侵权”（contributory infringement） 客观要件的规定，它们都强调实质意义上的公平正义。专利法的精神在于平衡，既然在侵权领域为保护专利权而使用了帮助侵权理论，那么理应在限制专利权的领域采用与之相对应的理论，以平衡各方利益。

（三）争议焦点三：是否存在排除专利权用尽原则的限制性销售
在得出Intel产品体现了LGE专利的结论后，美国联邦最高法院进一步考虑向广达销售产品是否用尽了LGE专利。当前，在美国为了援引专利权用尽原则，专利产品的销售必须是“非限制性的”（unconditional）。 如果销售附有明示、合法的限制，则该限制将排除专利权用尽原则的适用。因此，本案的第三争议焦点在于许可协议中是否存在限制性销售。
LGE认为本案并不存在完全授权销售，因为许可协议没有允许Intel的客户将Intel产品与非Intel产品组合以实施LGE专利。美国联邦最高法院认为，LGE忽视了LGE-Intel交易结构的重要方面，即许可协议和主协议。一方面，许可协议并没有限制Intel将Intel产品销售给试图将Intel产品与非Intel产品组合的购买者，而是明确同意Intel可以自由地“制造、使用和销售”LGE的专利产品。另一方面，虽然LGE请求Intel通知包括广达在内的客户，LGE没有许可他们实施其专利。但是，请求通知广达的约定只出现在了主协议中，基于合同的相对性理论，该约定不得视为对许可协议中销售行为的限制。而且主协议也约定，对主协议的违反不构成对许可协议的违约。因此，Intel销售LGE专利产品的授权不受通知的限制，从而专利权用尽原则得以适用。
事实上，即使本案被认定存在限制性销售，该限制也由于构成专利权滥用而不能排除专利权用尽原则的适用。对于销售限制而言，专利权人只能就专利法授予的权利进行保留，其不能针对产品销售强加任何超出了专利法授予权利的限制，而CAFC的判决就恰恰破坏了专利法允许的限制与反垄断法和专利权滥用原则不允许的限制之间的界限。 本案中，由于Intel产品实质地体现了LGE专利，完成系统或实施方法并不涉及“明显可专利的主题”（patentably distinct subject matter），因此保留完成系统或实施方法的权利将被视为不许可地扩展专利权的范围，从而构成专利权滥用。
其实，关于专利权用尽原则是否可以由限制性销售排除，美国法院的判决并非呈现一边倒的趋势，其也在专利权人和社会公众的“利益天平”上左右摇摆。但是随着自由市场经济哲学的勃兴，自1992年CAFC针对Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案 作出判决以来，限制性销售可以排除专利权用尽原则的观点再次成为主流。在美国，之所以专利权用尽原则可以不适用于限制性销售，其理由在于限制性销售通常可以合理推论，双方当事人所协商的价格只反映了专利权的部分价值。由于专利权人并未向合同他方当事人收取专利权的全额对价，故保留了对他方当事人或其下手、甚至任何人的部分专利排他权利。但应注意的是，专利权用尽原则涉及的专利权具有对世效力，故以当事人的特别约定去排除或影响一种关乎对世效力权利的用尽法则，理应更加慎重。因此，在美国要求对销售的限制必须明示、清楚、合法，在专利领域应当受到反垄断法和权利滥用原则的规制。
但是，作为一项法定性限制，当事人是否真正可以通过合同约定对专利权用尽原则进行排除呢？本案再次引发了对这个问题的争论。起初，美国联邦最高法院同意受理此案，被公众视为本案的判决将在新的历史条件下，进一步明确合同自由与专利权用尽之间的合理界限。在判决的专利权用尽原则历史沿革部分，美国联邦最高法院表明了其不认可限制性销售排除专利权用尽原则的倾向。 加之美国反专利势力方兴未艾，一定程度上该判决意味着美国司法界就该问题态度的转变。然而遗憾的是，由于美国联邦最高法院认定本案不存在限制性销售，从而未能就该问题进行明确。

三、结语
本案的判决是在美国国内逐步限制专利权的情势下作出的，该判决的启示值得我们深思。虽然本案以广达的大获全胜而告终，但是下游厂商的侵权风险仍如达摩克里斯之剑，时时悬于头顶。因此，有必要进一步确定类似案件适用专利权用尽原则的判断标准。笔者认为，贯穿案件迷雾背后的关键应在于进行个案判断，针对专利发明内容及产业上下游具体分工模式，厘清到底是谁产销的产品在实施专利的实质技术特征且无合理的非侵权用途，并以其作为专利权对价的征收对象，而后贯彻专利权用尽原则。具体而言，某一专利发明的内容若是：（1）实质技术特征在于核心组件（如本案的微处理器或芯片组）上，则应由核心组件厂商就使用该专利技术负责；（2）实质技术特征不在核心组件而是在与该组件搭配的其他组件上，则应由其他组件厂商负责；（3）实质技术特征在核心组件与其他组件的组合系统上，则应由组合系统厂商负责。尽管这种方式在实务上有赖于个案判断，但其可以使真正采用专利发明的使用者付费，其他厂商则可因专利权用尽而免于付费或侵权赔偿，符合法治之公平原则。

附件为Word原文，有相关脚注。