审业部对于“先发明后新型导致的重复授权问题”的答复

本帖最后由 年华似水 于 2011-9-29 12:06 编辑

三、关于案例2
　　案例2的案情和问题是：“本发明专利申请，申请日2009-10-22。审查员检索到一实用新型，申请人相同，申请日在后为2009-10-29，授权公告日2010-07-07，二者权利要求完全相同。问题：此时如何处理？”

　　本案申请的申请日为2009年10月22日，其在2009年10月1日之后，因此，本案申请适用修改后的专利法。
　　根据专利法第九条第一款第一句关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定，对于同一申请人的两项同样的发明创造，已授予实用新型专利权，因此，不能够再授予发明专利申请专利权，否则，将造成重复授权。

　　关于专利法第九条第一款第二句的规定：“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”该规定不适用本案就同样的发明创造申请人分别于不同日申请专利的情形，因此本案申请人不能够通过放弃实用新型获得发明专利权；关于专利法第九条第二款的规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”该规定不适用本案就同样的发明创造分别申请专利的是同一申请人的情况，因此，本案发明专利申请不能够利用先申请原则得到授权。

　　此外，本案发明专利申请在实用新型申请日之前申请，如果在实用新型申请日之后公开，将构成实用新型的抵触申请，该实用新型将因不具备新颖性而被无效。因此，本案发明专利申请因不符合专利法第九条的规定得不到授权，本案实用新型将因不符合专利法第二十二条第二款的规定被无效。

　　但是审查员还有授予发明专利权的可能性或者申请人还有机会挽救实用新型专利权。
　　1、授予发明专利权的可能情况：若本案实用新型因不具备新颖性而被无效，则该专利权自始不存在。如果其发生在发明专利申请结案前，则因实用新型已自始不存在，授予发明专利申请专利权能够满足专利法第九条第一款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。
　　2、挽救实用新型专利权的可能情况：如果申请人在发明专利申请未公开之前撤回该发明专利申请，则该申请未在实用新型申请日之后公开，将不构成实用新型的抵触申请，该实用新型专利权符合专利法第二十二条第二款的规定、可以继续维持。

　　上述意见仅供参考，欢迎继续探讨重复授权问题。

             审查业务管理部指南处   2011.01.21