中美抵触申请的些许比较
发布时间：2016.05.08 美国查看：6538 评论：9
本帖最后由 LINZDF 于 2016-5-10 01:43 编辑
几天前有同学问中美抵触申请的问题，仓促间回答，发现答案并不全面，现在回想起来重新审视了一遍，做了个简单小结如下，欢迎不同意见批评指正并补充。
也欢迎群里讨论。
* 另: 多谢ipoo兄建议，择一时间会多谈谈其他102条款。
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* 另: 多谢ipoo兄建议，择一时间会多谈谈其他102条款。
Q：2015年1月在美国申请一份专利，2015年12月申请pct并进入了中国，那另外一个人在2015年10在中国申请的同样的专利，会被（中国国家阶段）pct抵触吗？
首先来看中国的情况。
专利法第二十二条第二款对新颖性的规定，“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”
专利法第二十二条第二款对新颖性的规定，“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”
可以看出第二十二条第二款关于新颖性的判断中，对抵触申请有了一个定义，即“也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中，”注意用词是“向国务院专利行政部门提出过申请，” 既然是“提出过”意味着该申请已经到了中国专利行政系统之内，或者对pct要求已经进入到国家阶段，另外一个构成抵触申请的元素是“并”公开在所审查申请的申请日之后，判断文本的基础是之后在中国公开的专利文献。新专利法并没有要求抵触申请必须有他人提出，可以是任何人，因此申请人自己提出的申请也可能构成现申请的抵触申请。
专利法实施细则第十一条说，除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。所以专利法第二十二条的申请日应该考虑优先权日。注意细则11条，并没有限定本国优先权还是外国优先权。
优先权的原则源自巴黎公约，目的是为了便于缔约国国民在本国提出专利或商标申请后，向其他缔约国提出申请，它是指 申请人在一个缔约国第一次提出申请后，可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护，其在后申请与他人在其首次申请日之后就同一主题所提出的申请相 比，享有优先的地位。可以看出，优先权的定义本源起于外国优先权，而后才延伸到本国优先权。我国在 84 年的《专利法》中仅提及了外国优先权，指出：在中国提出申请时，如果享有优先权，“……以其在外国第一次提出申请之日为申请日。”1992 年的《专利法》开始加入本国优先权。
A: 所以上述问题，如果进入国家阶段的pct申请在2015年10月之后公开， 考虑到2015年1月在美国的优先权日，使得进入国家阶段并公开的中国申请构成在后申请的抵触申请。
Q：该情形在美国如何呢？那么问题我们跟变一下:2015年1月在中国申请一份专利，2015年12月申请pct并进入了美国，那另外一个人在2015年10在美国申请的同样的专利，会被pct抵触吗？（暂不考虑pre-AIAI或AIA是否适用的情形）
美国对于此类情形的定义体现在102(e)(pre-AIA)或者102(a)(2)(AIA)中。
Pre-AIA旧专利法102（e）
(e) the invention was described in — (1) an application forpatent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international applicationfiled under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United Statesonly if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language.
即该发明记载在申请日前有他人提出而在申请日后公开的专利申请或者授权专利中。 注意旧专利法是基于在先发明原则，在不涉及关于谁先发明的争议的情况下，一般认定申请日为推定的发明的完成日（constructive reduction to practice），本讨论先止于此。 注意旧102e与中国旧专利法一样，仅限于有“他人”提出的专利申请，按美国专利局的指导意见，对存在联合发明人的情形，只要一个发明人不同，即认定为他人。另外对于102e，使用的用词是“filed in the United States“-即在美国提交的，这个用语意义深刻也有一定的历史渊源，其所隐含的背后的立法考量，对于涉及有要求国外优先权的美国申请公开是否可以作为抵触申请的对比文件进行了限定。
对于pct申请 （旧专利法适用于申请日在2000年11月29日或之后的申请）102e说只要该PCT申请指定了美国并以英文公开，该pct申请即具有同等类似于美国申请的效力。根据uspto，如果国际阶段没有以英文公开，即使在进入美国国家阶段后以英文公开，也不构成抵触申请 。一个例子是，如果PCT要求了美国临时申请的优先权，但是国际阶段并没有以英文公开，那么有该PCT衍生的申请等等就不能作为102e抵触申请的对比文件。
在现有pct原则下，所有的pct申请自动指定所有缔约国家，除非你主动清楚的放弃某一国家。所以对于PCT如果申请在前，并以英文公开在后，就可以构成在美现有申请的抵触申请，美国专利局并没有要求该pct申请一定要进入到美国国家阶段，跟中国不同。
一个关键的令人迷惑的问题是，如何界定美国申请以及PCT申请的有效申请日，按法条本身的用词为“anapplication . . . filed in the United States,” “a patent grantedon an application for patent by another filed in the United States. . . ”,“an international application filed under the treaty . . . shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States . . . ，”大量使用了“在美提交”的用语，似乎隐晦的暗示仅仅考虑pct的国际申请日，美国国内申请的申请日/国内优先权日， 另外MPEP2136.03（pre-AIA）里面明确指出说外国优先权日期不应该在判断抵触申请的时候予以考虑（这里MPEP指向了Inre Hilmer, 149 USPQ 480 (CCPA 1966) ，该判例通常被叫做Hilmer原则)， 但现有申请的申请人却可以以自己外国的优先权日期来对102e的对比文件进行反驳，就是说根据Hilmer原则，在审查美国申请的时候，疑似抵触文件的外国优先权并不能当矛使，但美国申请却可以利用自己的外国优先权当盾使。翻看历史，根据Hilmer以及之前的一些判例，大致的观点是国外的申请日仅仅可以证明发明在国外做出，基于专利地域性考虑，即使在国外已作出的发明，其他人也可以在美国进行专利申请，Hilmer判例因而可以解释为在一定程度上保护美国申请，有意识的对国外发明人的一种“歧视，”而法院不愿意将一些在美国专利的申请日前未公开的对比文件的时间/地域界限进一步外推从而产生对美国申请不利的更多的所谓秘密文件。
A: 所以就此假设的问题 （因为2015年1月的申请其实已经属于AIA法案下的申请），在旧法的102（e）下，2015年1月中国的优先权不会被认可，如果pct以英文在涉案申请的申请日之后公布，102（e）的日期是PCT的国际申请日2015年12月，那么2015年10的美国申请不会被改pct抵触。
而在现有AIA法案下，该情形体现在102(a)(2)。
102(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to apatent unless—
……
(2) the claimedinvention was described in a patent issued under section 151 , or in anapplication for patent published or deemed published under section 122(b) , inwhich the patent or application, as the case may be, names another inventor andwas effectively filed before the effective filing date of the claimedinvention.
102(a)(2)对他人的情形具体化了，实践上排除了当所有发明人相同的情形，与中国新专利法涵盖了所有人的情况不同。
对于何为“视为公开”，在35 USC374关于国际申请的公开里面说，对于已指定美国的PCT申请的国际公开可以认定为122（b）定义的“视为公开”，因而可以在判定102(a)(2)的时候考虑。
AIA在技术层面上消除了Hilmer关于国外优先权的影响，新法102（d）（2）也如中国专利法一样指定有效申请日包括国外优先权日。另外，新的102(a)(2)摒除了旧法下PCT公开对于公开语言的要求，并没有要求该PCT必须以英文公开。
102 (d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE ASPRIOR ART.—For purposes of determining whether a patent or application forpatent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respectto any subject matter described in the patent or application—
· (1) if paragraph (2) does not apply,as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or
· (2) if the patent or application forpatent is entitled to claim a right of priority under section 119 ,365(a) , 365(b) , 386(a) , or 386(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121 , 365(c) , or 386(c) based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date ofthe earliest such application that describes the subject matter.
如此一来，按照新AIA法案：
A： 在AIA下，2015年1月中国的优先权会被认可，因为PCT自动指定美国，所以无论该pct是否以英文公布，102(a)(2)的日期是有效申请日2015年1月，那么2015年10月在后提交的美国申请会被该pct抵触。
另外对于旧法102e或者新法AIA下面的102(a)(2)，对于抵触申请，都要求最后公开的申请是美国申请，或对于PCT而言，是等效的美国申请公开。对于在比如中国的申请，如果仅仅在中国公开，不会作为抵触申请的对比文件，如果其他条件符合，只能作为常规对比文件，比如在AIA新法下只能按是否是102（a）（1）下的现有技术来考虑。
新的AIA法案使得美国与很多其国家比如中国的通行做法一致起来，采用了类似的绝对新颖性标准。不过因为美国102（a）（1）与102（a）（2）界定的对比文件可以作为判断创造性的基础，102（a）（2）的外推也一定程度上增多了判断创造性的对比文件，即容许用抵触申请的对比文件来评判创造性，这又与中国日本等的做法相违，当然这是另外一个主题了。
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LINZDF
[4]思博县县长
[未知属地]
主题：4 回帖：11 积分：274
ipoo
但是，在介绍美国旧专利法时，为何不把102条b、c、d条先介绍，这是法定禁止，然后才有102条a、g、e、f的新颖性适用问题，而且即使介绍e条，也是主要考虑g条不适用的情形，简短地说，是说明书内容公开权利要求内容，而不是g款所说的争抢权利要求的两个赛跑者。
其实，旧法中b、c、d款，才是造成美国专利法与世界各国主流专利法的不同，而绝不是e款造成了此种不同。
我半夜惊醒，常常思考，美国旧专利法的新颖性是一个比创造性更具有复杂细节的问题，至今仍如此认为。
2016/05/08 17:04 [来自上海市]
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多谢ippo兄建议。
本由此打算，不过自私的平衡了下，如果要写102bcdg等等，再穿插新法解读，那就难免洋洋洒洒，整一篇102评论了，顶着抵触申请的标题，又大谈特谈其他新颖性，难免有挂羊头之嫌，主要还怕本篇已经很长，本就担心写的不好，再加入其他的，只会变得更加又臭又长。。另外也或许同意你关于新颖性的更复杂的观点，所以细想之下，就先抛块砖出来吧，还是块小砖。
2016/05/09 00:07 [来自美国]
0 举报江郎
2016/05/09 10:34 [来自上海市]
0 举报siceng
ipoo你好有才能呀。
2016/05/09 13:39 [来自北京市]
0 举报Rutile
(e) the invention was described in — (1) an application forpatent, published under section 122(b), by another filed in the United States beforethe invention by the applicant for patent ..
其中“beforethe invention by the applicant for patent“应该是在发明日前，这还是给了申请人一些突破的机会。
2016/05/09 14:21 [来自中国台湾]
0 举报LINZDF
同意同意，多谢指出。就是旧法下面的interference proceeding，另一个102g下面的主题，实践中如果不存在争议，一般以申请提交日作为推定的发明日，原帖相应澄清了一下。。
2016/05/10 01:42 [来自美国]
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