IPR审核专利

从事专利代理工作将近7年，工作中，离不开与企业IPR的方方面面的配合。根据个人体会，在 IPR对专利申请的核查这一问题上，与专利代理人同行以及企业的专利工作者进行如下探讨。 一）、申请文件的审核 1、技术审核 通过申请文件的阅读，判断专利代理人是否真正理解了发明的技术方案？ 2、法律审核 2.1说明书与权利要求书之间内在的逻辑审核 2.1.1 背景技术、独权技术特征、独权技术效果之间是否匹配 （可操作） 1）背景技术所提出的问题、独权的技术方案、独权的技术效果之间是否具有一致性？或者说，三者是否匹配，形成“问题—手段—效果”的逻辑链？ 在说明书通过独权的技术手段论述独权效果时，是否借助了独权没有包括的技术特征？如果是，则独权有可能缺少必要技术特征，提示代理人斟酌考虑。 在说明书通过独权技术手段论述独权效果时，是否独权的某个技术特征没有用到？如果是，则独权有可能存在非必要技术特征，提示代理人斟酌考虑。 2.1.2 从属权利要求所要求技术方案的完整性 （可操作） 通过从权的附加技术特征与其引用的权利要求之间的关系，确定从权技术方案的完整性。 若附加技术特征是追加的技术特征，那么，是否交代清楚追加的技术特征与引用技术方案中相关技术特征之间的关系（例如，位置关系和连接关系？时序关系？）。若没有，则从权表示的不是完整的技术方案。需要修改。 若附加技术特征是限定型的技术特征，那么，限定的技术特征是否在引用的从权中有出处？若没有，则逻辑有问题，需要修改。 2.1.3权利要求书是否得到说明书的实际支持？（可操作） 考察独权的技术方案在说明书中是否得到了支持（尤其是上位概念，是否有至少两个实施例的支持）？技术效果的论述是否充分？技术效果不能泛泛而谈，必须与背景技术中的现有技术进行比较，结合独权的技术特征来分析。 考察从属权利要求的技术方案在说明书中是否有充分说明，尤其是因为附加了技术特征所产生的技术效果？ 2.2、 权利要求整体布局的审核 （可操作） 是否从产业链的角度布局符合单一性的多项独立权利要求？ 不同产业链的商业产品是否都有保护？商业产品相关的工艺在其他的专利申请中是否有所涉及？ 从权的引用逻辑与说明书具体实施例的记载进行比较，考虑可能发生的审查/复审/无效的修改，这对核心产品的保护是否会有不利影响？ 最佳实施例在从权中是否有所体现？ 2.3、权利要求对于侵权的可检测性和可诉性 （可操作） 对于重要技术，与代理人沟通： 1）如何检测侵权对象使用的本专利申请技术？ 2）目前权项的撰写方式，是否能找到侵权主体？ 2.4、关于捐献原则 （1）有没有说明书公开而权利要求中没有要求的技术方案？ （2）是否考虑把这样的技术方案补充至权利要求书中？ 上述四个标准具有可操作性，在审核过程中，可以根据专利代理人得出相对客观的核查意见。企业IPR在核查专利代理人撰写的申请文件时，若能把握上述四个标准，基本上可以获得一篇技术内容正确、内在逻辑严密、说明书充分公开、并且，在必要时能够作为专利武器进行捍卫自己知识产权利益的专利申请， “捡了芝麻丢了西瓜”问题会减少，退几步说，即便存在一些形式问题，可能也非不可挽救。 当然，对于一些形式问题（例如，说明书摘要是否不超过300字，是否存在多项引多项，是否有错别字，说明书附图线条是否清晰，等等）也应核查，以尽快通过初步审查进入到实质审查过程中去。关于形式问题的核查，本文在此不再赘述。 二）、至少，像重视专利撰写一样，重视审查意见的答复，否则前期努力功亏于篑 1、调动技术人员，协助代理人完成申请文件与对比文件技术内容的分辨 2、与代理人协商答复策略 3、审查答复文件， 注意可以导致”禁止反悔”的修改及书面声明 4、为了尽快授权而过于缩小保护范围是不明智的 5、按照审核专利申请文件的要求重新审核修改后的申请文件