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李银惠:假如我是企业的知识产权总监,我打算做些什么

发布时间:2022.01.14 北京市查看:4676 评论:12

原标题:假如我是企业的知识产权总监,我打算做些什么

作者简介

李银惠,思博论坛ID:@bestlyh,男,工学硕士,律师和专利代理人,执业于广州;

2003本科毕业于西安交通大学、2007硕士毕业于中国科学院(培养单位广州能源研究所,研究生基础课在中国科学技术大学13系);
主要擅长的方向是专利诉讼和无效宣告等工作,包括侵权诉讼、权属纠纷、确权纠纷、专利申请、挖掘与布局、侵权分析、规避设计、专利许可等;
其次擅长的方向是商标、版权和不正当竞争等知识产权诉讼案件,也有实操经验;
也涉及商事合同与劳动纠纷,也有实操经验。

------------------正文部分---------------------

作为大企业的知识产权部的员工,应该做些什么,自然有部门规章以及领导来决定,并不需要外人插嘴。然而有很多新手入行,以及企业本身的知识产权的重要性也不足,并没有配备专业员工的情况下,知识产权的管理工作很多就是瞎摸索,所以显得挺有难度。此外,作为一个知识产权服务业的乙方人士,对很多问题的看法,大概与一直做甲方的人有所不同的,我也谈谈这些观点。

知识产权与专利,真的是傻傻分不清楚。我这里实际上说的是专利总监,但问题是绝大多数企业都叫知识产权总监或者知识产权经理或者CIPO,没听说过专利总监或者专利经理的。

所以,这篇文章更贴切的主题应该是《企业内的专利负责人该做的事》,这篇文章不仅仅是知识产权管理人员值得看看,如果有些企业是老板直接处理知识产权事务的,老板也值得看看。

一、甲方要通才,乙方要专精

在甲方任职,目标应该是:升职加薪,当上总经理,出任CEO,迎娶白富美,走上人生巅峰。在大企业里,就不能有专业意识,就应该不断地升职。升职做了管理,就需要放弃专业能力,这才是在大企业的升职之道。在中小企业里就更是需要通才了,因为中小企业里面每个人都是多面手,你什么都要懂一些,什么都要负责,但都不够专精。

在甲方做IPR,也许专业性不是很重要,重要的是协调沟通能力,打杂的能力,同时处理很多都不难,但很烦的事情的能力。真正的专业能力,专注于某一个方面的能力,大概是乙方才能学到,反而是甲方多半学不到。比如,一个知识产权总监至少得懂专利、商标、著作权、不正当竞争等问题吧,懂归懂,不可能都精通。但作为一个律师或者专利代理师,是可以只做商标案件或者只做专利案件的,别的可以不管。

为什么企业内叫知识产权总监,而不是叫专利总监?因为企业里关于知识产权的事情非常复杂,专利的事情并不一定是主要业务,企业当然是希望一个部门搞定所有知识产权的事情,并不会分的那么仔细。但我个人觉得,应该是因为专利总监这个名字显得这个岗位很不重要,知识产权这个名字明显比专利两字更有份量。

二、甲方和乙方的主要分工

甲方80%的人力和时间是做检索和分析。

假如一个企业有100个人的知识产权团队,那么这个团队的80%的人,主要的工作是做专利检索和分析。

假如一个企业只有一个专业人士作为专职,负责知识产权工作,那么这个人应该80%的时间用来做专利检索和分析工作。

为什么会这样?仅仅是因为甲方来做比较方便。

所有的知识产权工作,归根结底都是两件事而已。

第一件事情,自己不要侵犯别人的知识产权,所以就要知道:①别人的知识产权有哪些,②自己的行为有哪些,③自己的行为与别人的知识产权是否有关联。注意,不要以为知道别人的知识产权是很容易的事情,其实很难很难的。

第二件事情,保护好自己的知识产权,也就是:④申请知识产权、⑤维护和管理自己的知识产权,以及⑥知识产权诉讼。

适合企业内部的甲方人士做的事情,是上述6件事情中的:①别人的知识产权有哪些,②自己的行为有哪些,③自己的行为与别人的知识产权是否有关联,⑤维护和管理自己的知识产权。适合作为服务方的乙方做的事情,是上述6件事情中的:④申请知识产权,⑥知识产权诉讼。

上述适合企业内部的甲方人士做的事情,其中②自己的行为有哪些,③自己的行为与别人的知识产权是否有关联,这些事情算是偶发的业务,不到有纠纷的时候,一般也不管。所以,甲方日常工作主要就是:①别人的知识产权有哪些,⑤维护和管理自己的知识产权。

关于①别人的知识产权有哪些,那就是专利检索和分析工作;⑤维护和管理自己的知识产权,在很多小企业来说,大概就是报项目,报奖;对很多大企业来说,就是利用自己的知识产权获得各种竞争优势,比如标准必要专利的谈判,比如在商业谈判中利用专利对合作方施压。

三、甲方要不要撰写专利文件?

那么,企业内的知识产权管理人员是否要撰写专利申请文件?是否要审核专利申请文件?

就我个人观点来说,甲方人士绝对不要自己撰写专利申请文件,因为写专利申请文件非常耗费时间,而且写申请文件又是一个非常专业的事情,如果甲方人士负责撰写申请文件,那就意味着多半是不可能有时间做那些必须甲方才能做的事情了。必须甲方才能做的事情,就是我说的①和⑤。

如果甲方内部专门培养了一个专利撰写团队,专职写专利,这种情况是可行的,因为这个团队能够做到足够专业,而且专利撰写人距离技术发明人也不远,相互沟通技术就算是不顺畅,也总比甲方和乙方的沟通顺畅,毕竟都在一个公司内部,专利质量会比普通的专利代理机构更好些。只是,成本太高,而且全世界范围内看,几乎没有什么公司是在内部写专利的,大概二三十年前中国台湾公司和日本公司会有这样的情况,但是现在都没有了。日本和中国台湾的公司常常是螺蛳壳里做道场,在现有技术里面挖空心思搞些专利,大概是需要技术人员紧密参与,纯粹靠乙方写,不可能完成。但是社会潮流是分工,现在是没有什么大公司自己写专利的了。我说的主要是富士康,富士康10年前还自己写专利呢,现在也已经不自己写了。

我甚至见过真的亲自写专利的技术人员,以及亲自写专利的技术出身的老板,但是他们的专利撰写都一眼能看出来存在严重的保护范围问题,与身经百战的专利代理人的撰写方式完全不同,真要上战场的时候这些专利都可能做炮灰。

四、甲方要不要审核专利文件?

(1)从供应商的角度来说,验货是天经地义的事情,所以乙方撰写的申请文件当然要经过甲方确认,才能提交,甲方没有确认,乙方不能提交。

(2)但确认并不一定是审核,确认只是个形式问题,但审核是要仔细看专利申请文件的内容,如果有毛病,甲方需要有能力指出。然而,实际经验告诉我们,甲方一般要求通才,乙方一般要求专精,让一个通才审核一个专精的作品,结果大概是不如不审核。

这种情况并不是仅仅发生在中小企业里面,仅仅是做兼职的知识产权管理者,实际上对于顶级大公司来说,企业内部的知识产权管理人员,绝大多数的专利水平也是不如乙方的普通专利撰写人员的。这并不是鄙视或者胡说,而是写专利这件事情是熟能生巧,经验为王的,而大公司里的这些智商很高、学历很高,水平很高的知识产权管理人员,绝大多数是根本没写过专利,或者写过很短时间的专利(也就是在乙方飘过一段时间)。

你能想象这样的人懂得写专利和审专利?根本问题不在于这些人的专业水平不够,根本问题在于这些人的主攻方向就不是写专利啊。最难受的是那些半瓶子水的甲方,3年乙方经验的人跑去甲方后,审核5年撰写经验的乙方的案子,我建议只审核错别字之类的形式问题,不要审核实质问题。

所以,如果我是企业内的知识产权总监,我觉得最好的办法是把专利文本发给另外一个代理机构做审核,额外给一笔审核费,要求互相之间都不知情。撰写方不知道审核方的存在,审核方也不知道撰写方是谁。如果这笔钱不好支出,那就砍掉三分之一专利申请费用作审核费。因为一个高质量专利的作用远远超过10个垃圾专利。

五、关于专利挖掘和布局的多重思考

作为企业内的知识产权总监,最重要的事情当然就是前面说的①④⑤这三件事。第一,挖掘和布局专利,尽可能保证专利质量,确保覆盖自己的技术方案没有漏洞,专利文件保护范围大而且稳定性强,诉讼可视化程度高;第二,检索到一切对自己有风险的专利,对自己有参考的专利,适当地提前规避以及提出公众意见或者无效宣告;第三,将专利实际运用到企业经营中,包括企业宣传和商务谈判中,当然包括终极大招:侵权诉讼。

关于挖掘和布局专利是我擅长的,也写过很多文章了。但这个问题确实是知识产权总监永远的难题,理想的情况是:①技术人员本身就精通专利知识,写专利交底书轻而易举,②准确掌握现有技术与技术创新之间的界限,将必须表达的技术特征写得清清楚楚,将需要保密的技术特征隐藏得恰到好处,而且能③将技术特征与技术效果之间的关联技术原理阐述得准确无误。学过TRIZ的就知道,不管做得到还是做不到,至少先考虑最优解。很明显,世界上根本不存在这样的最优解的专利发明人(极端个别情况下是有的,但完全不能作为普遍性的代表),绝大多数发明人写技术交底书都吭哧瘪肚,抓耳挠腮,心理压力无限大,根本不知道写点啥。

对此问题我也是经历过很多变化的心路历程。首先是觉得,培训很重要,只要给发明人做好培训就行了。事实证明我幼稚了,这种实操性质的培训就跟游泳一样,看视频不会学会游泳,下水才能学会游泳。培训发明人写交底书,不能照着PPT念稿,必须是让发明人写一份交底书,然后当面指出,你哪里写的不对,欠缺了什么。等发明人写了十份交底书以后,你也给他挑了十次毛病以后,他大概就会写交底书了。乙方有这样足够充分的时间和预算给甲方的发明人做这样的培训吗?乙方的脑子进了多少水,才会愿意这么费劲地帮甲方培训发明人,如果甲方为培训付费,可以做,但甲方明显不可能为此付费,有这个培训时间我专利申请文件都写完了。

然后是觉得,只要每个甲方培训一个懂专利的负责人就行了,由甲方内部懂行的人来审核交底书就好了。这个方法行不通的原因是,绝大多数甲方根本就没有这么一个岗位需求,你总不能培训总经办的行政专员去学吧,你总不能培训技术部的经理去学吧。即便是对于一些规模很大的企业,有充足的岗位供应,这个办法也是用不了的。因为专职专利管理岗位的人有更多其他的事要做,审核专利交底书的质量常常并不是最重要的工作。

最后我觉得,乙方只能是派人到甲方现场做专利挖掘,直接面对技术载体来挖掘专利,不要让发明人非要写个技术交底书的文字版了,反而是最快速有效的专利代理工作模式。

六、关于专利质量的一些吐槽

我基本上从未看到过某个企业会设置一个专门用来提高本企业专利质量的岗位或者部门(某些比较高端的企业确实是有),我觉得也许不是因为不重视专利质量,而是根本招聘不到合适的人吧。重申我之前说的一句话,4+1,才是真正懂专利的标配。①会写专利(当然包括挖掘专利和答复审查意见)、②会检索(检索对比文件,无效证据检索)、③会无效(写过并提交无效宣告请求、应对过无效宣告请求、出席过无效口审、赢过也输过)、④会诉讼(取过证、提起过诉讼、应对过诉讼,开过庭、赢过也输过),这四个方面都经历过了,并且都有一定的实操年限,所以叫做4+1。没有这些经验的,都不叫真正懂专利。

当然,从事专利行业的某一个方面的并不一定需要真正懂专利,比如做专利运营的负责人完全不需要懂得如何应对无效口审,不需要懂得如何进行侵权诉讼,只需要懂得怎么做商务谈判就够了。但是,负责真正提高专利质量的岗位的人,必须是真正懂专利的。只写过三年五年专利,或者只是做检索的三年五年,或者只是从事专利侵权诉讼三年五年经验的,对专利质量的掌握都远远不够全面。我自认为是懂专利的,如果让我去企业负责专利质量部门,我肯定是胜任的,但我根本不会去啊。不会去的原因,包括钱少,岗位级别太低,做的事情不出彩,不受领导重视。做专利最出彩的岗位当然是做诉讼,把官司打赢,或者做被告的时候把对方的专利无效掉,这才是出彩的工作。而专利质量这种默默练内功的岗位,实在是没亮点。

这个默默练内功的岗位,才是专利界最重要的岗位,远远比专利无效和诉讼,以及专利运营,更加地重要。中国与发达国家在知识产权方面最大的区别就在于:给乙方的专利代理费实在是太低了,这就导致专利质量不可能好。我现在越来越觉得,一个正常的发明专利,我认为用至少两个礼拜的时间,让专利代理人与发明人翻来覆去地探讨,像搞技术开发一样地做各种实验进行验证,再用两个礼拜的时间翻来覆去地对专利稿件进行修改,然后再提交。这才是一个专利真正该有的模样。一个最优秀的发明人,一个最优秀的专利代理人,全神贯注地花一个月的时间去讨论一个技术方案,形成一系列的专利申请(不见得是一件,有必要当然要拆分出无数个“非正常申请”才是合情合理的),需要多少钱?简单点说,当你公司起诉别人专利侵权,或者你们公司被别人起诉专利侵权的时候,你愿意花多少律师费,你就应该给专利代理机构多少代理费,实际上我认为应该比律师费翻倍才是合理的。就我实际经验来看,无效宣告的难度至少是专利侵权诉讼的难度的10倍。无效宣告代理费应该是侵权诉讼的律师费的2倍以上才是合理的。

从专业难度上看,做律师很容易,做一个优秀的专利代理人太难。这也是为什么发达国家的专利代理人是比律师更值钱的金领。以及为什么在中国只会看到专利代理人转行做律师,从未见到律师转行去做专利代理人。

七、关于检索和分析,我不太擅长,但强调检索分析是甲方自己的工作,一般不是乙方的工作

怎样在风险还没有发生的时候就找到有威胁的专利,常规的工作一般是预设关键词,主要是竞争对手公司的关键词,同行公司的关键词,上游供应商的关键词,以及下游客户的关键词,这些关联公司的原有专利以及新申请专利,都可以很轻易地通过专利权人的名称,检索到相关的专利,然后组织人马阅读分析就好了,这个工作是常规性质的硬功夫,工作量大,技巧性不大。这些是甲方内部的工作。

有难度的工作主要是针对特定的有威胁专利的无效证据检索,以及针对本公司新开发、新上市的产品的风险检索(就是FTO自由实施分析的检索),这两个检索的不确定性太强,检索范围无边无界,就算是检索到了,阅读的时候能不能把关键点找到也是很难的。这种情况下的检索才是真正需要技巧、能力、专业经验的检索。这些才是乙方的工作。

具体需要什么技巧,我就不懂了。检索分析毫无疑问很重要,但重要性还不如专利撰写岗位呢,所以属于更加不出彩的岗位了。

昨天我还看了“杨熙的熙说”的文章说,有个R哥的领导,想找一个乙方对某个行业的专利技术做一个深入的检索分析,要在技术上有深度,要有深度。结果找了很多家乙方都做不到,无奈之下在自己公司找了几个资深人士,自己做了分析报告,给自己企业的技术人员深度讲解了本行业内的最新专利技术布局。我看完了以后,我发现熙说竟然没有留言的地方。这个R哥的领导可能是个外行啊,甲方和乙方各自能做什么都搞不清楚啊,竟然想让乙方做技术分析,简直是阿娇啊,很傻很天真。

在此,我需要再次认真地搞一个科普:乙方的能力仅仅是对专利权的有效性进行检索和分析,可以针对某个具体的专利权是否有效出具检索文件和是否有效的意见。但是乙方是不可能对一个行业内的技术如何发展做出技术上的解读的,对于技术的熟悉程度,乙方是远远不如甲方的,这不是乙方的能力问题和态度问题,而是根本就不可能的问题。

甲方可以做的是技术分析,就是不考虑专利的保护范围,仅仅是把专利文献作为技术的载体去阅读理解,这是甲方擅长,而且也只能甲方去做的事情,不要让乙方去做。乙方不仅做不好,而且也不乐意做。非要乙方去做,就好像一口饭,你非要乙方先嚼两口以后再喂给你吃,你是瘫痪还是智障啊。现在不流行这样的幼儿喂养方式了。

乙方擅长的是权利分析,就是这个技术是否高深我根本就不管,我只看到保护范围是什么样的。甲方想要无效掉某个专利,乙方只看检索到的对比文件与无效目标之间的重复程度。甲方想要看到某款新产品是否有在先的有威胁专利,乙方的检索结果也是只看专利的保护范围内的风险,而不管你技术怎么样。

八、企业日常专利管理的唯一核心问题是给专利导弹找到瞄准目标

关于专利的使用,专利的价值实现途径,专利诉讼是最重要手段和终极保障,完全没有别的东西可以替代。

作为企业的知识产权总监,专利侵权诉讼的基本知识和操作方式是必须懂的。专利挖掘布局、专利检索分析、专利侵权诉讼,知识产权总监最重要的就是这三个方面的专业技能。只是专利挖掘布局以及检索分析是企业内必然要做的工作,是随时随地都要做的工作,是稍微有一点点专利业务的企业就肯定要做的工作,但是专利侵权诉讼的发生数量和概率确实是非常小,即便是对于顶级大企业来说,也不是天天都有专利侵权诉讼要打的。

最近几年我已经不太写专利挖掘和布局的文章了,绝大多数都是写专利诉讼相关的文章了。关于专利侵权诉讼的各种事情,我的公众号里直接搜诉讼,就有很多文章可以看了。我这篇文章就不写诉讼的事情了,主要是我对于企业日常管理专利的一些思考,虽然我从未在甲方混过,但是经常去甲方讲课啊,接触到很多企业的专利管理现实。

我认为专利管理的日常工作中,最重要的问题就是能否把企业已经授权的专利,与企业的竞争对手之间的产品关联起来,老板问起来的时候,随时都知道自己应该用哪个专利去打击竞争对手。这个事情才是企业专利管理的唯一核心问题,至于说如何进行专利运营的商务谈判,如何利用专利在商业竞争中获得相对优势,那都是建立在把我说的这件事情做完的基础上,才谈得到下一步。

也许有些人会问了,已经发现自己的专利可以起诉竞争对手的某些产品侵权了,为什么不直接起诉,反而仅仅是掌握信息,却不动手呢?这是商业问题,这不是专利问题,不是法律问题。能不能给自己公司的专利导弹找到目标,是知识产权总监的工作职责。但要不要把导弹打出去,是老板的命令,不是知识产权总监有权力决定的。

还有一些人会问,我们公司的专利就是找不到侵权目标啊,同行根本就没有跟我们自己的专利近似的产品啊。这当然是因为你们公司的专利都是没用的垃圾专利造成的啦。其实专利导弹的瞄准目标,要么瞄准同行的产品,要么瞄准自己的产品。如果找不到同行的侵权产品,那就把自己的专利与自己公司的产品的逐个对应的映射关系建立起来,把自己的专利导弹瞄准自己公司的产品。

把专利导弹瞄准上游、下游或者竞争对手同行的某些可能侵权的产品,目的是对方在可能侵权的情况下,才能在商业上做出让步,才能在没有发生专利侵权诉讼的情况下就使专利在商业上起到作用。所以,如果你申请了一堆专利却根本不知道这些专利能对市场上的哪些竞争对手造成威胁的话,你这些专利就都是毫无作用,根本没必要浪费钱去申请。

如果根本就找不到外界的瞄准目标,那就要把专利导弹瞄准自己的产品,要确保任何一个销售人员都知道自己推销的这些产品附带了哪些专利号。这样做的好处是因为,只有销售人员最清楚市场上的竞品的威胁,只有销售人员才最有动力把市场上出现过的侵权产品报告给企业的知识产权总监,当竞品威胁了自己的某款产品的时候,通过这款产品附带的专利号,就可以很容易把专利号与竞品的侵权关系关联上,知识产权总监就可以很容易地知道该用哪几个专利去起诉竞品侵权了。

九、总结

这篇文章大概开头了一年多了,停顿没写。就这篇文章引申出去的想法都写了两篇文章了。

我写这篇文章不是为了在甲方找工作,只是因为我想了这些,想把它写出来而已。去甲方的心思早就完全没有了,虽然知道甲方才是专利权的真正磨练场,乙方的这点专利工作都仅仅算是皮毛,不算重要,无论多么精通也都是皮毛,不是专利的核心。然而我更深刻地知道,专利价值的实现根本就不是法律问题,他是个商务问题和管理问题。我的能力仅仅在于专利实务,而不是商务问题和管理问题,甚至于商务和管理恰恰是我的弱项,把事情搞烂的概率更高。

人生不如意十有八九,把自己能做好的发挥好就够了。

现在开始做个简短的总结。

第一,注重专利质量,要花钱,花时间,花精力,这是基本问题。

第二,提高专利的实际用途,一定要把自己现有的专利的瞄准目标找好,这是知识产权总监最核心的工作了。

第三,总监的工作是知道什么该做,什么不该做,至于不懂某些技能完全不重要,你只需要招聘会做的人就行了,但你一定得知道该做什么,以及怎么做。


作者:李银惠,原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/dEK_KAmb-n6lzfn2pG6lxw


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评论列表

  • 第1楼
    写的很好,基本把IPR那点事讲明白了;
    IPR的主要工作的确是检索,因为产品开发是否侵权,对方专利的稳定性(实际保护范围),我方技术的创造性、我方专利有效保护范围这些工作都是建立在高质量的检索基础上;
    专利申请其实不是IPR的核心工作,因为创造专利的主体是工程师,产品/技术有竞争力,专利才有竞争力,所以不管是IPR自己写专利还是代理所来写专利,都是为了完成保护市场份额的工作,这个是老板关心的东西,但是专利又属于法律文件,专业性较高,老板没办法自行判断,IPR正好能起到审核质量的角色,代理写的专利重点是能授权,老板要的专利重点是能维权,如何把握这个度,体现了IPR的功力(此处排除你懂得那种专利),所以IPR要审保护范围(也是建立在高质量检索的基础上),至于其他部分,看你的代理费和精力,自己把握。
    遇到过能把权利要求书写成说明该书的,奈何代理费确实不高,就自己给他写了独权;
    也遇到过高水平的老师,能把独权写女友的微信,看起来要求很简单,但是做什么都是错的,这种除了多委托几个案子,别的也不敢多说;

    2022/01/14 18:01 [来自山东省]

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    • 2022-01-14 23:11:56 [来自北京市]

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    • 2022-01-17 07:52:16 [来自广东省]

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    • 2022-01-17 09:30:57 [来自山东省]

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  • 第2楼
    有一点不敢苟同,甲方审核乙方的案件只需审核形式问题,不审核实质,我认为这是非常不可取的。我觉得现在的乙方撰写水平没到那个层次,保护范围的问题还是有必要审的,毕竟只有甲方才懂自己想保护什么,即使是一些大所,他们的代理人可能更在乎授权率,从而牺牲甲方的保护范围。

    2022/01/17 09:15 [来自北京市]

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    • 2022-06-11 14:17:22 [来自广东]

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  • 第3楼
    我也认为,至少目前我国乙方的撰写水平没有到不用审核实质的水平,而且形式问题是乙方自己的基本工作,应该自己完成,不该由甲方审核。

    2022/02/24 15:24 [来自广东省]

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  • 第4楼
    IPR应该把精力放在专利检索以及专利质量审核把关上,至于专利维权诉讼是偶发事件,可以在有相关业务时,借助外部力量。

    2022/02/25 11:42 [来自北京市]

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  • 第5楼
    认真学习了!

    2022/03/09 11:29 [来自陕西省]

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  • 第6楼
    良心干货

    2022/03/09 16:40 [来自陕西省]

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