浅谈权利要求书得不到说明书支持的答复方式

一、引言在审查意见通知书中，专利法第26条第4款是审查员经常援引的条款。如何答复专利法第26条第4款对专利限定的保护范围甚至专利是否授权都有着重要意义。

二、概述专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。该条款对权利要求的实质性要求主要包括两个方面：第一，权利要求应当以说明书为依据；第二，权利要求应当清楚、简要。权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。 由此可见，权利要求所要求保护的技术方案或者从说明书中直接得到，或者从说明书公开的具体实施例概括得到。通常，为了使权利要求得到更大的保护范围，代理人在撰写权利要求时会从说明书记载的一个或者多个具体实施例中概括得出权利要求。常见的概括主要有上位概念的概括和并列选择方式概括，另外，功能性限定也是常用的概括方式。在概括权利要求时，如果概括地不恰当，可能导致权利要求得不到说明书的支持。对我所最近通信领域中的2500件OA进行统计，发现涉及到第26条第4款得不到说明书支持的OA有800件左右。由此可见，如何答复权利要求得不到说明书支持对于代理人来说是至关重要的。

三、答复的思路当审查意见通知书指出权利要求未以说明书为依据这一实质性缺陷时，首先应当弄清楚得出此结论的具体理由是什么。通常有四种情况会导致审查员认为权利要求得不到说明书的支持：一、上位概念概括下位概念时，上位概念概括的过宽；二、用功能性限定概括权利要求时，功能性限定的范围过宽；三、权利要求涉及到数值范围时，说明书中未给出足够的与该数值范围相适应的数值点；四、权利要求的技术方案未记载在说明书中。其次，在弄清楚审查员得出权利要求得不到说明书支持的具体理由之后，进一步确定审查员所采用的判断方式具体是哪一种。

比如，判断上位概括是否得到说明书支持有两种方式：判断方式一，如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。 判断方式二：如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

再比如，判断功能性限定是否得到说明书支持也有两种方式：判断方式一，如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书未提到的其他替代方式来完成，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式的功能性限定； 判断方式二，如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

在确定了审查员所采用的具体理由和具体判断方式之后，再针对不同的理由和不同的判断方式采取不同的答复方式。权利要求得不到说明书支持的答复方式不外乎两种：方式一、直接进行争辩；方式二、修改权利要求。在审查员认为上位概念概括的过宽时，首先应当考虑上位概念概括的是否是下位概念的共性，只有在概括的是共性的情况下，才可以采用直接进行争辩的答复方式。此时，在意见陈述书中，应当着重论述两点：一、本发明利用该共性解决了技术问题；二、该共性是合理预测。否则，就不得不采用修改权利要求的答复方式。在审查员认为功能性限定的范围过宽时，应当结合功能性限定的判断方式，在意见陈述书中主要论述两点：一、本发明利用该功能性特征解决了技术问题；二、该功能性限定是合理预测。如果还可以列举出其他能够实现该功能的具体实施例，可能会达到更好的说服效果。

在答复权利要求得不到说明书支持的审查意见时，通常在答复第一次审查意见时，会建议申请人直接进行争辩，以获取较大的保护范围；在收到第二次或者第二次之后的审查意见时，会建议客户修改权利要求以获得授权。四、结合具体案例的答复

由于本文的篇幅所限，本文只针对功能性限定和上位概括两种情况，结合具体案例谈谈如何答复权利要求得不到说明书支持的审查意见。

【案例一】1．案情分析与讨论本案涉及一种基站发送发射功率的方法及装置，在现有技术中，终端是通过测量下行的信噪比来确定是否需要基站增加发射功率，本发明引入了一个新的参数B来共同决定是否需要基站增加发射功率。权利要求1简述如下：终端根据信噪比和B得到C，当C大于阈值时向基站发送增加发射功率的命令。权利要求2简单概括如下：终端使用如下公式根据信噪比和B得到C：3*信噪比+4*B。审查员认为权利要求1得不到说明书的支持，需要将权利要求2的内容补充到权利要求1中。

2．答复首先，应当确定审查员得出上述结论的具体理由是什么。本案是比较典型的上位概括引发的得不到说明书支持的问题。

其次，应当确定审查员采用的判断方式是什么。本案中，审查员认为权利要求1要求保护“终端根据信噪比和B得到C”，而说明书中只给出了一个根据信噪比和参数B得到C的公式，没有涉及其他根据信噪比和参数B得到C的方法，而且所属领域的技术人员也难以预先确定或评价其他根据信噪比和参数B得到C的方法的效果。由此可见，审查员采用的是上位概括的两种判断方式中的判断方式一，即权利要求包含推测内容，其效果难以预测。再次，根据审查员采用的具体理由和具体判断方式确定是争辩还是修改权利要求。本案中，权利要求1中的上位概括“终端根据信噪比和B得到C”是利用了具体实施例的共性，而且此次答复的是第一次审查意见，因此，可以采用直接争辩的方式，以获取较大的保护范围。在采用直接争辩的方式进行答复时，重点论述共性如何解决技术问题和共性是合理预测两部分。论证的步骤主要包括以下四步：

第一步，论述如何利用共性解决技术问题。

说明本发明所要解决的技术问题和所采用的技术方案，进而具体说明本发明是如何利用共性解决技术问题的。

第二步，论述共性为合理预测。

指出合理预测的依据是专利审查指南。《专利审查指南》第144页记载了：“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有等同替代或明显变型的方式”。

第三步，得出结论，即应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有等同替代或明显变型的方式。另外，为了更好的说服审查员还可以举例说明，例如，还可以通过公式二来进行计算。

3．撰写反思在本案中，如果在答复第一次审查意见时，没有争辩成功，很可能在答复第二次审查意见时，便要将权利要求2合并到权力要求1中，但这样的修改存在保护范围严重缩小的问题。由此可见，本案在撰写时权利要求的布局并不是十分理想，在独立权利要求和从具体实施例得到的从属权利要求之间，没有中间位概括。那么，什么是中间位概括呢？

中间位概括是在独立权利要求和从具体实施例中得到的从属权利要求之间的一个中间范围的概括。在撰写权利要求时，应当将权利要求分不同层次进行布局，独立权利要求要尽可能进行概括，在独立权利要求之后，还应当存在中间位概括的权利要求，使权利要求的保护范围逐渐退到具体实施例。这样，在审查过程中，在独立权利要求保不住的情况下，中间位概括的权利要求便可以起到抵御的作用，使得最终的权利要求的保护范围不至于退到具体实施例的地步。

具体到本案，在权利要求1和原权利要求2之间可以再增加一个权利要求，比如，增加权利要求2：将信噪比和B进行加权处理得到C。原权利要求2变成权利要求3，引用权利要求2。这样就避免了将具体实施例（3*信噪比+4*B）作为权利要求导致保护范围严重缩小的问题。

【案例二】

1． 案情分析与讨论

本案涉及一种多输入多输出模式下高速共享控制信道的实现方法，其目的是为了解决既能够有效指示双数据流信息又能够保证与非MIMO模式兼容的问题。

权利要求1中记载了：“在所述多输入多输出模式为双流多输入多输出模式的情况下，对高速共享控制信道结构进行扩展，利用所述高速共享控制信道结构中的信道化码集标识的无效状态指示双流多输入多输出模式下辅传输块的大小索引和调制方式。”

审查员认为：权利要求1中包括“对高速共享控制信道结构进行扩展”，在说明书充分公开的内容中，仅公开了一种对主传输块的调制方式和大小索引；权利要求1中包括“利用所述高速共享控制信道结构中的信道化码集标识的无效状态指示双流多输入多输出模式下辅传输块的大小索引和调制方式”，在说明书充分公开的内容中，仅公开了一种特定的实施方式……除了说明书充分公开的一种实施方式外，本领域技术人员不清楚还有其他什么实施方式，也不清楚其他实施方式能够解决既能够有效指示双数据流信息又能够保证与非MIMO模式兼容的技术问题，并且达到相同的技术效果。本领域技术人员无法从说明书充分公开的内容中得到或概括得出权利要求1的技术方案。权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。

2． 答复

首先，确定审查员采用的具体理由是什么。权利要求1是典型的手段+功能的撰写方式，“对高速共享控制信道结构进行扩展”是功能性限定，但其后的“利用所述高速共享控制信道结构中的信道化码集标识的无效状态指示双流多输入多输出模式下辅传输块的大小索引和调制方式”是具体的实现手段。因此，本案是比较典型的功能性限定的情况。

其次，确定审查员采用的判断方式是什么。本案中，审查员认为：“对高速共享控制信道结构进行扩展”的功能性限定，本领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书未提到的其他替代方式来完成。由此可见，采用的是功能性限定的两种判断方式中的判断方式一，即功能限定是以说明书实施例中记载的特定方式完成的。再次，确定答复方式，是直接进行争辩还是修改权利要求。本案中，由于该功能性限定可以合理预测，且是第一次答复审查意见，因此可以采用直接争辩的答复方式。

在争辩时，应当考虑现有技术中是否还有多种对本领域人员来说是公知的，能实现该功能的其他具体结构，如果还能列举出多种现有技术中的其他具体结构，并且不涵盖不能解决发明所要解决技术问题的方式，而且本发明的主要改进之处就在于该功能性的技术特征与其他技术特征之间的关系，就可以以此为证据在意见陈述书中给予说明，为委托人争取一个较宽的保护范围。

具体到本案，在说明书中记载了一种具体实施例，以说明上述实现手段，即用无效状态中的具体比特位指示辅传输块的大小索引和调制方式。而在现有技术中，具体怎样用比特位进行指示对本领域人员来说是公知的，也就是说用比特位进行指示的方式有很多种，但不管采用哪一种，只要采用了用无效状态的比特位进行指示就可以解决现有技术中的问题。除了列举现有技术中的其他具体结构之外，还可以从等同替代或明显变型的角度进行答辩。比如，本领域技术人员根据本说明书中给出的具体实施方式可以合理预测到采用了无效状态来指示辅传输块大小索引和调制方式的所有方式均具有相同的性能和用途。即，“对高速共享控制信道结构进行扩展，利用所述高速共享控制信道结构中的信道化码集标识的无效状态指示双流多输入多输出模式下辅传输块的大小索引和调制方式”的所有等同替代方式或明显变型方式均具有相同的性能或用途。

3．撰写反思

在说明书中仅给出一个具体实施例的情形下，审查员通常会要求申请人在权利要求中根据具体实施例作出具体限定。因此，代理人在撰写时，如果不能举出其他具体实施例的情况下，就应当告知委托人，最好再给出其他实施例，从而克服权利要求得不到说明书的支持的问题。