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企业IPR如何质检审查意见

发布时间:2019.07.12 北京市查看:1962 评论:6

一、答复逻辑是否正确

1、每次审通的点是否选择正确

一般来说,一份审查意见通知书有3-5个答复点是很正常的,如果找不到那么多点,说明能力还不够。每次答复时具体选择哪个点去答复是答审的核心。
若选择的点不合适,一方面日后可能还需要变点,加长审查周期;一方面可能使得日后授权的专利的保护范围不合适;再者可能因此被驳回。所以,在答审时应该把握审查意见中对专利最有利的点,并以此阐述。

在审查意见答复过程中,分事实部分和法律部分。如果审查员对技术特征理解有误,无论是对本申请还是对比文件,都属于事实部分。如果审查员对技术问题的确定不合理,不管是上位化、手段化、区别特征化或漏了、没写等,则属于法律部分。

一般而言,在答审时事实部分的阐述优于法律部分。也就是说,在选择答复点的时候,优先选择技术上的。

因为法律部分的阐述还得以事实部分为基础,脱离开事实部分的法律阐述是没有意义的。而事实部分可以脱离法律部分,脱离三步法,可直接阐述。且从审查员的角度,优先选择技术上的点可使你和其进行更有效的沟通,不容易出现偏差。

2、是不是有清楚的逻辑思路

行文脉络必须清晰,针对哪个点,什么事实,什么法律依据,整个推论体系要清楚,逻辑思路不能混乱,不能一会说东一会说西没有主脉络。尤其是跟三步法的结合要到位。

3、三步法是否正确适用

前提条件是对三步法有深刻的理解。比如对本申请和对比文件解决的技术问题的比对,很多代理人在答复过程中经常说对比文件解决的是什么问题,而本申请解决的是另外的问题,所以本申请具备创造性。实际上这么答只能说明这个代理人对三步法的理解还很浅显,因为三步法涉及的点很多。

4、是否有对案件的整体驾驭能力

对于一个优秀的代理人,当你接到一通的时候,你对本申请和对比文件的方案都有清楚的认识,对审查员审查过程中涉及的事实部分和法律部分也都清楚,那么你对该案件具体哪通该选哪个点答,n通过程中审查员会发什么样的审查意见以及什么时候能够授权应该是有把握的。

5、是否对审查员的倾向性意见有正确认识,对否定性意见有正确的心态

对审查员的否定性意见不要害怕,更不要因为收到否定性意见就觉得这个案子没戏了,你得hold住。

二、技术是否深入了解

1、是否正确了解了本申请、对比文件、审通和答复历史等技术点

一篇审查意见答复的好坏一般与其对上述文件的理解程度是成正比的。当你对上述文件理解的越深,那你能发现的可答复的点就会越多。并且答审过程中整个的阐述都是基于技术部分的,无论是事实部分还是法律部分,所以必须对上述文件有正确的了解。

2、是否找到了特征比对的问题等内容

如果技术比对正确,那事实部分的阐述就正确。比如,本申请的特征部分审查员理解有误,或者对比文件特征部分审查员理解有误,这会导致特征比对出现瑕疵,或者对比文件2根本没公开上述区别技术特征,或者对比文件1中公开的技术特征并不等同于本申请的某某技术特征等。在现有审查意见通知书里,审查员特征比对有误出现的概率还是挺高的,每个案子都至少能找到一个特征比对有误的点。

3、是否具有整体性的认识

审查员在发审查意见的时候,往往是孤立、片面的看待技术特征,采用的是技术特征拼凑的方式来发审查意见,但是我们在答复审查意见的时候,应该以整体观去看审查意见、对比文件和本申请,以整体观去应用三步法,从技术领域、技术问题、技术手段和技术效果4个维度去看待每一个特征。即使技术特征用的词一样,也不能直接确定对比文件公开了本申请的上述特征,因为你得从整体上去看。

总的来说,只有对各个文件进行深入阅读以后,才能对审通有正确的答复逻辑。

三、阐释是否到位


1、是否按照法律、事实、结论的逻辑阐述

对于每一个问题,每一个立论点,我们都必须先指出来适用的法条逻辑来源于什么地方,来源于审查指南的第几章第几条第几款,具体什么内容,然后去本申请、对比文件、审查意见中找到事实支撑,并进行推理和演进,最后以法律为指引,以事实为准绳,得出结论以验证你的结论,最终得到本申请具有创造性的结论。

2、是否通过技术内容对审通论点有充分支持

在阐述任何问题时,都必须基于申请文件和对比文件的技术内容。申请文件和对比文件中的没有公开的内容不能成为立论的基础。

3、是否有清楚的审通答复提议,即避免出现逻辑混乱的答复文档

四、驳回是否避免

其一,是否能要到下一通,或者说对答复结论有初步认识,避免出现逼迫审查员在驳回和授权进行二选一的情况;其二,要对驳回、听证有充分的认识和使用能力,尤其注意,审查指南和审查规程中的处理原则不完全一致,尤其是有些细节部分,所以在答审时,应该以审查规程为准;其三,坚持二通必修改原则

五、修改是否合理

是否修改超范围;是否为限定保护范围比较小,或者是否为形式缩小实质不缩小;是否还有更好的修改点;是否从说明书找点,从说明书中找点比从权利要求中找要合适些;是否具有行权的修改意识,专利最终是要用的,要从能不能告人的角度去考虑。

六、重点是否突出

整个行文是否重点突出,避免出现眉毛胡子一把抓的情况;是否使用了下划线、加粗等方式;每次审通建议选择最合适的1-3个点为宜,太多了审查员往往不知道你要说什么,反而不利于授权。

七、态度是否认真

代理人是否应付了事,比如反馈时间、形式问题、对答复文稿和各类技术文档有没有认真阅读,是否积极主动,沟通是否有效等是否出现不合适的答复用语,比如人身攻击、态度过于强硬等。

八、综合判断
上述内容是一个有机的整体,需要从整个过程、整个文档综合判断,不能因为一点或者几个点的瑕疵机械判断审查意见的问题,需要以整体观、综合观予以判断之



作者:朱念念
链接:https://www.jianshu.com/p/10f90ac138ed



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评论列表

  • 第1楼
    上述说法必须建立在以下的前提上:给代理人的钱必须足够。

    2019/07/12 09:57 [来自天津市]

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  • 第2楼
    一份审查意见通知书有3-5个答复点是很正常的,如果找不到那么多点,说明能力还不够。

    我想问这是在搞笑吗?!

    2019/07/12 10:25 [来自广东省]

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  • 第3楼
    总而言之就是,质检人的水平需要略高于代理人,不然质检人判断不出来代理人的答复文件是否符合这些标准

    2019/07/12 15:23 [来自黑龙江省]

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  • 第4楼
    李工仲明 发表于 2019-7-12 09:57
    上述说法必须建立在以下的前提上:给代理人的钱必须足够。

    对的,代理人都是流水作业,钱给得不到位,谁愿意花精力整这玩意。

    2019/07/17 16:00 [来自广东省]

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  • 第5楼
    T151xxxx8100Xh 发表于 2019-7-17 16:00
    对的,代理人都是流水作业,钱给得不到位,谁愿意花精力整这玩意。

    如果不满足以下前提,inhouse和代理人之间除了埋怨和利用地位强势地逼迫对方如何外,也不会剩下什么了。

    2019/07/17 16:02 [来自天津市]

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  • 第6楼
    马克西米连 发表于 2019-7-12 10:25
    一份审查意见通知书有3-5个答复点是很正常的,如果找不到那么多点,说明能力还不够。

    我想问这是在搞笑吗 ...

    我也觉得是

    2019/07/30 15:49 [来自北京市]

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