专利撰写之背景技术——可专利性是设计出来的

发布时间：2019.05.27 浙江省查看：3887 评论：6

   专利说明书的背景技术作为专利申请文件的重要组成部分，在专利授权、确权以及后期维权程序中均起到重要作用。在撰写背景技术时，需从技术领域、现有技术水平、技术问题以及技术难度等方面入手，设计出一份有助于授权、权利稳定的背景技术。
   说明书背景技术的重要性常常被专利代理师、专利工程师等专利撰写者忽视，往往是由于他们未能认识到背景技术对于专利授权的重要性。同时，背景技术在专利授权之后的确权以及维权过程中更是有不可替代的作用。
首先，背景技术对于理解专利文献具有重要作用，由于理解专利本身与专利代理人包括其客户等直接利益看似无关，故很少会考虑这方面的问题，但是审查员同样作为专利阅读者，其是否能够正确理解专利表达的内容，对于专利是否授权具有决定性作用（此处抛开完全无专利性纯粹忽悠审查员的申请）。
其次，背景技术可以为专利审查答复以及后期确权维权打下基础。
根据法律规定、司法判例以及实务经验，本文主要从技术领域、现有技术水平、技术问题、技术难度四个方面阐述背景技术的撰写。

   技术领域
由于专利制度的审查基础建立在所属技术领域的技术人员之上，因此指明技术领域是确定审查的基础。
专利确权授权程序中，技术领域对应着技术人员的技术水准，一般而言，较大的技术领域，技术领域的技术人员的技术能力更强，技术手段更多，创造性难度较大；同时，较大的技术领域，在一定程度上可以增大专利权利要求的保护范围。但是实务中，指定较大的技术领域对创造性的削弱以及对保护范围的扩大的影响是不一致的。对于创造性的影响，一般选择较大的技术领域，适用更大范围的对比文件，由于是专利权人的自述，造成的结果是不利于专利权人，因此，一般国知局与法院会支持；而对于权利保护范围的影响，由于其结果是有利于专利权人自己，因此技术领域范围的扩大并不必然导致维权过程中权利要求保护范围的扩大，反而要根据全部申请文件综合分析。

因此，在技术领域选择上，需选择最恰当的技术领域，防止因为扩大范围而增大专利无法授权或被无效的风险。

现有技术水平

发明或实用新型无效程序中，公开不充分几乎是无效请求的必用理由，而公开不充分（清楚、完整、能够实现）的关键点在于现有技术的技术水平。在背景技术中阐述相关技术，在避免公开不充分的同时，有助于清晰申请文件技术方案与背景技术的区别，突出申请文件技术方案的特点。当然，有些代理人或工程师可能会担心过多的相关技术会限制申请文件的创造性，这种担忧其实是不必的，因为，在申请专利时，大概的发明点基本已经确定，只要稍加注意，精心挑选，完全可以避免此类情形的出现，另外，背景技术中的内容是否能够作为现有技术对申请文件进行新颖性和创造性评价尚存争议，除非引用了公开的文件，不然背景技术中的技术内容更多的被认为是非公开的内部技术资料。

其次，背景技术作为审查员必看的内容，可以在阐述技术背景时对审查员进行主观引导，突出技术方案与背景技术的差别，强化审查员的第一印象，因此对相关背景技术进行主观详细阐述具有重要意义。

技术问题

背景技术客观指出相关技术中存在的问题和缺点是审查指南对申请文件的要求，但是背景技术应当将独立权利要求所解决的技术问题与其他技术问题相区分，从而避免后续确权程序中产生缺少必要技术特征等无效风险。

在专利审查实践中，发现技术问题本身也可以成为具有创造性的原因，一个技术问题，若不容易被发现，即使解决此技术问题的技术手段是比较常规的，专利仍然可能授权。因此，在技术方案整体创造性不强时，恰当设计背景技术，详细说明发现技术问题的不易，是使专利授权的重要举措。

当发明创造采用与以往技术差别较大的技术方案来解决技术问题时，简析技术领域如何发展，如何解决类似问题，可以突出本发明创造与以往技术的差异性，增强审查员对专利创造性的表观印象，也为审查答复争辩克服技术偏见做铺垫。

技术难度

一般而言，专利技术问题的解决具有一定的难度，准确在专利申请文件中表达出解决技术问题的难度，有利于增加专利授权的概率。一般而言，解决技术问题的难度在背景技术中进行描述，比如客观指出技术问题的解决需要克服哪些物理量之间的矛盾，这些物理量之间的矛盾的复杂性，等等。

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