专利审查中公知常识的认定和举证

　　摘要：通过梳理我国以及美日欧关于公知常识的相关概念，分析我国公知常识的认定和举证责任的分配方式，对现行的公知常识举证的主要观点以及其操作难度进行讨论，兼顾行政效率和公平，从发明实质出发，提出了更具可操作性的公知常识举证责任的分配方式，并就此扩展公知常识的证据形式，有条件地将专利文献和非专利文献纳入公知常识的范畴。

　　　关键词：公知常识；举证；效率；公平

　　专利审查工作的实质是从法律的角度、从现有技术的水平去评判专利申请的贡献。创造性的评判是发明专利实质审查中的难点，其中，公知常识的认定一直以来是一个争议极大并备受关注的问题。因此，有必要对公知常识的认定和举证责任的分配进行相关的探讨。

　　一、公知常识相关概念及其解释

　　（一）我国对公知常识相关概念的规定

　　对于公知常识的概念，我国专利法及其专利法实施细则都没有进行规定，现行《专利审查指南2010》（以下简称《指南》）也仅仅进行了示例性的解释。《指南》第二部分第四章3.2.1.1规定[1]：所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。《指南》第四部分第二章3.3规定：对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。从指南示例性的解释可以看出，公知常识应该具有普遍知晓的性质。

　　此外，在发明专利审查实践中还经常使用“惯用手段”、“普通技术知识”和“常规实验”等概念，以下进一步明确这些概念与公知常识之间的关联。

　　《指南》第二部分第四章2.4规定：所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

　　从该领域技术人员的定义以及公知常识的示例性解释可以看出，公知常识包含惯用手段和普通技术知识，也就是说，惯用手段和普通技术知识是公知常识的一种具体形式；而常规实验可以看作是本领域技术人员的一种能力。进一步而言，公知常识是一种结果，常规实验是一个过程，常规实验的结果是一种公知常识。

　　除此之外，最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》中还提到了“众所周知的事实”的概念，虽然现有法律法规没有对“众所周知的事实”进行解释，但一般认为众所周知的事实是社会上一般成员和法官都知晓的，并且由于其本身固有的显著性和客观性，因此是免证事实。由此可见，公知常识不属于众所周知的事实，但众所周知的事实属于公知常识，这是因为，公知常识是本领域技术人员知晓的，而众所周知的事实是社会上一般成员知晓的，因此其具有更大的普遍性。

　　（二）美日欧对公知常识相关概念的规定

　　美国专利商标局对公知常识没有明确进行定义。美国审查指南[2]规定，仅在审查员认为他断言是本领域公知常识的事实能够立刻被毫无疑问地证实的情况下，才适合于基于这种没有证据支持的公知常识作出通知书。美国规定可以用作公知常识的包括以下两个方面内容：（1）能够立刻被毫无疑问地证实为众所周知（well-known）的事实，或者是容易证明的且没有与之相矛盾的记录的事实；（2）用于证明公知常识的文献证据，宣誓书或者宣言。可见，在美国专利审查过程中，公知常识是能够立刻被毫无疑问地被证实为众所周知（well-known）的事实，或者是容易证明的且没有与之相矛盾的记录的事实。

　　日本采用的是周知、惯用技术的概念。在日本《特许实用新型审查基准》[3]新颖性创造性中规定：“周知技术”是指在本技术领域普遍知道的技术。

　　欧洲专利局《审查指南》[4]中规定：“公知常识”是指在基本的手册、专著和教科书中关于所述主题的信息。当发明的所属领域很新以致相关的技术知识在教科书中还未出现时，这些“公知常识”也可以是专利说明书或科学出版物中的信息。

　　二、公知常识的举证责任

　　（一）公知常识举证的现行做法

　　在审查实践中，公知常识及其相关概念（“惯用手段”、“普通技术知识”和“常规实验”）的使用是相当普遍的，这除了有审查员主观因素，也与实际案情相关。例如在“一种竹扫帚”的实用新型专利无效行政纠纷案中，涉案权利要求技术特征众多，与对比文件的区别特征也众多，但是这些区别特征在日常生活中经常使用。此时，如果采用公知常识进行评述可以极大的提高行政效率。事实上，该案中，法院不仅将上述区别特征直接认定为“公知常识”，更是认定为“众所周知的事实”而没有提供证据。

　　对于申请人来说，公知常识的确认关系到专利申请是否获得授权，因此，申请人希望审查员给出明确的证据。《指南》第二部分第八章4.10.2.2规定：审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。由此可见，指南对于公知常识的认定，并没有要求必须提供文献证据，可以通过说明理由来证明。因此，在审查实践中采用说理的方式来证明公知常识是非常常见的。与中国不同，欧专局在其指南中规定公知常识在遭到质疑时需要通过文献证据进行支持，但实际上，欧专局在审查实践中也有相当比例是采用说理的方式来证明公知常识。

　　（二）公知常识举证责任分析

　　由于我国没有统一的行政程序法，行政程序中的举证责任没有明确的法律规定，一般遵循行政诉讼法中举证的基本规则。[5]

　　有观点认为：考虑到行政效率等因素，可以采用自由心证的方式对公知常识进行认定，从而不用进行举证。[6]也有观点认为：在专利授权案件中，专利审查部门应当对其认定的公知常识负举证责任，专利授权确权案件是行政案件，应当遵循行政诉讼的一般原则，即“谁主张，谁举证”的原则，以保证申请人的合法利益。[7]

　　结合专利审查工作的实践，上述第一种观点过于强调行政效率，弱化了审查机关向申请人提供公知常识性证据的要求，更多地采用说理的方式，而我国目前只是专利大国而非专利强国，申请人的创新能力以及代理人的撰写和检索水平还有待提高，片面强调行政效率等因素而不对公知常识的认定进行举证，对于提高专利水平和激发创新主动性都是不利的，与专利法“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨也不相适应；上述第二种观点过于强调了公平原则，要求审查机关向申请人提供认定为公知常识的所有文献证据，这在某些情况下会大大降低行政效率，而我国目前发明专利的申请数量庞大并且增长迅速，申请人对于审批周期要求也很高，因此行政效率是一个必须考量的重要因素。

　　因此，为了同时提高专利质量和行政效率，有必要对于公知常识及其相关概念（“惯用手段”、“普通技术知识”和“常规实验”）的举证责任重新进行考量并分配。

　　（三）创造性审查中的公知常识举证

　　在创造性评价时一般采用三步法，第一步是确定最接近的现有技术，第二步是确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，第三步是判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。涉及第三步的判断时才会应用公知常识及其相关概念。因此，我们可以对第二步的判断结果进行分类，从而讨论公知常识的举证责任。

　　创造性评判应从把握发明构思入手，抓住技术实质判断发明贡献从而实现立法宗旨。对于区别特征，在申请中要么明确记载了效果或作用，要么没有记载效果或作用。通常认为，在申请中明确其效果或作用的技术特征，都属于申请人认为的发明点，针对上述区别特征，即使审查员认定为公知常识也应对其进行举证，并且为了让申请人信服，举证应该以文献证据为主。相反，如果在申请中并没有记载区别特征的效果或作用，可以认为该区别特征不是申请人认为的发明点，即不是直接体现发明构思的特征，没有体现发明的智慧贡献，此时，如果审查员有理由认定该区别特征属于公知常识，则应该由申请人对其进行举证，即举证责任倒置。

　　例如：发明请求保护一种工艺，申请人认为采用了一种新催化剂从而提高了产率，并具体限定了催化剂的用量是一个小范围。对比文件公开了采用这种催化剂的生产工艺，只公开了催化剂用量的一个大范围。此时可以分两种情况讨论：

　　1.说明书具体实施例中证明了这个小范围具有更高的产率，比大范围产率高3%。申请人认为的发明点有两个，一个是新催化剂，另一个是催化剂用量。但根据审查员检索到的现有技术，新催化剂已经被公开了，相对于最接近的现有技术本发明点仅是催化剂用量。如果审查员认为催化剂的用量属于“常规实验”可以确定的，那么审查员应该提供证据，例如可以提供对于这种生产工艺产率提高5%是很容易做到的。相反，如果审查员找不到这种证据，甚至找到了这种生产工艺提高0.5%就会带来巨大利益的证据，那么就不应将该用量的选择认定为常规实验，也就不应该对其创造性提出质疑。

　　2.说明书没有记载任何关于催化剂用量效果的说明或者其技术效果与对比文件公开的大范围相当。此时，申请人认为的发明点在于新催化剂，而不在于催化剂的用量。根据审查员检索到的最接近的现有技术，该新催化剂已经被现有技术公开了，但现有技术没有具体公开催化剂的用量，那么，审查员可以认为这种参数的调整属于“常规实验”可以确定的。此时，如果申请人认为该用量无法通过“常规实验”获得，其应该提供证据以证明该区别特征并非通过“常规实验”获得，此时的举证责任实际已经转移给了申请人。例如，可以提供催化剂用量选择需要考虑很多因素，并且这些因素具有极大的不确定性等。

　　根据申请日提交的说明书中的具体记载的技术效果与发明点的分析来决定公知常识的举证责任分配方式，一方面可以减轻审查员对公知常识举证的压力，提高行政效率，另一方面也对申请人的利益进行保护，同时对申请人专利申请进行了引导，既体现了效率与公平的行政审批原则，也对提高专利申请质量起到了正面的导向作用。要求申请人准确地界定其技术内容和技术实质，将发明对社会的智慧贡献记载在说明书中，这对全面提升我国专利申请文件的撰写质量和专利授权质量无疑都是有利的，审查员可以根据说明书的记载准确把握要求保护的技术方案，这对高效高质地完成审查工作也是很有裨益的，因此，上述举证责任的分配方式，兼顾了行政效率与公平的原则，具有很强的可操作性。

　　而且，采用举证责任倒置的处理方式也符合我国民事诉讼和刑事诉讼程序中的“举证责任倒置”的原则。专利审查行为属于依申请的行政行为，这类行为起因于申请人希望获得某种权利即专利权，因此，由申请人对自己提出的申请的主张承担举证责任也是合理的，因为，申请人作为其发明创造所属技术领域的专业技术人员，更了解技术的核心和发明的创新点所在，完全具备就公知常识进行举证的能力，那么，为了获得具有排他性的专利权，其承担公知常识的举证责任就更具可行性了。[8][9]

　　　三、公知常识的证据形式

　　（一）公知常识的举证难度

　　在《指南》中只列举了教科书或工具书（技术词典、技术手册等）可以用于证明公知常识，同时，由于审查实践中涉及的现有技术包括所有的技术，不具有公知常识所特有的普遍知晓程度，因此采用一两篇专利文献或非专利文献来证明公知常识也显不足。

　　在对公知常识进行举证过程中，往往会遇到如下两种情形：一是某技术手段过于简单和通用，很难在教课书或工具书上体现（例如：手机形状为圆角的方形），二是某技术手段过新，还没有在教科书或工具书上体现（例如：生物技术中的某些特征）。这就给审查员的举证带来了很大的困难。

　　（二）公知常识的适当扩展及其分析

　　欧专局的指南对公知常识证据进行了扩展，便于举证。在我国也可以参考欧专局的相关规定对公知常识的证据进行一些扩展，适当地扩展到专利文献和非专利文献，但同时要考虑到公知常识需要一个普遍知晓的程度，因此对专利文献和非专利文献也要进行具体的限制。

　　第一，对多篇专利文献，如果申请人或专利权人不同，或者申请人或专利权人中涵盖了本领域主要设备制造商、服务供应商或研发机构，则该多篇专利文献可以作为公知常识的证据使用；对于单篇专利文献，如果引用频率非常高，则该篇专利文献可以作为公知常识的证据使用。

　　第二，对多篇非专利文献，其作者不同并且发表在不同的学术刊物上，则该多篇非专利文献可以作为公知常识的证据使用；对单篇非专利文献，如果其是本领域领军科学家所著、引用频率非常高、在本领域顶级杂志发表的研究文章或者在本领域比较有名的杂志上发表的综述性文章，则该篇非专利文献可以作为公知常识的证据使用。

　　基于公知常识所具有的普遍知晓性，可以从本领域技术人员内心确认度的角度来具体分析对其进行适当扩展的合理性与可行性，即将本领域技术人员内心确认度高的内容定义为公知常识的范畴。

　　专利文件通常仅仅是申请人为了获得专利保护而撰写的文件，其目的不在于获得本领域的普遍认可。对于仅仅有一篇专利文件公开，或者虽然有多篇专利文件公开，但是这些专利文件申请人或专利权人相同或者有某种联系，此时被本领域技术人员普遍获知的可能性较小。如果有多篇专利文件都记载了同样的技术内容，这些篇专利文件的申请人或专利权人不同并且没有联系；或者这些申请人或专利权人覆盖所属技术领域主要设备供应商、服务提供方或研发机构，那么其被该领域技术人员普遍获知的概然性较大，此时，将在专利文件中公开的内容认定为属于公知常识，可以形成较高的内心确认。

　　非专利文件通常仅仅是作者对自己研究的一种发表，其目的在于获得本领域的认可。对于该领域领军科学家发表的研究文章、在该领域顶级杂志发表的研究文章、在该领域比较有名的杂志上发表的综述性文章、或者引用频率非常高的文章，即使只有一篇，其内容被该领域技术人员阅读的可能性仍然很大，其被该领域技术人员普遍获知的概然性较大。如果多篇非专利文件都公开了相同技术内容且作者不同，则被该领域人员普遍获知的概然性较大，此时，将在单篇或多篇非专利文件中公开的内容认定为公知常识，可以形成较高的内心确认。

　　采用如上方式对专利文献和非专利文献进行限制后，一方面扩展了公知常识的举证形式，减少的举证难度，提高了行政效率，另一方面由于对专利和非专利文献的普遍知晓程度进行了规定，也满足了公知常识的基本含义，不会损害申请人的利益。

　　　结 语

　　通过分析可以得出，在审查实践中经常使用的“公知常识”、“惯用手段”、“普通技术知识”与“常规实验”等概念都是相关的，是本领域技术人员掌握的知识或能力。对区别特征及其效果或作用进行分类，可确定公知常识的举证责任。对说明书中明确记载了具有效果或作用的区别特征，如果要认定其为公知常识，审查员应该提供公知常识的证据，并且通常为文献证据；相反，对说明书中未记载效果或作用的区别特征，如果要认定其为公知常识，审查员可以不必提供文献证据，申请人应该承担该举证责任。借鉴欧专局的现行规定，对我国公知常识及其相关概念的证据形式进行适当扩展，并对专利和非专利文献的知晓程度进行规定，既有利于提高行政审批的效率，也有利于提高专利审批的质量，并不损害申请人的利益。

　　　注 释：

　　[1]国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010年版。

　　[2]USPTO， Manual of Patent Examining Procedure（MPEP），Ninth Edition， March 2014.

　　[3]日本特许厅：《特许实用新型审查基准》，发明协会2013年7版。

　　[4]EPO， Guidelines for Examination in the European Patent Office， Revised edition， September 2013.

　　[5]李芸：《我国行政诉讼举证责任探究》，载《兰州大学法律硕士学位论文》2009年4月。

　　[6]李晓明：《在专利审查中的公知常识举证问题浅析》，载《电子知识产权》2010年第10期。

　　[7]张冬梅：《专利授权确权案件中公知常识的证明》，载《知识产权》2012年第10期。

　　[8]孔祥俊：《审理专利商标复审行政案件适应证据规则的若干问题》，载《法律适应》2005年第4期。

　　[9]陈力：《试论专利行政审批中的举证责任的分配原则》，载《法制与社会》2011年第1期。

　　作者简介：

孙瑞丰，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料工程发明审查部副主任；

曲淑君，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心副主任；

范丽，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料工程发明审查部化学工程二室主任。