最高院对“商业上成功”观点:以“女性计划生育手术B型超声监测仪”判决为例

本帖最后由 zvjus 于 2013-6-3 16:14 编辑

导读：最高人民法院认为：商业上的成功体现的是一项发明或者实用新型被社会认可的程度。理论上讲，成功与否应当由该发明或者实用新型所代表的技术或产品相比其他类似的技术或产品在同行业所占的市场份额来决定，单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。

    本文主要根据本人处理此案再审程序的经过，，结合复审委、一审、二审法院的观点，对“商业上成功”在创造性判断中的地位、诉讼中新证据的采纳、证据的采纳谈自己的看法。
     一、本案背景
    2004年8月11日，胡颖申请了“女性计划生育手术B型超声监测仪”的实用新型专利，申请号：200420012332.3，并于2005年8月17日授权公告。授权公告时的权利要求书如下：
“1、一种女性计划生育手术B型超声监测仪，包括现有的B型超声仪(1)，其特征在于：该B型超声仪的探头(2)与**窥器(3)卡接。2、……”。
2008年5月16日，深圳市恩普电子技术有限公司（无效阶段请求人）向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利权利要求1-6不符合专利法第22条第3款的规定，要求宣告本专利全部无效。
   其中，附件2：包括附件2.1和附件2.2，其中附件2.1为US5251613A号美国专利文献，其授权公告日为1993年10月12日；附件2.2为附件2.1部分段落的中文译文（共1页）；
   附件4：公开号为CN1377245A的中国发明专利申请公开说明书，其公开日为2002年10月30日。
   二、判决和决定经过
    2.1无效阶段
   2008年12月19日，专利复审委认为：
附件2 和本专利权利要求1 中用于扩张**的器具与探测体内情况的部件之间的连接方式都是固定连接，只不过附件2 中是通过一纵向导向件34 连接，而本专利权利要求1 中是卡接。因此，本专利权利要求1 与附件2 公开的技术方案区别在于：1）探测元件类型不同；2）固定连接的具体方式不同。
对于区别1），合议组认为：光学探测元件和超声探测元件都是外科手术中用于观测体内情况的常用器具，二者在观测效果、成本、操作方面程度等方面各有优缺点，是本领域技术人员根据手术需要进行的常规选择，例如附件4 中就公开将超声探测元件用于观测宫腔、宫颈和输卵管的方案，具体而言，附件4 涉及一种妇科手术时用于指引和监控子宫、宫颈和输卵管的手术作业装置，其中（参见附件4 摘要和摘要附图）包括一个可置入患者**内的超声波发射器12，一个用于加持宫颈的宫颈夹持器14，和一个用于使超声波发射器12 与宫颈夹持器14 互相联接的连接器20。
因此在附件2 公开了**扩张器具与内窥器具相结合的方案基础上，本领域技术人员根据需要很容易将其中具体使用的光学内窥探测元件替换为例如附件4 中所使用的超声内窥元件，这种替换没有给方案带来意想不到技术效果，因此该区别不能给权利要求1 的技术方案带来实质性特点和进步。
对于区别2），合议组认为：正如上面第2 点关于专利法第26 条第3 款的论述中所述，卡接是一种机械领域甚至日常生活中常见的部件固定连接方式，因此在附件2 已经给出了将**扩张器具与内窥器具组合称为一体使用的启示之下，具体选用卡接的固定连接方式对本领域技术人员来说很容易想到和实现的，上述区别也不能给权利要求1 的技术方案带来实质性特点和进步。
   虽然专利权人强调上述区别使得本专利具备创造性的理由是：附件2 中使用的光学视频摄像单元是对宫颈内的观察，并且容易受到污染，而本专利中使用的超声探头是对宫腔手术的观察，不易受到污染物的影响；附件2 和附件4 都没有公开卡接的固定方式，其部件之间的连接需要复杂的机构，很占空间，而本专利中的卡接方式简单易实现，上述区别具有有益的技术效果。
但是，合议组认为：首先，超声探头和光学内窥元件均为外科手术或诊断监测领域广泛使用的元件，这两类元件的内窥探测原理、优缺点和具体使用条件及方式对本领域技术人员而言都是公知的，因此专利权人强调的上述区别所带来的效果是在本领域技术人员意料之中的，对这两类元件的选择属于本领域的常规选择，不能为本申请的技术方案带来实质性特点和进步。
其次，尽管在附件2 和4 文字描述和附图所示的内容中，其技术方案采用的固定机构较为复杂，但由于卡接这种固定连接方式本身非常常见，是将两个部件之间固定连接起来的常规手段，综合考虑本专利权利要求1 的技术方案，其实质上是将现有技术中的**窥器与B 超探头简单组合在一起使用，而现有技术（附件2 和附件4）中已经给出了将具有类似功能的器件组合在一起以方便使用的启示，因而本领域技术人员很容易想到使用卡接这种常规手段来实现这种组合，组合后的方案并没有取得预料不到的技术效果，因此该组合后的方案相对于现有技术是显而易见的。
综上所述，专利权人的理由不成立，本专利权利要求1 相对于附件2 和4 的结合不具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。
2.2一审程序
2009年，北京市第一中级人民法院作出一审判决，认为：
附件2 中的**扩张器与本专利中的**窥器的结构基本相同，工作原理和作用相同，因此，附件2 中的**扩张器与本专利 中的**窥器没有本质区别。
本专利权利要求1 中的探测元件是B 型超声仪探头，而附件2 中的探测元件是视频摄像单元。附件4 包括一个可置入患者**内的超声 波发射器12，因此，附件4 给出了将其公开的超声波发射器12 应用到附件2 中的技术启示，在附件2 和附件4 的基础上，本领域的技术人员很容易想到将附件2 中的视频摄像单元替换为附件4 中的超声波发射器，这种替换不需花费创造性劳动。
卡接是日常生活中常见的部件固定连接方式，属于本领域的公知常识。在附件2与附件4 结合的基础上，本领域的技术人员容易想到使用卡接来实现超声波探测元件与**扩张器的固定连接，不需花费创造性劳动。据此，在附件2 和附件4 的基础上得到本专利权利要求1 的技术方案是显而易见的，因此，本专利权利要求1 不具备创造性。
  2.3 二审程序
    2010年6月3日，北京市高级人民法院作出二审判决，认为：
实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该实 用新型有实质性特点和进步。
本案的焦点问题在于附件2 和4 的组合是否能够破坏本专利权利要求1 的创造性。在创造性判断过程中，应当考虑该实用新型的技术效 果，从整体技术方案进行考虑，不能机械地将技术特征进行分割。
如果该实用新型的技术效果直接导致该实用新型取得商业上的成功，则该实用新型具备创造性。
本案中，附件2和附件4均不能用于人工流产手术以及放置、取出节育器的手术，也均没有给出将B型超声仪探头与扩张**的器具进行卡接进行女性计划生育手术的技术启示。
需要指出的是，本专利为实用新型。实用新型往往是对现有技术的技术方案在形状、构造上进行简单的改进，其创造性的要求低于发明专利。本专利将B 型超 声仪探头与**窥器通过卡接这种方式连接，操作简单、准确直观、节省空间，大大提高了计划生育手术的效率，减小了医生盲视状态下仅仅凭借经验操作导致失误 的风险，产生了显著的效果。而且，在本专利申请日之前的现有技术均没有解决这一问题，本专利的提出，克服了现有技术中的缺点与不足，解决了长期以来女性计划生育手术中的人工流产手术、放置、取出节育器不能在直视下进行、容易发生意外的问题。
在本案二审审理期间，胡颖提交的新证1、3 能够证明本专利以及依照本专利的技术方案生产的B 超监视妇产科手术仪解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率，减少手术并发症的发生，解决妇产科医生在盲视下手术的问题。
新证2、3 能够证明依照本专利的技术方案生产的B 超监视妇产科手术仪已经在全国广为推广并通过政府采购占有一定的市场份额。上述证据可以证明本专利已经取得商业上的成功，而且这种成功是由于该实用新型的技术特征直接导致的。
综合以上内容，本院支持上诉人胡颖关于本专利权利要求1 相对于附件2 和4的组合具备创造性的上诉主张。原审判决及第12728 号决定中关于本专利权 利要求1 相对于附件2 和4 的组合不具备创造性的认定不妥，本院予以纠正。在本专利权利要求1 具备创造性的基础上，其从属权利要求2-6 也具备创造性。
判决如下：
一、撤销北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第911 号行政判决；
二、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第12728 号无效宣告请求审查决定；
三、国家知识产权局专利复审委员会就名称为“女性计划生育手术B 型超声监测仪”的200420012332.3 号实用新型专利重新作出无效宣告请求审查决定。
其中，胡颖在二审审理期间提交的新证据如下：
新证1：中国人民解放军****联勤部机关医院谭昌琴等11 位专家提供的专家证言，证明新技术“经**超声介入性计划生育手术”解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率，减少手术并发症的发生，以及如何解决妇产科医生在盲视下手术的问题。
新证2：湖北省计生服务站医疗设备政府采购订货合同（2007）、2008），河南省人口与计划生育委员会医疗器械采购项目合同、黑龙江省政府采购合同，涉及购买数量不等的无锡贝尔森影像技术有限公司生产的B 超监视妇产科手术仪。
新证3：中华医学会电子音像出版社出具的证明及出版证书，证明该社联合贝尔森影像技术有限公司于2008 年出版了“经**超声介入性计划生育手术”DVD 光盘，并向全国发行。
新证4：国家知识产权局于2005 年12 月31 日出具的检索报告，其上载明本专利权利要求1-6 具备新颖性和创造性。
在二审庭审中，上诉人胡颖申请中国人民解放军****联勤部机关医院谭昌琴及吉林大学第一医院妇产科主任冯丽华出庭作证，证明使用本专利技术方案制造的B超监视妇产科手术仪在使用中解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率，减少手术并发症的发生，解决了妇产科医生在盲视下手术的问题。
2．4 再审程序
复审委申诉理由：
(一)二审判决关于“本专利解决的技术问题的认定”存在事实认定和法律适用错误：1.被申请人在二审中提交的证人证言，并未结合任何本专利或者某产品的技术内容进行分析，也未说明其言及的产品与本专利有何种关系，且上述出具证言的人也并未出庭从技术层面接受任何质询。二审判决在此基础上直接认定本专利解决了长期以来未解决的技术问题存在事实认定错误。2.专利法上创造性判断中解决的技术问题是指，在判断了涉案专利技术方案与现有技术的区别后，确定了该区别所实际起的作用。二审判决脱离本专利与现有技术的区别，认定本专利解决了长期未解决的技术问题，属于对创造性判断的误解和明显适用错误。
（二）二审判决关于本专利取得“商业上的成功”存在事实认定和法律适用错误：1.二审判决仅以政府采购合同以及发行光盘而直接认定该产品取得商业上的成功，既没有考虑光盘出版行为属于“类似于单方的广告行为”这一性质，也没有考虑销售合同是否给予技术因素，因此在事实认定上存在错误。2.在创造性判断中，“商业上的成功”系从对社会经济的刺激作用的角度对一项发明是否可获得相应垄断地位进行考量和评价，该判断方式应当是在使用三步法难以判断得出清晰结论甚至判断得出否定性结论时才发挥作用。
为此，2012年4月13日，最高人民法院作出2012行提字第8号判决，认为：
本案的争议的焦点在于：（1）权利要求1是否具备创造性：（2）本专利产品是否获得商业上成功。
针对（1），最高院认为：专利复审委既没有对“卡接”在机械领域的具体含义进行查明，也没有就“卡接”属于公知常识进行举证或者充分说理，更没有结合本专利所要解决的技术问题和产生的技术效果对“卡接”进行具体分析，其在技术事实尚未查明的情况下即得出权利要求1不具备创造性的结论，难以令人信服。
针对（2），最高院认为：商业上的成功是当技术方案本身与我有技术的区别在构成可授予专利权的程度上有所欠缺时，如有证据能够证明该区别技术特征在市场上取得了成功则从经济激励的层面对其予以肯定。商业成功是创造性判断的辅助性因素。
当申请人或者专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时应当审查以下几点：
1)发明或者实用新型的技术方案是否真正取得了商业上的成功；( 2)该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术做出改进的技术特征，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。商业上的成功体现的是一项发明或者实用新型被社会认可的程度。理论上讲，成功与否应当由该发明或者实用新型所代表的技术或产品相比其他类似的技术或产品在同行业所占的市场份额来决定，单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。
一项发明或者实用新型获得商业上的成功所基于的直接原因应当是创造性判断的重点。
导致商业上取得成功的，必须是发明或者实用新型的技术方案相比现有技术做出改进的技术特征而非该技术特征之外的其他因素，因此必须对导致商业成功的原因进行详细分析，从而排除技术特征之外的其他因素对取得商业成功的影响。
本案之中，上述证据中载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会采购了116台本专利产品。从产品的销售量来看，尚不足以证明本专科产品达到商业上成功的标准，因此，二审判决基于新证据2和3得出本专利已经取得商业上的成功，证据不足，本院不予支持。
综上所述，第12728号决定依据的相关事实证据不足字应予撤销步重新作出审查决定；一审判决错误地维持该决定也应当相应予以撤销；二审判决对本专利取得商业上的成功的事实认定不清，适用法律错误，应予撤销。
四、案例评析
根据《审查指南》第二部分第四章中规定，当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。
也就是说，发明或者实用新型的技术方案是否真正取得了商业上的成功，必须要从发明或者实用新型的技术方案进行出发，并需要证明其改进的技术特征直接导致了商业上成功，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。
此外，从最高院的以上判决中，我们可以看到，最高院对“商业上成功”判断是否具有创造性并不排斥，并且，其还提出了如何判断商业成功的判断依据。
也即是说：成功与否应当由该发明或者实用新型所代表的技术或产品相比其他类似的技术或产品在同行业所占的市场份额来决定，而非单纯的产品销售。
由于二审中提出的证据中载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会采购了116台本专利产品。从产品的销售量来看，尚不足以证明本专科产品达到商业上成功的标准，因此，最高院撤销二审的判决，因此，这也给律师/专利代理人一定的启示，即在判断是否商业上成功时，尽量从系争专利的技术特征、市场份额出发，以尽可能地说服法院。
当然，此案之中还涉及到实用新型的创造性判断标准、二审行政诉讼中的新证据的采纳一系列争议指点，由于本文仅仅是讨论商业成功，因此不再详述，如大家有其他意见，可以随时与作者联系。