企业专利法律风险
发布时间：2011.09.21 山东省查看：4835 评论：1
专利是知识产权的重要组成部分，对它的认识一般有三种含义：一是指专利权；二是指受到专利法保护的发明创造；三是指专利文献。但人们习惯上所说的专利主要指专利权。根据我国《专利法》第二条的规定，专利法保护的客体包括发明、实用新型和外观设计三种。 一、专利申请及法律风险 专利权不是伴随着发明创造的完成而自动产生，而是需要申请人按照专利法规定的程序和手续向专利机关提出书面申请，经审查合格，才能获得。专利权是法律赋予申请人实施其发明创造的专有权，任何人要实施专利，除法律另有规定的以外，必须得到专利权人的许可，并按双方协议支付使用费，否则就是侵权。 专利申请程序根据类型不同有所差异，发明专利申请需要经过以下程序： 初步审查→申请的公布→请求实质审查→实质审查→授权、登记和公告 实用新型和外观设计只需要进行初步审查，没有实质审查要求，在初步审查通过后，直接予以登记和公告。 法律风险评估最基本的专利方面的法律风险，就是应当申请专利进行保护的而未申请。这种法律风险需要结合企业发明创造的特点予以衡量，更多依赖于企业专业人土的判断。 (一)专利申请前法律风险 1．申请策略及法律风险 对于发明创造的保护有两种途径，一种是申请专利；另一种是作为商业秘密进行保护。“据调查，在专利许可贸易中所涉及的商业秘密，与专利相关的占80％左右，与专利无关的占20％左右。” 企业保护发明创造应当根据发明创造本身的特点选择恰当的方式，申请专利保护的，同样需要考虑发明创造的可分性或者多个发明创造的共同性等。若申请策略不当，将不能实现企业保护发明创造的目的，甚至可能给企业造成严重的损害。 (1)不符合专利要求的发明创造申请专利的风险。在申请专利前，企业应当评估发明创造是否可申请专利。如果一旦专利申请被驳回，则该技术持有人只能依据商业秘密制度进行保护。但由于在申请专利时，需要将专利文件和有关专利材料公开，经初步审查认为符合法律要求的，自申请日起满十八个月，还需要公布。这意味着竞争对手可通过公开合法的渠道获得公司的技术开发情况。一旦专利申请未能成功，企业不仅付出了一定的申请成本，而且该技术的商业秘密保护也面临威胁。 (2)虽然符合专利要求，但不适宜采用专利保护的申请风险。企业应当根据发明创造的特点选择有利的保护形态，专利保护具有期限性，因此申请专利的发明创造最好能够不断升级、更新。正如佳能公司总裁御手洗富士夫所说：“我们身处这样一个时代，即使生产同样的产品，也需要永不停歇地技术更新。”一些不具有升级换代的技术，不适合采用专利进行保护。 2．申请布局及法律风险 (1)企业决定申请专利后，应当考虑发明创造哪些部分可以作为专利进行申请。按照专利法规定，一件发明创造应当申请一件专利。实践中，一件产品并不是只由单一的发明创造构成，有时对发明创造进行不同部分地划分后，也可能得到多项专利。所以，企业决定申请专利后还必须对发明创造进行合理的申请布局考虑。有时甚至还可能在同一产品上有发明、实用新型、外观设计等不同专利内容的布局。另外，专利申请布局也可能与其他知识产权相结合，如集成电路板布局的版权申请等。 这种专利申请布局不当，产生的法律风险仅仅是企业知识产权保护不周密，属于没有充分保护的法律风险。一般而言，该法律风险造成企业的损害概率不大。若因申请布局不当，为他人侵权行为留有法律保护盲区，法律风险则应当提高等级。 (2)专利申请布局还应当考虑申请国家与专利之间的关系，如在专利产品生产国家应当以保护专利技术的实施权为主；在专利产品销售市场国家应当保护专利产品的市场商机，所以专利申请技术则应以产品应用为主等。 因这种申请布局导致的法律风险直接影响企业专利无法得到期望的法律保护，属于严重的法律风险。 (二)专利申请文件及法律风险 专利申请需要提交一系列文件，这些文件涉及法律对专利的保护范围，然而很少企业认为这些文件属于法律文件，多数时候由技术人员撰写或专利代理人完成。未考虑企业具体情况和申请领域的法律差异，往往在发生侵权时才明白当初权利要求上存在缺陷。以下我们对最重要的两个申请文件进行说明。 1．专利说明书及法律风险 专利说明书有广义和狭义两种解释。广义而言，是指各国专利局或国际性专利组织出版的各种类型说明书的统称。包括未经过专利性审查的申请说明书，如德国公开说明书、日本公开特许公报、中国发明专利申请公开说明书等；以及经过专利性审查的专利说明书，如美国专利说明书、中国发明专利说明书等。狭义而言，专利说明书是指经过专利性审查、授予专利权的专利说明书。 根据申请国家不同，专利说明书的撰写要求和作用也是不同的。如德国、日本、荷兰等，专利说明书的内容应以具体而保持弹性的方式来支持独立项所描述的主张内容；而英国、美国、法国等，专利说明书的内容应对不同的较佳实施倒有具体的说明。 从法律角度看，专利说明书确定了专利保护范围，若专利说明书描述不当，直接导致法律确认的保护范围不同。从评估角度看，实际效果与企业目标之间的差异则构成企业法律风险。 2．权利要求书及法律风险 权利要求书是申请文件最核心的部分，是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件，一旦批准，就具有法律效力。一项发明或者实用新型只应当有一项独立权利要求，每一个独立权利要求可以有若干个从属权利要求。 根据申请国家不同，权利要求书也应当有不同侧重。在采用中心界定原则解释专利权的国家，权利要求的独立项应以最广的技术角度描述主张内容；而采用周边界定原则解释专利权的国家，应以较佳实施例的技术角度来描述主张内容。 另外，结合企业的专利申请布局的不同，权利要求书侧重也有差异。倘若从产品生产国家考量，权利要求应以产品制造组件与产品制程方法为主，以排除侵权产品的制造以及关键零组件的外销；而从市场所在国家来考量，权利要求保护标的应以使用专利技术之产品项目和应用为主。 若权利要求书考虑的欠缺，很可能导致将来面对侵权损害时，无法主张权利。由于专利技术性很强，企业经营者在实际发生法律危机之前，很难发现权利要求书产生的法律风险。 (三)专利申请后授权前法律风险 专利权的核心是专利权人对其发明创造的独占权，但独占权的行使需在专利被授权之后。从提出专利申请到专利授权存在一段时间差，此时若忽略专利保护同样将给企业带来法律风险。 对实用新型和外观设计专利而言，由于专利申请不需经过实质审查，只经过初步审查没有发现驳回理由的，就可获得专利权。因此这两种专利没有公布要求，时间差较短，该阶段性法律风险持续时间短，法律风险值较低，通常企业采取有效的保密措施即可以在评估中不予考虑。 发明专利申请，需要进行实质审查，按照规定需要进行公布。第一阶段是自申请日至该发明专利申请公布之前，由于申请仍然处于保密状态，法律风险与前述差异不大，仍然应当以企业采取保密措施为主。 在发明专利申请公布至授权前的这一阶段，发明已经公布，他人可能了解有关信息。但是相关技术不能确定为专利技术，因而不具有诉权，即不能对未经其许可实施其发明创造的人提起诉讼，禁止其实施行为，但可以要求实施者支付适当的费用，如果实施者拒绝的话，专利申请人只好待获得专利权后再提起诉讼。该阶段申请人只享有有限的独占权。此阶段，企业没有为维护权益做适当的准备，则存在将来获得专利权后仍无法追究实施者侵权责任的法律风险。避免该法律风险应当以证据固定为主。 二、专利侵权的法律风险 专利权获得后，企业需要利用其进行生产经营，在专利权使用过程中，最大的法律风险就是专利侵权。不仅有专利权人遭到他人的侵权，也有专利权不当使用专利时侵犯其他人的专利权利的情况。 哪些具体行为属于侵犯专利权的行为，各国专利法的规定基本相同，只是在规定的侵权行为的范围上略有不同。通常认为，专利侵权的构成条件是： 第一，有被侵犯的有效专利权存在。 第二，未经专利权人许可。 第三，侵权行为以生产经营为目的。 第四，行为不属于法律另有规定的情形。 (一)直接专利侵权行为 1.制造专利产品的行为 专利法对专利产品的制造行为的保护是绝对的，不论制造者在主观上是否知道属于专利产品，只要客观上制造了专利产品则构成专利侵权。 2.使用专利侵权产品的行为 如果使用者在主观上不知道他所使用的产品是侵权产品，则不承担侵权责任。值得注意的是，该行为只适用于发明专利和实用新型专利，在任何情况下，使用外观设计专利侵权产品的行为均不构成侵权。 3.销售专利侵权产品的行为 如果销售者在主观上不知道该产品是侵权产品而销售，则不承担侵权赔责任。该规定是为了保护善意第三人的合理利益。 4.进口专利产品的行为 这是保护专利权的进口权。由于专利权具有地域性，在专利权获得领域以外生产的专利产品不构成专利侵权，但只有专利权人同意才能将该产品输入到专利权保护领域。其他人擅自进口行为构成侵权。 5．使用专利方法的行为 专利方法使用范围的保护是由权利要求书确定的。应当指出，一种方法可能有多种用途，甚至可能有跨技术领域的用途。如果第三人把专利方法应用于其他领域，而且又不是相近的技术领域，在专利权人的权利要求书中未记载这种跨领域的用途，所实现的技术效果在专利说明书中也没有记载，则第三人使用该方法的行为不构成侵权。 6．使用、销售或者进口依专利方法直接获得的产品的行为 一种产品可能有多种制造方法，有的方法可能是公知公用的非专利方法，有的方法则是受保护的专利方法，只有采用专利方法直接制造的产品才受专利法保护。 7．假冒他人专利的行为 假冒他人专利的行为虽然可能没有使用专利权人的专利技术，但却使其产品与他人的专利产品在消费者中造成混淆，是一种违背诚实信用原则的不正当竞争行为。 (二)间接专利侵权行为 间接侵权，是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接的侵权行为，行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意，客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。我国专利法没有规定，但是欧美国家专利法及WIP0专利协调协定对间接侵权都作了具体的规定。近年来，我国人民法院在司法实践中也扩展性解释法律处理了多起间接专利侵权案件，北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》规定了间接侵权。 1．提供、出售制造专利产品的零部件或专利方法的专用设备 如某专利方法包括A、B、C三个步骤，由甲、乙、丙三个不同的单位分别完成以上工序。由于甲、乙、丙只是使用了专利方法中的一个步骤，均不构成直接侵权，但是其行为的最终结果肯定是侵犯了专利权。 2．擅自转让他人专利技术的行为 专利技术是向社会公开的技术，它与所有人相分离而存在。因此，对他人的专利技术知晓或掌握后，擅自以自己的名义转让给第三人实施，在现实生活中经常发生。 企业专利遭受到他人侵权时，及时准确维护自身权益十分必要，因维护权益的方法或措施不当给企业维权造成的障碍属于企业需要避免的法律风险。这部分法律风险多属于诉讼技巧及证据收集的法律风险，也是在特定的事件发生时才个别予以识别和衡量的法律风险。企业法律风险评估活动，往往不直接针对维权活动进行，而是从专利受到侵权的可能性、权利维护的有效性等方面进行衡量。了解有关的侵权种类是为了更好地识别企业相关活动是否限制侵权行为发生，是否能够及时对侵权行为采取法律措施，是否能够有效维护权益等。 三、技术合同及法律风险 企业对专利权的使用，除自行实施专利从专利产品中获取利益外，还包括许可他人使用、专利权的转让、利用专利权质押**、利用专利权合作、交叉许可等。这些活动都需要用合同来确定双方的权利义务，合同签订不当必然给企业带来法律风险。 (一)专利实施许可合同及法律风险 专利实施许可，是指专利权人依据专利法及其他法律的规定，采取与被许可方订立专利实施许可合同的形式，允许被许可方在合同约定的条件和范围内实施其专利技术。国家专利局提供了专利实施许可合同的基本框架，并对重要事项提示当事人进行约定。 1．缺少专利法律状态检索 专利法律状态检索是指对一项专利的有效性、地域性，以及自该项专利授权之后所产生权利人等进行的检索，它分为：专利有效性检索、专利地域性检查和权利人检查. 专利有效检索是指对一项专利或专利申请当前所处的法律状态进行的检索，其目的是了解该项专利申请是否被授权，授权的专利目前是否仍然有效，或者是因何种原因导致失效。 专利地域性检索是指对一项发明创造在哪些国家和地区申请了专利，并获得授权的检索，其目的是确定该专利获得保护或提交申请的国家范围。 权利人检索是指对一项已经获得专利授权的发明创造，在授权之后，权利人是否发生变更的检索，即在当前情况下，该项专利的真正权利人。 专利法律状态检索能够有效保障合同效力，明确双方应当如何安排权利义务，如合同约定的专利约定的实施范围超过法律状态反映的地域或其他限制，则必然损害企业利益。企业应对此类合同时，若缺乏必要的专利法律状态检索流程，虽然并不直接体现为签订的具体合同存在法律风险，但一种不规范的行为模式为发生法律风险提供了条件。 2．专利许可方式不当 专利许可方式，常见的有三种：普通实施许可、独占实施许可和排他性实施许可。每种许可方式对应的权利义务不同，实施效果不同，企业与他人签订专利实施许可合同时应当根据实际需要选择。 普通实施许可是许可方(专利权人)可以将专利技术多次许可他人使用的许可贸易方式。根据这种许可方式，专利权人除了允许被许可人实施其专利外，还可以允许第三方使用其专利，专利权人自己仍然保留其专利的使用权。这种许可方式的好处是有利于专利技术的推广应用。 独占实施许可是指被许可人在一定的时间和地域限制范围内，对许可人的专利技术享有独占使用权，并且被许可人是该专利技术的唯一使用人，包括专利权人自己都不得再使用该专利。根据这种许可方式，专利权人可以获得较高的专利技术使用费。 排他性实施许可方式，许可人与被许可人分享专利技术的使用权，许可人不得再允许第三者实施其专利。许可人与被许可人共同占有市场，通过专利技术的实施，获得经济利益。 专利许可方式应当根据许可需要确定，只要企业充分认识到许可方式的差异性而富有针对性地进行选择，就应当认为没有法律风险。若企业理解的许可方式与法律规定有差异，即企业目的未能实现，简单的法律风险是企业目的实现缺陷；企业由于理解偏差可能采取一些与许可方式相违背的行为，直接导致违约责任或侵权责任，这属于更严重的法律风险。 3．保密条款 不少企业经营者认为专利既然是登记公开的技术，就没有什么需要通过保密条款约定的内容了，经常忽略专利许可合同涉及的保密事项。直到企业遭到侵权才明白还是应当将一些事项约定进保密条款。 (1)与专利相关的技术秘密。即使申请了专利，一项发明创造的实施，同样存在专利以外的内容，这些都构成保密内容。包括专利文件中没有提到的其他与发明创造相关的说明、图纸、流程等资料，也包括专利产品除专利以外的其他采用技术秘密方式保护的内容。这些内容被许可方必然需要知悉，如果缺乏约定，很难有效保护信息安全。 (2)经营、管理有关的商业秘密。需要特别注意的是，在专利实施许可过合同双方会有较为密切的接触，必然了解到对方部分经营、管理秘密，同样需要保密条款给予恰当的保护。 在实际评估活动中，保密条款的法律风险需要结合企业实际需要保密的内容进行衡量。若需要保密的内容价值较低，则缺失保密条款的法律风险值比较低；若需要保密的内容价值很高，则即使是保密条款约定不严密的法律风险也可能属于严重风险。 4．后续改进条款及法律风险 专利技术可能存在后续改进，而且一旦有新的改进技术，原技术的价值可能大幅下降，因此双方对后续改进问题的约定非常重要。该条款约定的法律问题较为复杂，约定不当将给企业带来各种法律风险。 (1)后续改进申请专利权归属问题。在专利许可中，被许可人获得了与原专利同样多的信息，包括一些企业申请专利时未公开的商业秘密信息，因此被许可人同样具有进行后续改进的基础。若双方没有明确约定的情况下，发明创造申请专利的权利应当归发明人所有。被许可方因改进获得新的自主专利许可方不仅难以维持许可关系，同时自己的专利价值大幅降低，这种法律风险损害十分严重。 (2)后续改进的使用问题。由于后续改进极可能导致原专利技术使用价值降低，在出现这种情况时，被许可方希望能够获得新的改进技术的许可。若双方没有约定有关后续改进的使用，或者仅原则地规定被许可方可以优先获得许可，都可能导致被许可方权利难以实现。在被许可方未获得后续改进许可是，面临原技术价值贬损，而已经确定的许可费用不变同样是被许可方的法律风险。 (3)后续改进程度的界定。通常在约定该条款时，双方区分实质性改进和非实质性改进，非实质性改进往往互相免费提供。然而，实际履行时，实质性改进和非实质性改进很难界定。约定不明增强发生纠纷的法律风险。 另外，有时双方在确定特殊的后续改进使用条件时，应当针对后续改进费用承担作出约定，否则实施改进方将承担过重的技术研发费用，这种法律风险也应当予以关注。 5．专利许可期限及法律风险 专利许可期限应当和专利技术本身的应用行业发展周期、改进周期等因素相适应。一般而言，专利许可期限太长，被许可方存在专利技术过时仍然需要履行合同的法律风险；专利许可期限太短，许可方面临对方不再合作，但利用已知技术进行改造或改进的法律风险。 专利许可期限最为严重的法律风险是许可期限超过专利有效期的风险。专利权期限届满后，将成为社会自由使用的技术，任何人都可以不支付专利使用费。因此首先在合同签订时及整个履行过程中，专利权应当是有效的，若合同期限超过专利权保护期限则可能被认定合同无效或部分无效。 (二)专利权转让合同 专利权转让合同实质上就是买卖合同，只是买的东西不是有形的物，而是无形资产的专利技术。由专利权转让客体特点决定，其瑕疵并不像实体物那样容易辨别，权利瑕疵往往无法从本身看到。在合同签订过程中，这必须引起受让人的格外关注。 1．专利权实施情况及法律风险 在专利权转让之前，专利权人可能已经实施其发明创造，或者通过技术秘密转让合同或专利实施许可合同许可他人实施其发明创造。由于专利权的转让，专利权人发生变化，实施专利和许可他人实施专利的权利归属于受让方。因此，对在专利权转让合同成立以前原专利权人已经实施或正在实施的专利，或通过合同许可他人实施专利的情况，应当作出适当的处理。 (1)在订立专利权转让合同前，转让方已经实施或正在实施发明创造专利的情况。按照法律规定，在这种情况下，如果当事人未就此作出约定，则合同成立后，转让方应当立即停止实施该专利。所以原专利所有人期望在转让后继续使用专利进行生产的，应当在转让合同中明确约定，包括继续使用方式，是采用无偿使用还是有偿许可方式。否则这些约定不明的情况都属于法律风险。 (2)在订立专利权转让合同前，转让方已与他人就该项专利订立专利实施许可合同并正在履行的情况。在此情况下，如果当事人未就此作出约定，则合同成立后，原实施许可合同约定的权利义务，全部由受让方承担。特别是当许可方式为独占许可时，将直接限制受让人利用专利的方式。评估该法律风险，应当结合许可方式、许可时间等因素考虑。企业为避免该风险应当在签订协议时，约定许可处置问题。 2．专利权被宣告无效的法律风险 在专利权的有效期内，任何单位或者个人认为专利权的授予不符合专利法的有关规定，都可请求专利局复审委员会宣告专利权无效。由于审查员的工作失误、公众对专利公告的忽略、异议未及时提出、实用新型专利申请不经过实质性审查等原因，有时专利权人会得到不正当的权利。 因此，在专利有效期内，专利权被宣告无效，往往会使专利权转让合同的受让方蒙受经济损失。根据法律规定，应当认为专利权转让合同无效。然而，受让人在被宣告无效前，根据事实上享有的独占已经获得部分经济利益，所以合同无效导致完全退还款项并不合理。若合同中没有分情况作出明晰的、公平的约定，则存在发生争议或产生损害企业利益的法律风险。 评估实践只有当专利权确实被他人提出异议或已经被确认无效时，才将这种约定不明纳入评估范围。 3.专利申请文件以外的资料交接 专利权人在申请专利时，一般除向专利机关提交的说明文件外，还具有其他未公开的技术资料，这些资料往往是专利产品生产不可或缺的部分。在专利转让合同中，受让人需要对这部分资料进行掌握。由于这部分内容，原专利权人采用技术秘密方式保护，因此资料是否完整、真实、充分缺乏第三方的客观评价标准。衡量标准未在合同约定的法律风险必然影响合同履行纠纷的解决。 四、企业专利管理 企业专利管理就是以现实或潜在的市场为目标，利用专利制度提供的法律保护及其种种便利条件，对于技术、产品的发明，权衡利弊，申请专利，占领国内、国外的市场，行使和维护专利权，以抵制其他企业对自己市场的渗透和竞争。企业欲建立一套具有执行效率的专利管理制度，必须由许多子管理系统互相的配合，才能发挥最大的整体战略，缺少其中任何一环，都会影响整个管理制度的运作。 (一)专利管理的目的 企业内部落实专利管理的工作，是为了建立以专利技术为基础的资产，从商业角度看，对内提供技术研究发展的利用，对外提供市场行销与产品保护的竞争；从法律角度看，及时建立专利的保护体系，避免企业侵权行为和个人侵权行为产生损害。企业专利管理的目的主要有以下几个： 1．掌握专利信息 专利管理的一个重要目的就是对专利信息进行收集、整理、掌握。掌握专利信息可以避免企业作出不必要的研究投入，使研究投入更为有效，对已经具有的专利，企业可以考虑是否通过直接洽谈获得授权或购买；掌握企业内部专利信息有助于系统了解企业专利状况，有时可能从企业专利网(Patent Portfolio)得出新的专利适用领域；另外，通过掌握专利信息，了解竞争对手的技术状况，进而避免落人其专利布局的陷阱，而且可早期了解在产品技术领域中潜在的竞争公司，有效监测竞争对手取得不当专利权利以及洞悉竞争对手的专利申请策略。 2．完善企业专利流程 我们看到，不少以技术为核心的公司，在科研、专利申请、专利运营、专利保护等各环节都有较为完善的管理流程，但环节之间的衔接却较为欠缺。在整个企业建立统一的专利管理，另一个重要目的就是完善全过程管理。同时能够有效地避免企业闲置专利现象。 3．专利侵权评估和防范 通过上述信息完整掌握、管理流程完善，能更有效地避免专利侵权产生的法律风险。通过掌握专利信息，研发阶段分析专利“**”的布置以防企业产品侵权；企业在产品上市前进行防御性的侵权检索可降低企业面临侵权诉讼的风险；并且积极地在产品竞争市场与技术领域中搜寻可能的侵权产品，以维护企业的市场利益并拓展技术授权的管道。因此，专利管理的重要目的之一在于以专利侵权评估来预防企业面临的专利诉讼，降低企业经营的法律风险。 4．整合专利人员 通过企业专利管理制度，将与专利有关人员结合起来。专利研究人员对技术层面最为了解，而律师对法律要求最为了解，市场人员对专利产品市场环境最为了解，保护和运用专利时，必须结合各方人员才能实现最佳状态。 (二)专利管理基本制度 一个企业专利管理制度的建立必须与企业希望达成专利管理的实施目标和政策原则相适应。企业必须考虑：除了确保营业秘密与专门技术(Know how)的保护之外，对于专利申请策略是否有阶段性目标；不同阶段的专利申请技术是“以量取胜”还是“以质取胜”；技术研发层面上，以“产品”还是“关键零组件”定位进行专利布局；专利权的管理上，是积极地运用专利权排除竞争者还是推展专利授权的可能性，或者消极地确保产品行销防止仿冒及防御性地申请专利累积专利资源。 1.专利信息管理制度 这部分内容是专利管理制度的重要内容之一，总体而言，应当包括专利信息收集、专利信息保存、专利信息利用等。通过专利信息的检索与取得，建立企业专属的专利数据库。有效避免公司侵犯他人专利的法律风险、避免公司投入研究无法获得专利权的风险等。 2.专利提案制度 专利申请案的提出应由研发人员的主动提案，通过完善专利提案申请流程、专利提案审核办法以及专利申请、维持、放弃等制度，规范企业发明创造，获得专利权的内部和外部流程。 3.奖励制度 为了能够积极地累积专利资产落实对智慧财产权的保护，企业应拟定一套奖励制度以鼓励研发人员主动提案申请专利。根据《专利法实施细则》第七十四条规定：“被授予专利权的国有企业事业单位应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。”该制度应该针对不同情况作出不同规定。 4.实验室管理制度 该制度主要是对专利研发过程的管理，包括实验室资料保管、研究情况保密等。这部分有相当内容广义上属于企业商业秘密保护的范畴。 5.商业秘密管理制度 发明创造在获得专利权之前，只能作为企业商业秘密进行保护。从客体看，包括人员管理、文件管理、媒介物管理；从时间段看，包括研发阶段的保密、专利申请前的保密、专利申请过程中的保密。这部分商业秘密管理和纯粹以商业秘密作为知识产权保护途径有着本质区别，后者我们将在以下的章节讲到。 6．专利权运营管理制度 专利最终转化为经济利益，一种是通过企业自身实施专利生产，另一种则通过专利运营。包括专利授权、技术合作、专利权转让、专利权质押、专利权权利金运用办法、技术移转制度等。专利权运营和法律关系密切，多数的运营方式都属于法律规则的具体运用，该部分是法律风险较容易发生的领域。 7．专利权法律危机处理办法 防范专利法律风险是所有企业的愿望，但一旦发生法律风险或法律危机，必须有相应的快速反应机制，确保企业妥善解决风险或危机。一般而言，应当建立专利侵权安全保证金制度、专利权危机预警制度、侵权处理办法等，包括企业积极维权，也包括企业被动应诉。 8．专利权维护办法 根据专利法实施细则有关规定，在每项专利年度期限届满前，即申请日前一个月内，应及时向中国专利局缴纳年费。当然，专利权维护远不止维持专利有效，包括专利后续研究、及时申请补充性保护专利等。 9．知识产权稽核制度 这部分制度与企业资产管理制度应当相互衔接，专利作为企业财富的重要部分，应当随时准确掌握其动态。 (三)专利管理制度与法律风险评估 专利通常被认为是企业知识产权最富有创造性的智力成果，“在现有的法律保护与激励手段中，专利权的取得、维持与保护是企业技术竞争能力得到最为安全、持久、可靠、有效保护的基础性措施”。 从微观层面看，企业多数专利法律风险的产生与企业专利管理制度是否完善有很大关系。专利管理制度的不完善可能导致各种各样的法律风险，如可能导致员工的发明创造无法确定属于职务作品或者非职务作品，专利权属不明的法律风险；再如许可权限多元化极易发生企业对外许可相互冲突，造成违约法律风险，等等。 从宏观层面看，我国企业近年来遭遇国际巨头们的知识产权攻击越来越严重,专利法律风险不仅仅是简单的运用不当或者合同问题，更为宏观的专利战略失误的法律风险给企业造成的损害有时是无法估量的。企业的专利产品需要出口，就应当首先考虑专利申请的国际布局，否则完全有可能出现自己的专利产品到了另一个法域就成了侵权产品的现象。 因此，专利管理制度是否完善是法律风险评估的重要衡量内容之一，包括专利的具体法律风险同样需要结合管理制度衡量风险值。 【标 题】企业商标法律风险 【正 文】 商标是极为重要的无形资产，几乎承载了企业所创造的全部商誉。一位跨国公司的CEO曾经说过，尽管公司拥有多项重大发明专利，但与公司拥有的一件驰名商标相比，公司的任何一项发明专利都是微不足道的，并且全部发明专利的价值之和也比不上该商标的价值。 商标俗称“牌子”，它在日常生活中起着非常重要的区别作用。现代科技的发展，仅凭肉眼识别不同产品的好坏已经非常困难，消费者就借助于商标来判定不同生产者或服务者提供的商品或服务质量的好坏。 随着人们对商标的重视，商标保护和商标法律纠纷逐年增加。在2005年国家工商系统集中开展保护注册商标专用权行动中，共查处商标侵权案件18000多件，其中涉外商标侵权案件2451件，移送司法机关处理案件76件。 一、商标注册及法律风险 商标权，是商标注册人对其注册的商标所享有的权利。商标仅仅作为一种标识并不以注册为条件，但是如果想让商标具有专用权等权利，就必须进行商标注册。 (一)未注册商标及误认标识的法律风险 案例：1999年9月，王守义集团申请注册“十三香”并拥有了商标所有权。当时，同样是生产“十三香”调味品的山东定陶永兴调味品厂向国家商标局提出异议：根据我国商标法的相关规定，“商品(十三香)的通用名称和图形”不能用来注册商标。他们指出“十三香”是13种天然香料研磨而成，“十三”表示原料和成分的组成和数量，“香”表示商品的性质和特点，同“五香粉”一样，“十三香”是调味品的通用名称，不能予以注册。 国家商标局认为：“十三香”不是调味品的通用名称，王守义十三香已有了一定的知名度，具备商标应有的显著性。永兴调味品厂再次提出复审后，国家商标评审委员会下发“十三香”商标异议复审裁定书(2003年第1264号)：“将‘十三香’作为商品通用名称无明确依据”，“‘王守义’和十三香’之间存在密切联系，成为消费者识别调味品的标志，‘十三香’商标理应予以注册”。 后该案经过北京市第一中级人民法院一审和北京市高级人民法院二审，都认定该商标可以注册。2004年4月23日作出终审判决。 这意味着全国有几千家生产“十三香”的企业都不能在产品上使用“十三香”标识。 我国商标保护采用注册原则，未经注册的商标不具有专属权利。被他人使用时，无法进行权利保护。而且当他人抢先注册后，还可能面临着企业将不能继续使用商标或标识的风险。该法律风险造成的损害不仅是企业投入的各种品牌建设付之东流，而且企业重新树立品牌需要大量的费用投入。因此，被他人抢注商标的法律风险属于企业的高风险。 法律禁止将通用名称注册为商标。不少行业都有本行业通行的一些说法，而这些说法从商标注册角度看并不属于通用名称。企业在使用某些名称时，特别是已经具有一定通用性的名称作为标识，应当仔细甄别其是否属于通用名称，能否注册商标。误认标识为不能注册商标的通用名称，将贻误企业申请商标注册，而且这种误认的法律风险对企业经营者属于隐性法律风险，在实际产生法律危机之前很难重新识别法律风险。 (二)未充分行使商标申请权利的法律风险 案例：1994年，云南红河光明股份有限公司(以下简称云南红河)申请注册“红河”商标，工商局以“县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名，不得作为商标”为由拒绝。后公司转而注册“滇泉”商标。1997年,黑龙江省大兴安岭北齐神保健品有限公司顺利注册了“红河”啤酒、饮料类商标，2000年11月，将“红河”商标转让给了山东省济南红河饮料制剂经营部(以下简称济南红河)。几个月后，济南红河以云南红河生产的“滇泉”牌啤酒侵犯了其“红河”商标专用权为由，向工商局投诉，并向法院起诉，要求赔偿损失499万元。 云南红河遂向商标局要求撤销“红河”商标，2002年9月，商评委维持“红河”商标有效。云南红河起诉商标局，经两级法院判决，均败诉。 云南红河已经提出了商标申请，而在申请被驳回后，没有按照商标法规定用尽全力，导致了主张赔偿不力。 根据商标审查的结果不同，各国法律都规定了严密的审查程序。我国商标法规定了两审终审制。第一审由商标局审查。商标局认为申请人提出的商标注册申请的实质内容不符合商标法规定，作出驳回商标申请的通知。申请人对于商标标局驳回申请的理由和引证的法律条款，没有不同意见的，商标局的审查结果即为终结。如果申请人不服商标局的驳回理由和法律依据，则可以工商行政管理局商标评审委员会申请复审。 (三)商标申请战略及法律风险 商标战略是制定者为了本身的长远利益和发展，运用商标制度提供的法律保护，在非技术性因素竞争和市场竞争中谋求最大经济利益，并保持自己非技术竞争能力优势的整体性战略观念与谋略战术的集成总和体。商标申请战略作为商标战略的分支，是为了实现商标战略的整体目标，在商标申请活动中，根据实际需要综合考虑不同的商标注册时间、申请类别、商标文字和图形等因素的影响，确定申请方案的总和体。 1.注册商标时间安排及法律风险 案例：1997年9月7日，北京市国美电器总公司向国家工商行政管理局申请注册了“国美电器”商标(其中“电器”放弃专用权)，注册有效期限自1997月7日至2007年9月6日止。1998年4月成立北京国美电器有限公司，现在已经发展成为从事家电零售连锁经营的全国知名企业。 商标从申请到核准注册，一般需要较长时间，从各国规定来看，短的需要一年左右时间，长的需要几年时间。不少企业创立品牌时，往往采取先投放市场，据据实际市场效果再决定是否注册商标。随着企业品牌知名度的上升，被他人抢注的法律风险日益增强。另外商标注册周期较长，企业从申请到获得注册商标过程中，可能由于商标在社会的实际使用，而被他人仿冒、恶意注册类似商标等。由于此时企业仍不具有商标专用权，无法禁止他人行为、商标被恶意行为淡化的法律风险显而易见。 2.缺乏防御性商标注册的法律风险 案例：1997年7月至2002年5月，北京国美电器有限公司先后从北京市国美电器总公司受让或者自己申请了“国美电器”、“国美”、“GOME”、“GUOMEI”文字和图形商标，核定服务项目涉及9个类别，涉案商标使用范围广泛。这些商标申请中，多数商标并不实际使用，而仅仅是限制他人注册类似商标。 缺乏防御性商标注册的法律风险主要有： (1)近似或类似商标被他人抢注的法律风险。在同一类别的商品中，存在多个近似以或类似的商标，将接直导致商标权淡化。虽然法律规定不得注册与他人注册商标相混淆的商标，但法律规定的混淆比通常理解的类似或近似更为狭窄，这使商标淡化的法律风险客观存在。 (2)相同商标在不同类别被抢注的法律风险。商标法里，只有驰名商标能够跨类别限制他人的商标注册；而驰名商标的认定是复杂的，多数商标在获得驰名商标认定前，已经具有较高的知名度。他人在其他类别注册相同名称商标，会导致企业商标权淡化，不仅影响企业形象，而且还限制了企业跨行业发展。另外商标在不同类别归属多个法律主体，该商标则很难再获得驰名商标认定。在缺乏防御性商标注册的法律风险中，该风险比类似或近似商标的法律风险更为严重，甚至可能直接导致企业整个品牌战略的失败。 二、商标合同法律风险 从法律意义上讲，能够转让的和许可他人使用的都限于权利。我们通常意义的卖东西，实质上从法律上讲，是转让所有权。因此，在商标转让和许可使用中，标的物应当是商标权。所以商标转让和商标许可使用前提条件就是注册商标。 (一)商标权转让 1．商标转让手续及法律风险 转让形式有两种，一为合同转让；二为继承转让。无论何种转让都必须依法办理转让手续。转让商标必须办理有关手续．如果未办理，属于自行转让商标的行为，按照商标法的相关规定，将受到行政处罚。 办理商标转让申请须向商标局提交以下文件： (1)转让人和受让人签订的《商标权转让协议》； (2)《商标转让申请书》一份，申请书上应加盖申请人及受让人的印章； (3)商标转让申请手续通常由受让人办理，受让人应当提供有效证件的复印件。如果委托他人办理，应当有受让人加盖公章的《商标转让委托书》； (4)受让人《营业执照》的复印件； (5)按规定缴纳商标转让申请等费用。 2．商标转让合同法律风险 关于合同法律风险及其特征，我们已经在第五章较为详细地讲述了，商标转让合同存在同样的法律风险，在评估时也常将这些风险并入合同法律风险进行评估。企业在整个经营期间涉及商标转让事项顶多两三次，商标转让合同特殊性带来一些特殊的法律风险，以下对企业经营者容易忽视但较为严重的法律风险予以说明。 (1)防御性商标转让及法律风险 企业为保护自己的商标常常注册类似的防御性商标，这些商标并不实际投入使用。而商标转让涉及的商标多数属于实际使用且有一定知名度的商标，多数受让人缺乏对防御性商标的关注。然而这些商标极易导致混淆或者淡化转让的商标，一旦出让人启用原注册的防御性商标，将给受让人造成严重损害。 《商标法实施条例》第二十五条第二款规定：“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”因此这部分商标的受让必须在受让商标时一并考虑，避免出让人事后以此为要挟，索取高额转让价款。 企业在受让商标时，容易忽视防御性商标问题，该法律风险大小与转让的商标情况相关，但两者之间并非简单的成正比或反比函数关系，当商标知名度较低，法律风险同样较低；当商标知名度极高时，由于商标被淡化的法律风险也将降低。另外，防御性商标的数量、归属、有效期限等都是影响法律风险评估的因素。 (2)申请中商标的查询及法律风险 法律规定只考虑了出让人获得的注册商标中类似商标的一并转让，如果转让人尚有其他正在申请的商标与转让的商标构成使用于类似商品上的相同或近似商标的，该如何办理法律没有规定。而普通经营者更难考虑到此类商标的问题，因此产生商标淡化的法律风险将严重影响企业利益。 多数的企业经营者没有涉及商标转让交易，即使涉及商标转让也属于一次性、偶然的交易活动，难以对该交易活动积累经验。因此在商标转让中，企业一般没有采用任何法律风险防范措施，交易是否实际遭遇法律风险完全依赖个别交易是否显示存在法律风险，运气成为主要因素。 (二)商标权许可使用 注册商标的使用许可是指商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。根据商标使用许可合同，被许可人得到的只是一定条件下使用该注册商标的权利，注册商标的所有权仍然属于注册人。 1．商标许可形式及法律风险 商标许可基本形式包括独占使用、独家使用和普通使用三种。独占使用许可形式，是指许可人将注册商标的使用权授予一家被许可人，在商标使用许可合同的存续期间许可人放弃自己依法享有的商标使用权。独家使用许可形式，是指在商标使用许可存续期间，除商标许可人自己使用外，只授予一家许可人使用其注册商标。普通使用许可形式，是指许可人可以将被许可商标许可多家使用，同时商标权人自己也可以使用该商标，这种形式较为普遍。 很多采用加盟连锁经营方式的企业，通常都包括商标许可，其许可形式采用普通使用即将商标提供给若干的加盟商使用，在快速扩大经营的同时迅速提升自身商标的价值。 由于商标本身的创新价值不高，更多体现为具体使用商标企业的商誉和信用，因此若企业希望独占使用，则可能采用洽谈商标转让的方式直接获得商标所有权。正因为这种特点，商标许可与专利许可形式不同，普通使用许可是商标许可中最为常见的形式。