专利侵权案件中被告不侵权抗辩的技巧—王启胜律师

作者：广东鹏杰律师事务所主任  王启胜 专利律师
王启胜律师专注于知识产权法律服务十余年，擅长重大复杂知识产权侵权诉讼代理，擅长知识产权保护和规避设计，常年担任多家企业知识产权法律顾问。执业以来，王启胜律师带领鹏杰所律师团队服务了超过1000家企业和个人客户。

[阅读提示】

通过我代理的邓立昌诉深圳市中天明科技有限公司实用新型专利侵权纠纷案，探讨被告如何进行不侵权抗辩。

【案号】

第一次起诉一审案号：（2013）厦民初字第907号

第二次起诉一审案号：（2014）夏民初字第48号

【案情与裁判】

第一次起诉

2013年8月，原告邓立昌向厦门市中级人民法院起诉被告深圳市中天明科技有限公司（下称被告中天明公司），起诉被告中天明公司侵犯其实用新型“200820102387.1防火门释放器”的专利权，其诉讼请求为：1、判令被告停止生产侵权产品，销毁生产模具以及库存产品，拆除已经安装的侵权产品；2、判令被告赔偿侵权费用100万元人民币；3、判令被告承担本案诉讼费用以及原告为保护专利权而支出的律师费3万元。

我代理被告后，发现被控侵权产品是第三人南昌市欧意利照明有限公司（下称第三人欧意利公司）向被告中天明公司购买的，第三人欧意利公司收到被控侵权产品后再交付给原告，侵权结果发生地在南昌，并不在厦门；另外，虽然原告还提供了被告在厦门的住宅小区“万科金域华府”安装的被控侵权产品的照片，但该证据仅是原告自行拍摄的照片，未进行公证，不具有真实性，因此，该照片证据无法证明被控侵权产品是由被告中天明公司销售和安装的。

于是，我根据上述理由向厦门中院提起管辖权异议，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条规定：“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”，厦门中院采纳了我的意见，裁定驳回原告的起诉。

第二次起诉

2013年12月24日，原告再次向厦门市中院提起诉讼，这次起诉了两家被告：被告一是深圳市中天明科技有限公司（下称被告一中天明公司），被告二是厦门市瑞宁机电设备有限公司（下称被告二瑞宁公司），起诉两被告侵犯其实用新型“200820102387.1防火门释放器”的专利权，其诉讼请求为：1、判令被告一中天明公司停止生产侵权产品，销毁生产模具以及库存产品，拆除已经安装的侵权产品；2、判令被告一中天明公司赔偿侵权费用100万元人民币；3、判令被告二瑞宁公司停止销售侵权产品；4、判令两被告承担本案诉讼费用以及原告为保护专利权而支出的律师费3万元和公证费5000元。

原告在第二次起诉时除了继续使用第一次起诉的证据外，还增加了被告二瑞宁公司，被告二瑞宁公司是被告一中天明公司在厦门的代理销售商，且原告还对厦门住宅小区“万科金域华府”安装的被控侵权产品进行了公证保全，公证书显示公证员对小区安装的被控侵权产品拍摄了照片，但未封安装的存被控侵权产品，被告二瑞宁公司向原告出具证明确认该小区安装的被控侵权产品是其向被告一中天明公司购买并销售给该小区的建设单位。原告在第二次起诉，确实做足了取证工作，还做通了被告二瑞宁公司的工作，在诉讼过程中，被告二瑞宁公司全面配合原告。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第六条：“原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权”，根据该规定，原告第二次在厦门中院同时起诉被告一中天明公司（生产商）和被告二瑞宁公司（销售商），厦门中院是有管辖权的，我分析之后，认为没有必要盲目提出管辖权异议拖延时间，这样也会增加法官的反感，于是不提管辖权异议，直接应诉答辩。

原告在第二次起诉中的主要证据是厦门住宅小区“万科金域华府”安装的被控侵权产品和第三人欧意利公司向被告一中天明公司购买的被控侵权产品。经我分析，这两件证据都不能证明被控侵权产品是被告一中天明公司销售的，理由为：

1、公证员仅对厦门住宅小区“万科金域华府”安装的被控侵权产品进行了拍照，公证书照片上的被控侵权产品虽然显示有被告一的信息，但不排除是原告或其他人自行粘贴上去的标贴，且公证书上的照片仅能看到被控侵权产品的外部形状，无法看到被控侵权产品的内部结构，无法判定被控侵权产品的技术方案落入涉案专利的保护范围；

2、第三人欧意利公司在收取被控侵权产品时并未进行公证收货，且未将被控侵权产品封存就转交给原告，在此过程中，第三人欧意利公司和原告都有可能对被控侵权产品进行了更换或改动，因此，无法证明被控侵权产品确定无疑地来自于被告一中天明公司。

3、第三人欧意利公司提供的出库单上并无被告一中天明公司的印章，且该出库单上签字的相关人员的身份也无法证明与被告一中天明公司有关联。

4、第三人欧意利公司提供的快递单上的记载的收件人为徐大忠，而原告也未提供证据证明徐大忠与第三人欧意利公司也何关联。

开庭时，我对厦门住宅小区“万科金域华府”安装的被控侵权产品和第三人欧意利公司向被告一中天明公司购买的被控侵权产品进行质证并陈述上述理由，厦门中院未采纳我的质证意见，直接认定厦门住宅小区“万科金域华府”安装的被控侵权产品和第三人欧意利公司提供的被控侵权产品就是被告一中天明公司生产的和销售的，并让原被告双方代理律师当庭对第三人欧意利公司提供的被控侵权产品进行比对，鉴于原告委托的是厦门当地律师，法官未采纳我的质证意见，虽然意外，但也常见。

其实，在开庭之前，我就预感到法官会认可厦门住宅小区“万科金域华府”安装的被控侵权产品和第三人欧意利公司提供的被控侵权产品是被告一中天明公司生产和销售的，毕竟原告在其所在地法院起诉外地的被告具有很多优势。我开庭前就已经与被告一中天明公司的技术负责人将被控侵权产品与原告专利进行了详细的比对分析，认为被控侵权产品与原告专利权利要求1存在以下区别：1、被控侵权产品采用的是一个链轮和一个链条的驱动机构，而涉案专利采用的是两个钢丝轮和两个钢丝绳；2、被控侵权产品未采用涉案专利权利权利要求1中的技术特征“一弹簧抵顶于挡块与槽壁间”。

由于原告在开庭时未带拆卸工具，原告和法官正在发愁如何拆卸被控侵权产品时，我向法官提出建议：拆卸被控侵权产品费时费力，为提高庭审效率，我方当庭提供被控侵权产品的图纸，如果原告认可，就不用拆卸被控侵权产品，直接拿被控侵权产品图的图纸与涉案专利进行比对。法官觉得我说的有理，就问原告被控侵权产品与我提供的图纸是否一致，原告当事人仔细看了之后确认被控侵权产品与我提供的图纸完全一致。于是，法官决定让双方拿我方提供的被控侵权产品的图纸与涉案专利进行比对。在比对时，我先明确声明只是将被控侵权产品的图纸与涉案专利进行比对，但并不意味着我确认被控侵权产品来自于被告一中天明公司。

被告一提供的被控侵权产品的图纸如图1-图4：

图1

图2

图3

图4

涉案专利ZL200820102387.1权利要求1的技术方案为：

1、防火门释放器，包括固定于底座上的棘轮棘爪控制机构、链轮机构及电磁铁传动结构，其特征在于所述的:

棘轮棘爪控制机构:其棘轮内部具有一凹槽，一挡块枢设于凹槽的枢设部，一弹簧抵顶于档块与槽壁间;轮轴上凹设一与挡块相匹配卡设的卡制槽，防火门传动杆连接轮轴;棘爪枢设于底座上;

链轮机构:其包括一组设置于棘轮左右两侧并且与棘轮同轴的钢丝轮，一钢丝绳两端固定绕接于钢丝轮上，其中部绕于一滑块上，该滑块滑设于一导向槽内，另设一闭门弹簧抵顶于导向槽端部及滑块间;

电磁铁传动结构:包括一连接电磁铁的拉杆，拉杆另一端枢接棘爪。

原告比对观点：在庭审比对分析过程中，原告代理律师认为被控侵权产品的弧形凸起41相当于权利要求1中的凹槽，四方孔42相当于权利要求1中的卡制槽，限位柱3相当于权利要求1中的挡块，三角形平板9（摆臂）相当于权利要求1中的钢丝轮，原告认为属于等同侵权。

被告比对观点：被控侵权产品的技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围，不侵权，理由如下：

1、请参见图1-图4，被控侵权产品的弧形凸起41是设在转动片4的两端，不是设在棘轮1上，转动片4和棘轮1是彼此独立的两个部件，弧形凸起41的作用是与限位柱3配合，来对转动片4进行限位。而权利要求1中的凹槽是设在棘轮内部，凹槽和棘轮属于同一个部件，凹槽的作用是用于放置挡块和弹簧。通过比较可知，被控侵权产品的弧形凸起41与权利要求1中的凹槽，两者的结构、位置和作用完全不同，因此，两者既不相同，也不等同。

2、被控侵权产品的四方孔42开设在转动片4的中部，四方孔42的作用是与轮轴5前端的四棱柱结构51配合，将转动片4和轮轴5固定在一起，实现转动片4随轮轴5一起转动。而权利要求1中的卡制槽是开设在轮轴上，在弹簧的作用下，挡块可以卡入卡制槽，也可以从卡制槽脱离出来，在有火警时挡块卡入卡制槽，实现棘轮带动轮轴一起逆时针转动来关闭防火门，当无火警时挡块脱离卡制槽，实现轮轴随门扇自由转动（详见专利说明书最后两段）。通过比较可知，被控侵权产品的四方孔42与权利要求1中的卡制槽，两者的结构、位置和作用完全不同，因此，两者既不相同，也不等同。

3、被控侵权产品的限位柱3设在圆环2内的偏心位置，限位柱3的作用是对转动片4的正转和反转进行限位。权利要求1中的挡块是设在棘轮内部的凹槽内，挡块与弹簧配合，在弹簧弹力的作用下，使挡块卡入卡制槽或脱离卡制槽。通过比较可知，被控侵权产品的限位柱3与权利要求1中的挡块，两者的结构、位置和作用完全不同，因此，两者既不相同，也不等同。

4、被控侵权产品的平板9（摆臂）设在棘轮1的一侧，平板9为三角形，平板9与链条10固定连接，平板9通过链条10来拉动滑块11，使滑块11压缩弹簧13。权利要求1中的钢丝轮有两个，设于棘轮左右两侧，钢丝轮为圆形，钢丝轮通过钢丝绳来拉动滑块，使滑块压缩闭门弹簧。通过比较可知，虽然被控侵权产品的平板9与权利要求1中的钢丝轮所起的作用相同，但由于两者的结构和位置不同，平板9为三角形的摆臂机构，其重量轻，传动效果远好于钢丝轮，因此，两者既不相同，也不等同。

综上所述，被控侵权产品的弧形凸起41与权利要求1中的凹槽，四方孔42与权利要求1中的卡制槽，限位柱3与权利要求1中的挡块，三角形平板9（摆臂）与权利要求1中的钢丝轮，既不相同，也不等同，因此，被控侵权产品的棘轮棘爪控制机构和链轮机构，与权利要求1中的棘轮棘爪控制机构和链轮机构，既不相同，也不等同；另外，原告在庭审过程中也承认，被控侵权产品没有权利要求1中的技术特征“一弹簧抵顶于挡块与槽壁之间”；因此， 根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定，被控侵权产品的技术方案未落入权利要求1的保护范围，不构成侵权。

最终，我方收到厦门中院的判决书，判决驳回原告全部诉讼请求，且法官在判决书中采纳了我关于不侵权的理由，判决结果还是令人十分欣慰的。

【律师评述】

本案是一起典型的专利侵权诉讼案件，本案主要涉及两个问题：一、法院是否有管辖权。二、如何认定被控侵权产品是否被告生产和销售的。三、如何在当庭技术比对时不用拆卸被控侵权产品。

一、关于法院是否有管辖权

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条规定：“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”，通过快递发货的侵权产品，收货地址会认为是侵权结果发生地，那么根据该规定，原告就可在收货所在地法院提起专利诉讼了，但这势必会出现“拉管辖”的问题，这样原告可以在任何地方起诉被告，只要让被告将被控侵权产品寄到想要提起诉讼的法院所在地即可。这一问题虽然存在很多争议，但现在法院得做法都已明确，对于邮购被控侵权产品的专利诉讼案件，原告不能向收货地法院提起诉讼。

另外，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第六条：“原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权”，根据该规定，原告想在当地法院起诉外地的被告，那就必须将当地的销售商一起起诉，这样当地法院才有管辖权。

二、如何认定被控侵权产品是否被告生产和销售的

原告举证证明被控侵权产品是被告生产和销售的，这是专利诉讼中原告最重要的工作，很多原告当事人自行购买或通过第三人购买被控侵权产品，实践中都不会被法院采纳，因为这种取证方式获得的被控侵权产品存在更换或改动的可能，很难保证被控侵权产品确定无疑地来自于被告，因此，实践中基本上都采用公证取证。

本案中，厦门住宅小区“万科金域华府”安装的被控侵权产品，公证员仅拍摄了被控侵权产品的图片，无法看到被控侵权产品的内部结构，即使公证员封存了被控侵权产品，在原告未提供建设单位的采购合同、送货单、付款记录等证据的情况下，也无法证明被控侵权产品确定无疑地来自于被告一中天明公司。第三人欧意利公司向被告一中天明公司购买的被控侵权产品，既没有做收货公证，也没有封存被控侵权产品，在第三人欧意利公司转交给原告的过程中，很容易更换或改动被控侵权产品，且第三人欧意利公司提供的其他证据也无法形成一个完整的证据链。

三、如何在当庭技术比对时不用拆卸被控侵权产品

当庭技术比对，基本上都是要拆卸被控侵权产品与涉案专利进行比对，或者由法院委托鉴定机构鉴定被控侵权产品是否侵权，鉴定费往往十分昂贵，很多原告都承担不起这么高的诉讼成本，如果被告败诉的话，鉴定费对被告的负担也会很大。因此，对于能够拆卸进行比对的产品，实践中都是当庭拆卸比对的。但是对于复杂的产品，拆卸费时费力，且有的产品拆卸后还无法展示工作原理，很难进行比对。对于这种情况，我的经验是，由原告或被告提供被控侵权产品的图纸，只要对方认可，就可以直接拿图纸与涉案专利进行比对了，这样大大提高了庭审效率，而且比对也十分准确，法官也很容易判定。

结合到本案，如果我方不提供被控侵权产品的图纸，原告因没有带拆卸工具，当庭就无法比对了，那就得再次开庭进行比对了，这势必也增加了律师的诉讼成本。另外，由于该产品为防火门释放器，产品内部结构比较复杂，拿产品实物与涉案专利进行比对，也十分费劲，法官也很难看懂，也不利于法官认定是否侵权。

为了保证案件胜诉，我方还提起了专利无效宣告，虽然没有无效掉涉案专利，但也是争取胜诉的手段之一。

被告一中天明公司代理人：广东鹏杰律师事务所 王启胜