20121018《专利审查指南实务》--何越峰录音整理（深圳）——优先权

关于转让证明，不用多说，只要先后申请的申请人部分不一致，那就应当提供转让证明。我们用的一个词，是要转让证明。实际上你提交的证明，不是转让证明，这个也是允许的。很多代理机构对此很纠结，比如说一个外国的专利在美国申请的时候申请人是a和b，到中国来申请的时候，提供了一个b的放弃权利的声明，到中国来，只就美国申请的一部分提出了申请，那么b就认为这部分我没贡献，我只对美国的那一部分有贡献，提出了放弃声明。这个放弃声明不是转让声明，我们也是接受的。其他类似的情形，只要证明权利的合法移转就是可以的。所以这一点，坦率的说，专利局的审查员的审查标准不是很一致，所以你们在这种不一致的情况下，你们可以通过意见陈述，或通过专利投诉平台来投诉。我这是把权威的规定告诉大家，所谓的转让是一种泛称，而不是绝对的转让。

优先权要求的权利的恢复，也是一个比较重要的制度，大家会因为这样那样的原因，导致优先权视为未要求，这样的比例还蛮高的，不管是外国优先权、本国优先权都有这样的情况，那这里就简单的说一下。我刚才提到，有这样一种情况下，你的优先权会视为未要求，当然我说的是补正的机会给你之后，你还没有补正的。一个是在后申请的时间，没有在优先权的期限内，比如说13个月14个月之后你再提交优先权申请，再怎么顺延、节假日再怎么顺延，都不会顺延到这么晚。9026aaaa第二种情况，在申请的时候没有提出优先权声明。第三种，提出了，但是三项有关的事项全部都写错。第四种是没有在规定的期限内提交优先权文件的副本。第五种是该交但是没有交转让的证明材料。第六种是没有按照规定足额缴纳优先权要求费。这些情况下，后三种都是有机会再利用权利恢复程序恢复的。具体的讲，在《审查指南》中，规定了这这几种情形，前三种都说过了，这里就不在重复了。第四种稍微特殊一点，这里再说一下，你提交了一个分案申请，你在分案申请的请求书下面，填写了一个母案申请的申请号，就意味着你的这个申请是准备做分案的，经过审查，你的分案申请成立了。你在优先权里面忘了写你应该享有的优先权的数据，没关系，还可以补正。只要你的母案申请的优先权是成立的，你的分案申请，即使请求书没有写有关的数据，仍然可以通过权利恢复的程序，来得到这个优先权，享有优先权。这是一个比较特殊的情况，相反，其他的情况我们就一概不允许利用恢复程序得到优先权。关于优先权要求恢复，所有的内容，都在指南第一部分第一章6.2.5之中，由于是相对06版指南新修改的内容，所以我把他标红了，你们下去之后，可以找到有关的内容。我顺便提一下，因为指南中摘录的这些内容，因为你们都有指南，我就在讲义中没有都给你们，你在下去以后会找到有关的内容，我在片子上有。

下面讲一下有关优先权的特殊的制度设计，多项优先权和部分优先权，R32规定，申请人在一件申请中，可以要求一项或一项以上的外国优先权或本国优先权，这个制度就叫做多项优先权。很多新入行的朋友不太理解这是怎么回事，其实很简单，比如说你的权利要求有1、2、3、4、5项权利要求，这5项权利要求，就可以分别要求一项外国在先申请的优先权，可以有5项优先权基础，这就叫做多项优先权。为什么会出现这种情况呢？这个也不难理解，比如说日本，日本对于一件申请中权利要求的数量是有限制的，实用新型甚至就不允许出现多项发明，他贯彻的是一申请一发明的这样一个原则，所以在国外，很多同一构思下的发明，就被迫拆成了多件发明，在国外体现为不同的申请。到中国来呢，我们单一性要求比较宽，我们允许把同一构思下的多项发明整合在一件申请中，到中国来合案，一合案就出现了多项优先权，这个不难理解。享有要求多项优先权的情况下，比较容易发生错误是什么？是怎么计算这个期限，如果是多项优先权都是同一天，这个就不用说了，如果是哩哩啦啦先后几项优先权，到中国来以后，所有的期限的起算，都是从他最早的优先权日期限起算。有的时候申请人会发现自己耽误了某个期限，这个时候可以采取去掉或放弃掉某个优先权的方式，把相关的期限往后移，把最早的优先权放弃，当然这个前提是不影响你这个发明创造获得专利权。

什么叫部分优先权，这个听起来可能不太容易理解真实的含义，这是这个意思，比如说在中国申请，权利要求有10个，1-5要求了一个在先申请的优先权，6-10没有要求任何优先权，这就叫部分优先权，不是所有的权利要求都享有优先权，对我们的流程部门来说，当做一起的来审，你这个优先权是不是成立，是不是符合条件。这个一旦成立之后，到了后续的实审程序，实审员区别对待，换句话讲，我刚才的例子里面，权利要求1-5享受了优先权，实审就会以优先权日为界限，选择现有技术，评价可专利性，但是没有要求优先权的权6-10，就会以中国的申请日为时间界限，选择现有技术来评价。所以得出来的评价是不一样的，作为代理机构来说，也应当充分认识和理解这一点。我不知在座的有没有考试的人，关于第三张卷子，我们设计了一个考试模板，考试题型，就是让你挑审查员驳回决定的错。我们试做了一下，发现我们的审查员都发现不出来这个错，其中有一个错就是部分优先权选择现有技术的时候，忘记了，我们故意的留了个陷阱，都采用了优先权来评价，实际上一些权利要求应当是用申请日选择现有技术来评价，顺便说一下，不算漏题。

优先权要求，是可以撤回的，这个好多代理机构居然不知道，怎么发生这个情况呢？优先权撤回怎么办呢？你提出了一项或几项优先权，你在审查程序中，可以部分或全部优先权都撤回，这种撤回他的真实价值在哪。我不知道你们所里面有没有用过这个制度的。大家知道R24里面规定，如果涉及到生物材料保藏，我们你那个保藏必须在优先权日以前完成，但是很多的外国国家，比如说美国、欧洲，都没有这个要求，美国是允许申请人在申请日后4个月内完成生物材料的保藏，对于中国来说，如果是在申请日后来完成的，那么就不满足我们这个优先权日之前保藏的要求，因此这种情况下申请人就要取舍了，如果他生物保藏视为未提出，就影响到他充分公开，整个申请可能就会不被授权。那么这个时候想让中国承认保藏，就放弃优先权，放弃优先权了，把他撤回。一撤回之后，就从申请日起考察他的生物保藏时间。那么这里面是要冒一点风险的，你要确信从优先权日到申请日期间没有别人公开了你的申请或现有技术出现，但总好过申请未充分公开吧。未充分公开是一棒子就打死了，放弃优先权是还有一线希望，指望别人没有把这个技术公开，还能获得专利权。所以这里就是说，优先权被撤回的，使用的比较多的就是和生物保藏捆绑在一起，那么一旦优先权要求撤回，已经执行的期限就不再回溯了，比如说有最早的优先权日起，你的实审期限已经用过了，不会因为你的优先权撤回了，再给你计算实审期限。已经执行过的期限，就不会往回捯了，但是没有执行的期限，就按照新的中国实际申请日来计算，是这样一套制度。那么优先权的效力，外国优先权，对于在先申请是没有任何的影响，优先权成立与否对在先申请是没有任何影响，这一点对本国优先权来说的，不管是视为撤回还是驳回，这些对在先申请都不会产生效力。但对于在后申请是有影响的，会产生一系列的程序效力和实体效力。

概括的讲，中国的港澳台申请人到大陆来申请，如果要港澳台在先申请的优先权，现在都是成立的，但因为这种优先权肯定我们不能称之为外国优先权，又不是A29.2规定的本国优先权，所以起了特殊的名字，叫港澳台优先权。大家只能通过一些公告看到有关的规定，甚至在《审查指南》中都看不到。这也是中国的特殊国情，有些事情能说不能做，有些事情能做不能说。关于港澳台优先权，其实他的道理很简单。大家知道港澳回归中国的时候，我们所制定的基本法，只说中央政府代两个特区形式国防和外交的权利，至于民事、行政和诸多领域，两个特区政府是有独立的立法权和执法权的。专利制度也是这样，港澳有自己的专利制度，台湾也有自己的专利制度，这就存在了一个港澳台在先申请和大陆申请之间的关系问题。港澳从97、99年起，我们就承认，这一点一点儿问题都没有，台湾地区从去年开始互相承认对方的在先申请的优先权，这里先把来历说一下。