20121018《专利审查指南实务》--何越峰录音整理（深圳）——优先权

下面咱就讲讲优先权。
在初审中发现问题最多的就是涉及优先权的问题。优先权制度在中国的专利审查制度中占据了重要的地位，这个重要不仅是说他涉及的程序很复杂，而且涉及的种类非常多，在全世界也是无出其右。因为中国有一个大陆，还有一个两岸，还有一个港澳台，因此在优先权设计和处理上要比其他国家复杂一些。我们先说一下优先权制度的产生，他并不是中国专利法中首次规定的，他实际上是源于1883年《保护工业产权巴黎公约》。我们在做的很多朋友，考代理人的时候，第二张卷子都考过巴黎公约和trips协议，从中你们能知道保护工业产权巴黎公约建立了3大原则，所谓的专利独立性原则，就是哪一国授权，他的保护就是由哪一国负责，换句话说这种保护不会越出授权的国家和行政区域，第二个原则是国民待遇原则，之所以有了这一原则，所以跟中国建立了外交关系，或共同参加了一些公约，比如世贸条约、巴黎公约、trips或WTO的这样一些国家和地区就可以在中国提出申请并得到同等待遇的保护。第三个就是优先权原则，巴黎公约3大原则之一的，为实现跨国申请和保护的奠定了程序性的基础，而在后来的很多国际条约，包括大家熟悉的pct以及世贸的trips协议中，都再次肯定了优先权制度，所以现在世界各国都引入了优先权制度。

对于咱们中国，我们把他分成了5类，所以大家在学习和掌握的时候，你要从5类优先权来理解，他们都有一些很微妙的差别：最常用的是外国优先权，这是A29.1规定的；第二个是港澳台优先权，因为港澳台不是外国，但又不适用本国优先权，他是一种特殊的，港澳和台湾制度设计，又有些许的差异，我后面会讲到；第三种也是比较多的，本国优先权；第四种是pct国际阶段的优先权；第五种在国家阶段的优先权。关于他们的区别，后面会逐渐的展开，这里做一个概述。

我们先来看看外国优先权：首先看适用的情形，A29.1做了一个非常完备的规定，提出了一些享受外国优先权的条件，实际上我们又把这些情形简称为巴黎公约途径，这样图看起来可能更容易理解一些，也就是说，一个申请人在本国递交了一件在先申请，这个在先申请可以是国家申请，也可以是pct新申请，然后基于这件新申请，在12个月内（这是指的发明或实用新型）或者6个月内（这是指的外观设计）然后才在其他国家进行申请。比如说在先申请在美国提出，而后向中国局、日本局或者法国局提出在后申请，称之为巴黎公约途径，所以他相对的是pct。所以我们在描述外国申请的时候，是用这两个术语来描述的，大家一说，就习惯了什么意思。在巴黎公约途径下，这样一个优先权概念的引入还有一些新的概念的引入，比如说在先申请，在后申请，而在先申请在本国有申请日的，我们称只为外国申请，而对于在后申请而言，外国申请日被称为优先权日。而这个在后申请，当然在我们现在的语境下，指的就是中国申请，他有中国申请日。所以大家要特别注意，所以优先权日跟在后申请本身没有什么关系。这个优先权日是指着在后申请本身说的，在先申请的外国申请是在后申请的优先权日。这个概念先建立起来，然后才能理解很多的制度设计。在先申请是有一些规定，他必须是首次申请，这个首次申请的含义，不是说一定要求在权利要求书里面要求保护才是首次申请。例如一份美国申请，在说明书里面记载了方案a和方案b，在他权利要求里面只要求保护了a，到中国70：49aaaa来他的权利要求要求保护方案a和b这是允许的，但是如果这个美国申请到中国来，也是只要求保护了a，这个时候再提一件申请，以中国的申请为优先权基础，说我要求保护b，这是不行的。因为中国申请不是首次提出这个方案的申请，所以说，我们说是不是首次，不是以权利要求要不要求保护为判断依据的，而是以说明书是否记载为依据的，这是首次。

第二是正规国家申请，正规国家申请在世界各国都没有什么大的问题，但是在美国有点问题，美国有临时申请制度的，如果临时申请后来被申请人转化成了正规申请，比如说他一年之内提出了正式申请，或利用继续或者部分继续申请，变成了正规国家申请，那么临时申请的提交日，比如说美国申请的申请日，我们是认可的，以临时申请的提交日，作为在后在中国申请的优先权日。还要说一点，这首次申请，可以是一件国际申请，我有的时候接到电话，代理机构会问，有个外国客户，他有一件pct申请，但是他不想通过pct进入，他想以pct为基础，向中国提一件发明专利申请，可以不可以？这是可以的，当然，那件国际申请本身不能够享受优先权，必须首次，是个新申请。那么在先申请的来源地，既然是巴黎公约途径，所有巴黎公约的成员国，来的在先申请我都接受。但是还有个扩展，除了巴黎公约成员国，那么是世贸的成员方，我们也接受。不是巴黎公约成员国，但是世贸的成员方，在先申请我们也接受，也可以承认他的优先权。

第三个是申请种类，外国优先权是适用于3种专利申请，这一点跟本国优先权是最大的区别。发明实用新型外观设计都可以享有外国优先权，只不过期限稍有区别，外观设计是6个月，发明实用和新型是12个月。申请人，这个很有意思，我们在判断优先权是否成立的时候，外国优先权是不判断申请人的国籍国和居所国，跟在先申请是不是一致的，这点是没有要求。对于在后申请，在申请种类上，我们允许发明和实用新型交换种类，当然外观设计没有什么可以交换的。同事还要注意，外观设计与发明和实用新型之间是不能交换的。比如说在国外申请外观设计，在中国来要求实用新型，这个不行，在外国申请实用新型，在中国来提出外观设计申请，这个也不行。但是在后申请的申请人，我们却对他有要求了，尽管对在先申请的国籍国所属国没有要求，但是一旦提出在后申请，并且要求优先权，就要求先、后申请的申请人必须相同，但是这种相同，是我们法律规定上的一种简洁，不是说不允许发生变化，是允许发生变化的。我们说的相同，是一种基本相同，一旦有变化，就需要提交优先权的转让证明，或权利放弃证明，总之证明这种权利的转让和变化是合法的。什么叫不同，原来是ab，那么变成了a或者b，这也叫不同，部分相同也叫不同。如果ab变成cd，这是大家所理解的绝对不同。这些情况下，都需要提供相关的证明，这些细节在《审查指南》规定的比较琐碎，时间原因我在这里不再展开讲了。提出期限，我刚才已经反复说过多少次了，这个12个月和6个月被称为优先权期限，这个优先权期限是不允许耽误的。不允许耽误的含义，是在法律上，过了一天你还要优先权，比如说12个月零1天或零2天，你还要优先权，这个肯定是不会被承认的。但是大家7538aaaa不要混淆，这个期限是可以顺延的。比如说一件美国的专利申请，是在去年的10月2日在美国提出的，那么今年他在中国来，提一件中国专利申请，他在今年10月2日以前提出，一点儿问题都没有，10月2日当天提，也没问题，但是专利局和代办处都放假了，我们知道国庆是长假，这个优先权期限是可以往后顺延的，换句话讲，在10月8日再提交这件中国专利申请，优先权同样是成立的，但10月9日不行，超过了优先权的期限，而8日就行，虽然过了12个月，但是这是顺延，也不意味着允许你超过优先权期限。

那么发明主题，我们要求是主题完全一致，这个一致，我们已经讲到了，对先后申请的比较对象是不一样的，我们是用在后申请的权利要求和在先申请的全文来比较，你要在先申请的全文包括全了在后的中国申请中优先权的权利要求内容，这个优先权就认为主题是一致的。但是特别注意，我们在判断这个主题的时候，是比较严格的。比如说你的在先申请中要求保护一种用铜做的茶壶，你的在后申请中把这个权利要求改成用金属制成的，那这个优先权是不成立的。所以我们对发明主题的判断跟新颖性的判断是稍有区别的，具体的规定在《审查指南》第二部分之中是有明确规定的，我这里就不再讲了。