读书笔记：如何做专利清查-问题清单

阅读书目：《专利工程》第10章 “通过专利清查避免侵权诉讼”

• 应当查什么？

  
  

• 应当在哪些国家进行清查检索？

  
  

• 应当在何时进行清查检索？

  
  

S1: 我们的产品需要进行专利清查吗？

Q11: 竞争对手在预期市场中是否存在类似产品？

是。→ 支持清查否。→ 可以考虑不清查（清查性价比不高）           可以考虑清查（例如，特定情况下（IPO）公司愿意支付较高的成本）

• 就该产品，公司和哪些企业签订了损失补偿协议，这些企业的财务资源足够雄厚吗？
  
• 补偿协议具体的条款是如何规定的，具有足够的保护性吗？
  

S2: 需要在哪些国家范围内进行清查？

Q21：该产品的目标市场是哪些国家？

Q22：该产品计划在哪里生产？
对于一个连基本的专利制度都尚未建立的国家，即使是作为目标市场出现，也不必成为清查的对象。因此，在确定相关国家后，对每个国家还需要进一步关注以下问题：

• 该国家范围内，有效专利情况如何？例如：
  
  
  
  • 在该国，有多少相关领域有效专利？
    
  • 竞争对手是否在该国是否有专利布局？
    
• 该国家范围内，专利诉讼环境如何？例如：
  
  
  
  • 是否专利诉讼比较频繁？
    
  • 是否存在惩罚性赔偿？
    
  • 诉讼结果，一般倾向于原告还是被告？
    
  • 专利流氓是否盛行？
    
• 同类产品，历史诉讼情况如何？例如：
  
  
  
  • 同类产品是否有过专利诉讼？
    
  • 诉讼结果是颁布禁令还是处以损害赔偿，赔偿额多少？
    

S3: 需要在什么时间启动专利清查项目？

早期清查，有助于尽早发现问题，以寻求解决方案（例如，规避设计）。但是，同时也会带来巨大问题。早期产品尚未定型，因此：

• 部分最终未采用的设计没有清查的必要，造成资源浪费
  
• 产品最终确定后还需要再次清查，造成部分工作重复
  

在一些情况下，规避设计成本高或者无规避设计方案，也会造成早期清查并不具备优势。 关于何时开始专利清查，可以通过以下几个问题寻找答案：是。→ 晚期清查。没有改变（规避设计）余地，可以考虑晚期清查，例如在产品上市前再行清查。否。
是。→ 早期清查。对于完全确定的情况，可以考虑早期清查，以保留有规避设计的余地。否。
有。→  继续追问替代方案的相关情况。无。→  晚期清查。
是。→  晚期清查。对于可能变化或者重新设计的情况，需要综合评估改动的成本和清查的成本，一般可以考虑晚期清查。否。
是。→  晚期清查。否。

S4: 需要针对哪些产品特征进行清查？

关于Q42和Q43的问题答案，即构成了待清查产品特征的描述；关于Q44问题的答案，即构成了清查时的重点关注线索。
新产品。→ Q42老产品的新特征。→Q43

S5: 自查或聘请第三方清查，有哪些注意事项？

• 对这项新技术的准确、详细描述
  
  
  
• 你所知的某些可能影响正在开发的产品的专利
  
  
  
• 明确检索范围
  
  
  
  
  • 有效专利和有效的专利申请
    
    
  • 国家范围
    
    

2. 不要和需要（尤其针对美国的情况）

• 不要让公司的工程师/检索人员（非律师）对发现的专利的相关性发表任何（有可能被专利权人得知的）意见
  
  
  
• 需要在“律师”和“必要的雇员”之间进行讨论
  
  
  
• 信件需要有“特权且保密”的声明
  
  

参考阅读书目：

专利工程：构建高价值专利组合与控制市场指南. (美) 唐纳德· S. 雷米. 北京: 知识产权出版社. 2020

文章出处：专利方塘
原文作者：Amy