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一案双申回避职务发明同时做PCT的求教

发布时间:2020.09.03 北京市查看:2336 评论:11

各位大神:问个问题,实际中的故事,大家探讨下,小白多谢大家了!背景:A就职于M公司(无费用减免资格),一般工作,处于职务发明和非职务发明的模糊地段,A和公司目前都无法准确得出该发明是否是职务发明;老A符合费用减免资格;公司目前不知道A的私下行为,但是知道了一定会动手打官司,花了不少钱做实物,成本确实很高,不堪负荷。能省则省。 问题:发明者A,就职于M公司(公司不知情),自行申请了专利(一案双申,目前才3个月),觉得有前途又准备申请PCT(又担心PCT费用高,怕花了钱一场空,单位还出来捣乱,除了美国专利必须发明人,其他国家很吃亏,觉得拖到11个月再申请,可以利用好时间找**人,减少支出),但又担忧公司知道后会和他打官司要回专利(定义为职务发明),作出如下处理,那个方案好,还有哪些改进措施,站在发明者A的立场?如果站在公司立场,面对情况又该怎么办? A的立场,保住专利,省钱,包括转让老A的目的也是省钱,官费,PCT费减还几千块,觉得最好可以放在第11个月申请,可以延缓时间,最大利用优先权,且节省费用,如果找到第三方,可以共同**,减少资金投入,说白了太会算计。 1,发明者A把实用新型和发明专利的申请权,都转移给自己的父亲老A,在用老A的名义申请PCT;好处是公司即便知道此发明,也很难做实际对抗,职务发明起诉主体A,A目前不具备专利权,其父老A是善意取得,很难作为被告;即便公司M赢了也要面对给老A合理补偿问题,那么公司M,有何救济渠道?但对A的影响是申请PCT会导致困难,A不具备申请权,只能由老A申请,过程以及风险很高且麻烦。 2,发明者A把实用新型申请权转移给老A,发明专利申请权不转移,那么实用新型授权给老A,公司在此时得知也没有办法,因为告职务发明希望得到专利申请权,A可能鱼死网破,不让老A放弃实用新型专利权(甚至直接废弃该专利,导致巨大损失),专利无法授权,同时告实用新型,那么问题又回到了1;对A的利益较大,首先可以通过专利优先权自行申请PCT(包括美国);其次是专利申请不麻烦(主要是拖到第11个月,目前才3个月)。但对他来说仍存在风险;对于公司来说,这就是个坑。 3, 发明者A严守秘密(很难,有合作伙伴),把PCT申请先花钱提出(时间和费用都不合适),然后全部转让给老A,相对安全,但是对于A来说不合适。对公司来说这是最合适的,直接打官司,起码不吃亏。 4,发明者A,大量报该发明的周边专利,威逼公司达成和解,,使用老A名义申请。 那么对于 A来说,还有没有更好的选择,既省钱,又拿到专利? 那么对于公司M来说,那种情况下最有利,有其他好办法拿到专利干掉A么? 有点混乱,多谢大家了,哈哈!

标签: PCT


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  • 第1楼

    2020/09/04 09:04 [来自河南省]

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  • 第2楼
    本帖最后由 zncosmic 于 2020-9-4 13:59 编辑

    1.首先确定是否属于“职务发明”,看楼主的描述,发明内容应该是跟A在M公司从事的工作有关的,被认定“职务发明”的几率比较大,这样如果打起官司来,只要M公司有证据证明是职务发明,那么申请权应该是M公司;2.一案双申的专利,不能只转让“实用新型”给老A?(同样的发明创造只能授予一项专利权,如果转让其中一项,专利权人不是同一个了)
    3.抛开前面的问题,申请pct也可以要国内申请的优先权,1年以内即可;
    4.对M公司来说,最好的情况肯定是搜集证据,证明该专利是A在M公司的职务发明,权利应当归公司所有。

    2020/09/04 13:51 [来自陕西省]

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  • 第3楼

    2020/09/04 14:08 [来自北京市]

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  • 第4楼
    码了这么字,我晕了。先陈述做事情希望达到的目的,再陈述事情本身情况会比较好。是否是职务发明都不清...找个第三人来申请啊

    2020/09/07 09:14 [来自浙江省]

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  • 第5楼
    zncosmic 发表于 2020-9-4 13:51
    1.首先确定是否属于“职务发明”,看楼主的描述,发明内容应该是跟A在M公司从事的工作有关的,被认定“职务 ...

    谢谢回复哈,1,职务发明的问题,应该是双方都有一定的把握,具体谁赢这个真不好说,因为职位不是研发,也没有研发工作,这个认定很复杂,暂时可以不考虑。2.一案双申这个,因为专利权没下,那么存在一个时间差,现在是转让申请权,把实用新型先给老A,老A有费减,后续估计3年内,在转移发明的申请权,后续在完成专利申请权的转移和实质审查费减缴,这样后续都在老A的名下,因为专利下的晚,这个不一定同时转移,而且也可以根据实际转让效果,做出最终是否继续申请发明专利的决定,这个是操作层面,应该不受影响,而且A和老A是父子,这个对他们自己操作很容易。3,因为在1年申请PCT,那么如果转移给老A,A会丧失申请权,而此时老A是有资格的,但是申请美国PCT麻烦,因为不是发明人,也是操作上的问题,所以这个也是个问题,是否实用转移了,发明没办法要优先权,目前我也不清楚具体的操作办法和法规要求。4.M自己专利做得很差,也是刚入门,证明这个没资料。例如开发图纸,会议纪要,研发立项,以往专利证明,这个除了一个劳务合同啥也没有的状态,权利要求很难得到实现,举个例子一个水壶公司得市场部经理(做会展的)发明了个杯子,他连CAD软件都没有,也没参加过研发会议,你咋定义他是职务发明,这个案例基本情况接近。    在此谢谢你!

    2020/09/07 10:33 [来自北京市]

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  • 第6楼
    bingfeng 发表于 2020-9-7 09:14
    码了这么字,我晕了。先陈述做事情希望达到的目的,再陈述事情本身情况会比较好。是否是职务发明都不清... ...

    多谢了,我这个贴主要是操作层面,而不是专利程序或者书写的问题。当时A并不清楚职务发明的事,后续明白过来现在是怎样通过实际操作赢得与公司官司:例如,把专利申请权转移,回避公司官司的后续影响,增加公司M的操作难度,就是M赢了,也要花费不小的代价从老A手里获得(老A善意取得,A做赠与)。A通过转移给老A获得风险规避,与一定程度合理的费用减免,但操作的具体办法应该如何进行,以及怎样利益最大。后续发明他肯定直接老A申请,但前期的如何最大化自己的利益,公司啥都没做,自己的发明可能就是公司的了,A也不甘心。对于M公司,如何建立健康的管理体系,企业IPR如何操作,以便控制员工,达到公司利益最大化。----我这里不是关注书写问题和申请问题,而是在实际中如何应用专利法,利用操作层面帮助A或者M,单纯写专利一辈子也拿不到几个钱啊!

    2020/09/07 10:43 [来自北京市]

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