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漫谈专利代理工作对从业人员的要求

发布时间:2018.11.16 北京市查看:1591 评论:2

来源 | 专利狂
作者 | 顾王建

专利侵权纠纷案引发的思考~上

案情简介:涉案专利权利人将台湾企业的“可折迭的轻巧电动车”专利(ZL201020235942.5)中的折叠机构进行改进并申请了专利,但该专利的撰文者在专利文档(包括权利要求书和说明书)中多处(并非全部)把实际的两连接件的“轴连接”描述成“轴承连接”,以实现两连接件的转动折叠功能,详见专利号ZL201320215224.5的专利公告文本。后该专利权人以制造、销售的电动车使用涉案专利中的折叠机构为由起诉我方当事人,经无效——维持有效、一审——我方败诉、二审——改判胜诉,本人参与全程的代理,案情本身并不复杂,但结合平时的申请代理工作,感触颇深。


近十多年,国家大力发展知识产权行业,但由于企业的需求以及从业人员的专业水平未及时跟上,加上政府的考核考量不考质,因此造就了一个紧跟房地产泡沫的专利泡沫。在专利泡沫的成型过程中,企业被误导——手中有专利,就天下无敌:有效打击对手、控制市场。从业人员被误导——写专利太容易了:找模板,看懂技术方案,格式一套,专利文件就出来了,而且基本能授权,所以认为只要能看懂技术,就能做好专利代理工作;更有甚者认为对于绝大多数的专利申请工作,高中毕业就足以应付,读大学简直是浪费,更不需要硕士博士了。

对于企业的误区,本文暂不予置评。对于从业人员的误区,是政府和企业在需求上重授权轻市场运用造成的,也是专利发展特殊时期的产物。事实上,专利代理是一项集法律、技术和商业运作为一体的综合性极强的跨领域工作,对从业人员的要求非常之高,下面本文将从这些方面展开分析。

从法律的角度:专利最终能否得到保护,在专利法制定的框架下,由撰写的专利公告文件决定,专利法与专利公告文件的关系犹如宪法和其他部门法的关系,而且,专利权保护范围的确定和法律的解释方式极为相似,以文义解释为主线,兼具类推解释(等同范围)、扩大/缩小解释(技术术语的含义有特殊定义从定义)和体系解释(阅读说明书、附图全文确定权利要求内容)等常规法律解释手段。从某种意义上说,写一份专利文件,相当于制定一部法律,其难度可想而知。

另外,专利法源于西方发达国家,既是程序法又是实体法,同时又自成体系,其本身还是一部魔鬼法。实体上:从保护客体到普通技术人员再到一般消费者,从专利性到单一性再到修改超范围,从权利要求清楚简要、缺少必要技术特征到说明书充分公开、支持权利要求书再到优先权、分案申请等等,每一个概念都非常难以理解,而且也无法从其他部门法中找到相关的解释以作参考。程序上:多达几十项金额不等的收费项目,从7天到20年不等的数十种期限,且不同的期限起算日也不尽相同,还可以结合优先权、分案申请等,一个再专业的从业人员,也难以全部掌握。

从技术的角度:由于专利权保护范围的确定以文义解释为主线,这就要求专利文件中的描述尽可能没有歧义,要求每个技术术语要尽量用本领域的专业术语准确表述。因为是本领域的专业术语,在解释确定保护范围时,可用教科书、工具书、技术手册等公知文献中对专业术语的定义来确定其含义,否则,很可能导致权利要求不清楚,即专利的保护范围无法确定。

准确表述,除了要求专利文档中的技术术语来源于专业术语外,更重要的是要避免术语相互间张冠李戴,这要求能精准掌握专业术语的含义。本案中,涉案专利的撰文者未能准确区分“轴”和“轴承”两技术术语的含义,在专利文档中混淆使用且同时出现这两个术语,导致该案件的最终败诉。


准确表述,还要求专利文档中尽量避免出现自造词,所谓自造词就是看词表面的意思就能知道其大致含义。用自造词,可能是大多数无法精准使用专业术语的从业人员撰写专利文档使用的绝招。的确,专利司法解释规定了对于权利要求书中的术语,可从本领域普通技术人员的通常理解确定其含义,所以,实践中并未过多发现该绝招的劣势。但有个大前提,就是该自造词不存在教科书、工具书、技术手册等公知文献中,若是在这些公知文献中存在且定义为其它含义,那么这个绝招就会失灵。

为形象说明问题,姑且将本案中的“轴承”作为专利撰文者的自造词,撰文者把实际的“轴”用自造词“轴承”描述,结果在无效程序中,本人提供了教科书作为公知常识证据,里面有“轴承”的相关定义,且结构是跟“轴”完全不同的,最终使得专利权人在无效程序中也承认其区别而认为是笔误造成(当然如有读者看完无效决定书全文,会发现专利权人最后又放弃笔误的说法,是因我方在无效过程中设了个局,目的是让专利权人产生一个放弃的动作,以方便在诉讼环节适用禁止反悔原则。当然,整个过程中又有其他请求人(被告)的加入而出乎我的意料,但最终的目的是达到了,细节在本文不再展开)。


另外,还有较为典型的是螺钉杆部的一端那个类似于帽子的圆形片或方形片(具体专业术语不知道叫什么,好像是帽头),如果从自造词的角度,很容易把它定义为螺帽(螺钉上的帽子),但实际上螺帽在机械领域等于螺母,是跟螺栓配合使用的部件,和螺钉完全无关。


在专利申请代理实务中,撰写专利文档很容易,要授权也容易,难得是撰文者所要表达的意思与实际表达出来的意思或者说他人阅读专利文档后得到的信息相一致。所以,专利代理对从业人员的要求是不但能理解技术方案,更重要的是能将理解的技术方案尽可能没有歧义的表达出来,这对从业人员的要求何其之高。

从商业的角度:专利制度对于国家来说,是为了促进全社会科技的进步、经济的发展,所以专利法规定了技术改进必须达到某种高度(符合创造性)才能授予专利权,同时法律和政策层面也鼓励实施专利技术。但对于企业来说,专利只是实现其商业目的的一种工具,至于有没有创造性、能否授权、授权后是否实施以及起诉后官司输赢等都不重要,重要的是能合法使用这个工具为企业带来利益。

商业运作方面,是绝大多数专利从业人员所欠缺的,现实中碰到的大多数专利代理人会站在国家的立场跟企业谈某些技术不要申请专利,因为不是保护客体、因为没有创造性或者不能授权、授权了也会被无效等等,而没有去分析将这些技术申请了专利,会对客户和竞争对手产生什么样的商业影响。

专利的商业运作,内容非常之多,也没有固定的招式,鉴于作者有限的水平和文章篇幅的限制,本文不一一展开,重点聊聊以下几方面。

1、无效和申请成本差:申请一个专利,成本才那么几千块或上万,但无效一个专利,成本怎么也得三五万以上(上不封顶)。对于创造性不高的专利,还可以申请实用新型,成本更低,可能都不够专利无效的检索成本或者差旅成本,况且,大部分地方专利授权还有政府奖励,申请专利很少甚至完全不用花钱。能运用放大几十甚至几百倍的成本杠杆去玩对手,实现以少胜多,何乐而不为?当然如果一个产品上只有一两件这样的专利,这点成本对手可能还吃得消,可如果有几十甚至上百件呢?若你还是不信,可以请你尝尝“专利流氓”邱则有的群狼战术。


2、主动地位:商业上取得成功,除了雄厚的资金和优秀的团队外,还有非常重要的是机遇。拥有专利在很多时候会让企业掌握主动权、有更好的发展机遇,这点做诉讼的同行估计会更有感触。

当企业受到专利权人的警告或者起诉后,在无法最终确定该专利是否有效、是否真正构成侵权前,大部分企业的发展或多或少会受到影响。你说专利没有创造性,好阿,你得检索找证据,提无效到出决定,或者侵权了你要做规避,这都需要时间。而且有些时候,无效、规避未必能一次性到位(如2009200551259、201120074127X等无效案件),时间就拖得更长了。这段时间,如果市场前景大,本可以像专利权人一样心无旁骛的去发展壮大规模,结果因站在被动地位要考虑眼前的风险,会纠结在降低增速、保持原产还是减产。

而且,在专利被无效前,在法律上是推定专利有效的,专利权人还可以此警告你的客户不要跟你合作。你跟客户解释专利无效或者不侵权的,客户会信吗?要信你也可以,货款先欠着,万一被起诉了,如果败诉赔了多少钱从货款里扣。所以不管怎么玩,你都非常被动。等一年两年过去了,专利是被无效了,你的官司也赢了,可市场却被专利权人占领了。

本案情况也类似,涉案专利是对台湾企业的专利做的极小的一个改进,在很多人专业人士看来是没有创造性的(当然最终维持有效,而且我方当事人并未提行政诉讼,是因我方在整个案件中布了一个较大的局,目的是不止希望本案能赢,还希望另一个潜在的诉讼也能赢,所以无效程序中在让专利权人产生“放弃轴承是笔误”的陈述后,并不希望本专利真被宣告无效。当时台湾企业将其专利授权给大陆某企业,并起诉了本案的专利权人,一审、二审本案的专利权人均败诉,法院认定其使用小改进折叠机构的滑板车对台湾企业的专利权仍构成侵权,具体情况比较复杂,本文不再展开),虽然专利权人最终官司输了,但他通过大面积维权(据说起诉了几十家销售商,我所知道的就有7家),导致很多的销售商停止销售,有效打击了竞争对手的销售渠道。另外,据说作出判决的一审(包括本案)专利权人均胜诉,由于有胜诉先例,使不少案件的被告在不了解行情的前提下迫于压力直接同意调解,而且有些案件的调解金额还不低,就我所知道的案件最高的调解金额达12万。

3、威慑作用:好多人认为,专利的商业价值必须要通过诉讼实现,所以写专利时要把保护范围写到尽可能大,想着到时赢了官司能赔到多少钱。

这些都对,同时也是错的。商场如战场,在商业战场上,专利的作用犹如***。世界上极少会发生核战争,但各大国强国却在不断发展***,因为***具有强大的威慑作用,专利的商业作用亦如此。在此,也举两例子:

几年前,我的一客户找到我,说刚花了上千万**了一项目,可发现有两专利可能导致侵权。我一看,是两刚公开未授权的发明专利(未检索到相关实用新型)。我就告诉他专利都没授权,怕啥,发明专利授权正常情况下还得一年以上。客户说,他那项目从投入到产出差不多也要一年了,到时那两专利万一授权,他的一千多万估计要打水漂,所以让我帮他找规避方案。

因为没有授权,既不能提无效,又不知道最终那万一能授权的权利要求是怎样的,不太容易开展工作,也就没放在心上。后来这位客户一直追问我要规避方案,有次我反问他:如果你发现你的某销售商跑路,欠你100万货款拿不回来了,你会如此紧张吗?客户一愣,我笑笑接着说,这说明两个没有授权的专利比100万重要多了,你之前还一直认为专利没用。客户点点头,也笑着说:确实重要多了。

上面这个案例是专利申请阶段的威慑作用,其实近一两年,类似的情况碰到也不少,大多为之前当过被告吃过亏的,然后一直盯着对手申请的专利,虽然最终确定保护范围的权利要求尚未定型,他们也会实时调整做一些规避工作。下面再举一个专利授权后威慑作用的例子:

也是我的一个客户,生产手机充电宝的。三年前的某天,客户公司收到某专利权利人的律师函,警告他们因在天猫旗舰店许诺销售、销售的充电宝,已构成侵权,要求他们立即下架并停止一切侵权行为。那天,他们公司的董事长正在GZ出差,且打算在出差期间准备签订一份70万电池的采购合同。董事长收到讯息后要求他们公司当天就分析作出是否侵权的结论,若侵权,他将放弃签订这份合同。

上述两案例都是专利直接威慑到竞争对手,而且都惊动到老板层面,要知道老板的时间有多宝贵,花那么点钱申请专利后让竞争对手的老板花时间陪你的下属玩,何乐而不为!

另外,在专利在实际商业运用中,上面的分析也提到了,效果更佳的威慑作用是直接威慑对手的合作伙伴(销售商)。通常情况下销售商的根本目的是为了赚钱,而不想卷入(潜在的)无休止的专利纠纷,一旦受到专利侵权警告很可能抛弃你的对手而转向跟你合作。


所以,站在专利法的角度玩专利,局限很大;从商业的角度玩专利,空间很大。若从业人员(尤其是专利代理人)想脱离低价竞争的环境,请用商业思维**你的头脑。

聊至此,是否还觉得专利代理工作是份简单的活?

来源 | 专利狂
作者 | 顾王建
地址 | https://mp.weixin.qq.com/s/0fBNwvZQ2T362scqHsFMZg


#本文不代表思博立场#



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  • 第1楼
    我觉得这个案子还是不要拿出来讨论为好

    2018/11/19 09:10 [来自浙江省]

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  • 第2楼
    在中国不能谈理想,因为专利不是财富。对从业人员的要求是听话、能编、能忽悠。

    2018/11/19 10:19 [来自上海市]

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