美帝专利申请关于Declaration和Assignment的一点介绍

本帖最后由 meng747 于 2018-4-20 09:04 编辑

大家好。

近来，一些过国内同行有些关于美帝专利申请程序上的问题，我想和大家分享介绍一下。

问题是：内外申请，国内公司有时候有些发明人离职不好获取签名文件，有些是没离职，但是一直拖延，无法尽快拿到，这种情况一般怎么处理？Assignment最晚可以什么时候提交？如果Assignment晚交，有什么后果？


简单回答：

这个问题，在美帝其实并不少见。简单而言，对于这些手续上的问题用一句话就可以概况：先提交申请，材料可以后补，但是要额外花一些钱(surcharge)。


详细回答：

首先，有一个概念要搞清楚：Declaration 和 Assignment 是完全2个不同的东西。

• Declaration：每个申请都必须有。其内容大体上是说：我认为我是发明人。建议和申请同时提交。如果不提交，有晚交的额外手续费。
  
• Assignment：有的申请有（比如国内企业），有的没有（比如个体发明人）。大体内容：我将本发明转让给XXX公司。只要在支付授权费之前提交就行，没有晚交的额外手续费。
  

这2个文件，可以分别提交；也可以写成1个文件一并提交（美帝这边不太讲究形式，内容最重要）。国内的许多企业只提交一个Assignemnt文件，但是其内容包括了Declaration和Assignment。所以很多同行将2个概念混淆。

回到本文问题上：如果申请人联系不上或不配合，那么实际上的问题是Declaration不能和申请一并提交。处理方法如下：

1. 如果时间允许，尽可能等一等，和发明人取得联系。这样是最便宜的方法，没有额外费用。

2. 如果不行，可以先提交申请文件。Assignment Form（包括Declaration）只要在缴纳授权费（issue fee）之前提交就可以。也就是说如果申请审查3年后被批准授权，你3年内提交就行。费用是这样的：USPTO收费Large Entity $160美元 + 事务所费用（我们事务所大约是$180美元）= 大约$340美元。这是额外费用。

3. 如果发明人确实联系不上或不配合，那么可以由单位直接提交Substitute Statement，绕过发明人。


对于以上第3点内容：发明人如果不配合（uncooperative）或找不到（unavailable）是由MPEP 409规定的，其处理方法基本一致。

不配合：必须明确表示不配合/不签字。单纯的拖延不属于这种情况。
找不到：必须已经进行过合理的尝试去找，确实找不到。合理尝试包括：向该发明人最后已知地址寄出挂号信，没有收到其回复。向其发送邮件或打电话，联系不上。

处理方法如下：
如果属于以上所述不配合或找不到的情况，可以由公司负责人签署Substitute Statement，然后与新申请同时提交。没有额外费用。但是这里要注意以下2个问题：
           1. 审查员有可能要求你提供证明，比如挂号信收据、发邮件、有第一手信息的联系人所签署的声明等等。
           2. 如果在审查期间内，又找到该发明人或其决定配合签字，不能向USPTO隐瞒该情况，必须让其签署正确的Declaration/Assignment。而且，提交是要额外交费的。总计约$360美元。

对于申请人拖延，但最终会签字的情况，实际操作方法只能是先提交申请，等其签字后，再补交Assignment。额外$360美元。


最后，提醒一点：无论什么情况下，作为美帝专利从业者，我们的行为准则都是由Rule 56所约束的，必须善意，不能有任何欺骗或不道德行为。也就是说，如果我们知情，必须向专利局如实汇报，不能隐瞒。

希望以上对大家有帮助。多交流。多谢了！
孟繁琦
美国 Brooks Kushman 事务所，律师，专利申请，无效，诉讼。
brookskushman.com