王梨华|专利诉讼庭审律师的12大忌

目前审理专利诉讼的法官绝大部分是法学院毕业的文科审判员，通常情况下不具有理工科知识背景，而有些律师或具有专利代理人资质的律师具有理工科背景，又是某个案子的代理利益关联方，对技术的掌握或理解往往准备的较为充分，以及与专利技术相关联的周边技术领域均有适当的准备和了解，在庭审时有些律师往往对技术夸夸其谈，仿佛专利诉讼只审技术问题，误以为法官都不懂技术，殊不知，不要误以为一个不太会烧菜人（Ps：法官）就不懂得品菜，一些有一定专利诉讼庭审经验的法官在双方代理人的阐述下对专利技术的理解总体上没有大的障碍和问题，所以代理人没有必要再任何技术问题，任何技术点上进行逐字逐句争夺（Ps：如果你的当事人坐在下面旁听督战的除外，此庭请法官谅解）。

专利侵权判定有许多规则，如全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则、捐献原则，法官对这些法规的理解一般都强于代理人，不必纠结与对这些原则本身的理解，高谈阔论，而是建议结合具体的技术问题和技术特征来阐述，将具体的技术问题与判定规则进行有机的结合才有现实的意义，才可以解决实际的问题，要重点阐述技术特征的内容、功能、效果及其价值，其在技术方案中的具体地位，结合具体的技术环境进行理解从而从客观上框定该技术特征的保护范围。专利侵权判定有一半以上的工作在于确定专利权的保护范围。

从程序来讲，被告希望通过提出无效宣告程序而申请法院中止审理诉讼，在形式上最好符合在答辩期内提出无效宣告请求，且目前如果通过面交方式提交无效宣告请求，若在答辩期内（Ps：或者一般在应诉通知书一个月内），复审委一般可以当场处理无效宣告受理通知书，以便更加确信取得无效宣告受理书（Ps：有些法院一定要求提供无效宣告受理通知书才决定中止审理案件），建议在答辩期内简易文件先提交，在一个月内可以无理由地补充无效宣告的理由和证据。在答辩期后提交的无效宣告请求，容易给原告律师以口舌。

专利侵权诉讼有一半时间花在侵权比对上，如果带有技术内容的证据当庭提交会给法官带来很大不便，容易引起法官反感（Ps：反感后可能有意想不到的不利后果），给对方代理人也会带来诸多不便，比如现有技术抗辩，当庭提交很多篇复杂现有技术，还需要选择不同的组合方式进行现有技术抗辩（Ps:当然有时候有些被告代理人就是故意这么做），庭审时间拖延很长，很疲倦。

一部分被告代理人瞻前顾后，对所有提供的现有技术均提出现有技术抗辩，特别是对于明显不能成立的现有技术还坚持进行现有技术抗辩，对于明显没有公开的特征进行强制性不顾事实地说明已经公开。

专利诉讼有其自身特点，比如有些抗辩理由只能通过专利复审委员解决，比如修改超范围导致无效，专利权评价报告不具有新颖性和创造性，需要在确权程序中解决，侵权诉讼中法官心有余而力不足，会释明被告代理人提起无效宣告程序来解决该类纠纷，从而明确专利权保护范围。

有些被告代理人坚持以被控技术方案与专利说明书附图进行比较，在法官释明后仍然坚持；有些原告代理人以说明书摘要进行权利主张，认为摘要简单保护范围更大；还有些原告代理人只主张权利要求的部分技术特征来主张部分侵权。

专利侵权判定通常会涉及技术比对（或设计比对），以判定被控产品与专利之间技术上的相同或差异点，有时候存在一些律师拒绝进行比对，既不认可原告的意见，又不发表自己的意见，把这些任务全部推给合议庭法官，让法官充当被告角色，建议在庭前对专利技术方案和被控产品技术方案进行技术上的准备。

专利侵权判定经历过一些变化，有些侵权判定规则已经过时，如多余指定原则，有些规则根本就没有，如外观设计使用侵权（Ps：也许下一次改法时就有可能有）。有些被告代理人依据之前的司法解释要求专利权评价报告作为立案时应当的条件在案件立案后要求驳回起诉的主张。