XXYY读书笔记2-如何撰写有价值的专利申请文件——2014年专利审查与专利代理学术研讨会优秀论文集

本帖最后由 小新媛媛 于 2017-2-20 10:49 编辑


     本书是中华全国专利代理人协会编的，这些论文是从业人员在专利实务工作中的一些经验总结，偏向于实践，阅读也比较有意思，有案例去理解相关内容。对于初入行的人员来说，需要学习相关内容，更需要学习如何在日常工作中总结经验，加深对相关知识的理解与适用。

      下面总结一下本书的一些知识点：
      1、权利要求书撰写的“七步法”，包括：
    （1）确定核心技术特征和关键创新点：发明人提供的技术方案仅仅是优选的方案，专利代理人必须以该方案和现有技术的区别为出发点，重新概括和提炼形成新的符合专利保护要求的抽象技术方案，这个技术方案只要求符合技术逻辑、具有实现的可能即可；   找出核心区别特征：目的就是确定该抽象技术方案的出发。在核心区别技术特征确定后，还要确定“关键创新点”。关键创新点是该技术方案的具体实施方式中，需要特别关注的技术特征。
    （2）确定最小技术特征集并构造核心独立权利要求。
    （3）审定核心权利要求的技术主题。
    （4）校核核心独立权利要求。
    （5）分层次布置从属权利要求。
    （6）撰写其他权利要求组：撰写次要权利要求组的一个首要原因，是为了侵权诉讼的便利。这种情况一般称为根据产业链布局权利要求，简称“产业链原则”。撰写次要独立权利要求组的另外一个重要原因，是为了获得对应的不同的专利类型以满足一些国家的需要。这一撰写原则称为“对应原则”。（例如，软件领域的文件撰写，往往在撰写了方法权利要求组后，再对应撰写装置权利要求组。在我国《专利法》下，这样的意义并不大，但是，在有些国家，例如美国，有这样的必要，许多申请人考虑到今后进入其他国家的可能性，要求采用此种撰写方式。）。撰写次要独立权利要求组的再一个重要原因，是构造单边权利要求，便于确定侵权者。这个原则称为“单边权利要求原则”。（在许多技术方案中，尤其是通信技术领域，一个完整的技术方案往往牵涉多个实施主体，如果侵权诉讼时同时起诉这些实施主体，则责任无法分清，而且其中一些行为的实施者可能恰好是专利权人的合作伙伴，专利权人起诉时不希望将该实施者牵涉其中。）
    （7）进行两步整体审核。权利要求书、说明书的审核。（反复对照、撰写背景技术，需要重点考虑核心独立权利要求的技术方案解决了什么技术问题，以此作为背景技术中技术问题提出的依据等。）
    2、等同原则强调的是：“与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
    3、撰写的最高境界是让各种侵权行为构成相同侵权，万不得已才诉诸等同侵权。等同的生存空间受到全面覆盖原则、禁止反悔原则、现有技术抗辩、捐献原则等的压缩，很多时候会偏离专利权人的预期，远不如合理概括来得稳。
    4、在专利授权确权程序中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对专利权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断。在专利侵权中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对被诉侵权技术方案是否落入专利保护范围作出认定。
    5、撰写功底过硬的范例也不胜枚举，九阳股份有限公司（以下简称“九阳公司”）的“易清洗多功能豆浆机”（专利号为ＺＬ２００４１００３６４１８.４）就是其中
一例。在专利复审委员会的网站上有案可稽，该专利经历过狂轰乱炸式的无效宣告大战，各种无效理由都出现过，然而，有关此案的６ 份无效宣告请求审查决定书全部都是“维持发明全部专利权有效”，为专利撰写人员树立了良好的典范。九阳公司也靠着牢不可破的豆浆机专利铁桶阵，在多强争霸中赢得了一席之地，在豆浆机市场上创造出一个财富的奇迹，抒写出一个不朽的神话。
    6、按照全面覆盖的原则，能够顺利完成侵权对照的好办法就是减少单项权利要求中的技术特征数量，增大每个技术特征所能涵盖的范围。减少技术特征数量的撰写方法包括少写或者不写前序技术特征而改为在说明书实施例中予以完整说明，将多个区别技术特征分散到多个权利要求项中撰写等；增大每个技术特征涵盖范围的撰写方法包括使用上位概念、采用开放式技术用语。
   7、在撰写说明书时，既应当考虑对权利要求书可能不清楚的地方进行解释说明，又应避免说明书的解释过于狭窄从而导致权利要求书的保护范围受限。针对这一问题，撰写说明书时可采取以下措施：①技术领域可适当放大，避免出现限制专利技术使用范围的描述；②背景技术无须对现有技术作过于详细的描述，以防被侵权方直接用作现有技术抗辩材料，同时背景技术对于待解决技术问题的描述要合适，这涉及权利要求所载必要技术特征是否完整的判断；③附图说明应当明确附图对应的是某个实施例而非整体专利技术，说明书中应尽量避免使用“本发明”这样的描述，改为使用“本发明实施例”；④实施例应当充分，并注意技术概念从大到小分层次。
   8、由于我国专利体系沿袭欧洲，因此与欧洲国家的对接不存在太大障碍，但与其他国家或地区如美国就有较大差异。例如，美国无技术方案（必要技术特征）的规定，但比较关注是否能实现，故实施例非常重要，同时一般不写有益效果，故在提交国内申请时也可充分利用这一点，少写或淡化有益效果；美国允许软硬件结合的写法，因此可在说明书结语部分增加“本发明实施例还可以用软件和硬件结合的方式来实现”的套话。
   9、《“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方》诉讼：在撰写权利要求时，从发明所要解决的技术问题出发，本着清楚、简洁的原则，可以将本领域技术人员根据现有技术或者通过简单实验就能够确定的技术特征不加限定；对于组合物产品，封闭式权利要求所限定的是解决技术问题必不可少的必要技术特征，并不排除对解决技术问题没有实质性特点的技术特征。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第７ 条第２ 款关于全面覆盖的侵权判定规则的规定中，技术特征应当理解为解决技术问题的必要技术特征。不能认为添加的是涉案专利记载的组分之外的其他组分，侵权就不成立，而需要根据添加组分所起到的具体作用进行分析。
    撰写时：（1）应当将产品权利要求撰写成开放式而非封闭式。封闭式权利要求无异于作茧自缚，主动将专利的保护范围进行缩减，并且缩减的幅度常常超出专利权人自己的预料。
（2）无论权利要求撰写成开放式还是封闭式，都应该在产品组成中包含辅料。事实上，且不说专利权人应当站在本领域技术人员的高度进行申请文件的撰写，即使非本领域技术人员，只要稍有生活常识就应该知道绝大多数的药品中通常会既包含主成分也包含辅料。如果为了通过创造性的审查而必须采用封闭式撰写方式，也应该采用较为上位的概念将潜在侵权技术方案可能使用的各种添加剂一网打尽，无论侵权者在专利组合物的基础上增加何种添加剂，都可以将其纳入相同侵权的范畴。第三，在前述基础上，还应当增加从属权利要求，对辅料的具体种类予以明确。既要明确常见辅料以功能区分的各种类别，也要明确每一类别辅料常见选择的具体物质名称。
    10、“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法”：发明专专利权人败诉的另一个重要原因是在实质审查程序中对权利要求２ 进行了修改，将开放式权利要求“主要成分由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成”修改为封闭式权利要求“由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成”，事实上放弃了主成分封闭、辅助性成分不封闭的技术方案。所以当专利权人在诉讼程序中再次主张主成分封闭、但是含有辅料的技术方案也侵犯其专利权时，明显与禁止反悔原则相悖，自然得不到最高人民法院的支持。
    11、该如何准确把握发明的核心技术呢？笔者建议可以考虑多重发明目的的撰写形式（1）很容易确定最基本的核心技术（即面罩板制成室内顶棚面板状或直接使用顶棚面板作为面罩板），同时通过不断引入一个新的必要技术特征，使得没有完全理解技术核心的撰写者能够逐渐清晰全部必要技术特征的范围，从而选择合适的技术方案作为权利要求，或是在将来的审查过程确定合适的技术方案。其（2）通过逐步引入新的必要技术特征，使得其保护范围逐渐与现有技术产生区分，在将来的审查过程中可随时根据对比文件的公开内容，选择合适的技术方案进行保护。（3）这种撰写方式使得审查员能够清楚申请人的保护重点和意图，易于分析各类技术方案与对比文件的实质性区别，避免发出错误的审查意见，从而防范申请人因一个笼统的发明目的而对权利要求进行限制性解释，为将来诉讼过程中带来维权隐患。
    12、格力-美的之战  实用新型“可拆装式空调室内机管路安装挡板”：对于独立权利要求，应围绕发明构思进行适当概括，提炼出智慧贡献，从而避免写入非必要技术特征，还要着眼战略全局，构建多维的保护体系；对于从属权利要求，应采用扩展实例和逐层递进的方式，层层设防，争取做到进可攻、退可守。    13、据专利号为ＺＬ９４１１０９１２? ７、专利权人为郝志刚、发明名称为“辊式磨机”的专利。这件1994年提出申请的专利已于2014年5月21日满20年失效。该专利能够维持满20年，必然有其值得维持如此之久的理由。事实上，这件专利经历了授权、侵权、无效宣告以及起诉、一审、二审直到申诉到最高人民法院的许多波折，是2012年湖南法院知识产权司法保护十大案件之一。经验：首先，对申请文件的修改可以将说明书中原有的实施例存在共性之处加以总结、概括，形成新的技术特征修改到权利要求当中去，这样相对于用实施例表述权利要求的方式扩大了权利要求的保护范围。其次，可以将这种思路提前，即在申请文件撰写时就对说明书的实施例的共同点进行提炼，尝试采用所谓的“功能性限定”来限定权利要求的保护范围。
    14、“无前提条件说” 的观点，即：对权利要求内容的解释十分必要，不应当将其理解为仅仅当权利要求书中存在不清楚之处才需要进行解释，而是应当理解为在确定任何权利要求的保护范围时都需要对权利要求的含义进行解释。
    15、（１）从专利申请文件撰写之初，即应以证据逻辑来指导专利申请文件的撰写。（２）在专利申请文件撰写过程中，时刻保持对证据逻辑的关联性和因果
关系的警惕。（３）在专利申请文件撰写完毕后，应对上述证据逻辑的关联性和因果关系进行验证。
    16、产品权利要求保护的对象是产品，是一种相对稳定的形态，在侵权诉讼时的认定和取证都相对比较容易。根据侵权判定中的全面覆盖原则，只要在市场上购买到的涉嫌侵权的产品具备了权利要求中所述的全部技术特征，则构成侵权行为，这是一种绝对保护。相对的，方法权利要求保护的对象是过程，其使用是在产品的制
造过程中进行的，是一个相对动态的形态，在侵权诉讼时取证较难，即便在举证责任倒置的情况下，被控侵权人也只要能够证明其产品是采用不同的方法予以制造的就不会产生侵权行为。
    17、如果某一技术手段在一篇现有技术中“独立性”较弱，则应综合考虑整个对比文件公开内容，考虑该对比文件中其他技术手段对待分析的技术手段的影响，注意避免“事后诸葛亮”，对对比文件中公开的内容进行扩大化理解。“相应的技术特征在对比文件中所起的作用仅指相应的技术特征在对比文件公开的技术方案中实际起的作用，不包括相应的技术特征可具有的其他作用”。
    18、权利要求是开放式的保护范围，说明书技术背景说明采用某物质，价格昂贵，现提出添加新物质，能实现该效果，同时降低成本，但权利要求是开放式的，并没有排除使用该昂贵的物质。如果优化撰写方式，可在权利要求只进一步限定不含该昂贵的物质。
    19、捐献原则（disclosure-dedication rule）:在专利侵权判定中，如果被控侵权产品的技术方案在涉案专利的说明书中已经公开，但并没有落入权利要求的字面保护范围，则专利权人不得主张其构成等同侵权，专利权人在说明书中公开却没有请求保护的那个技术方案被认为捐献给了公众。捐献规则的确立，有利于维护权利要求的公示作用，平衡专利权人与社会公众的利益关系。与禁止反悔原则一样，引入捐献规则将增强权利要求的公示作用。
    初入行或者一直从事撰写的专利代理人，需要适当的花时间，阅读专利复审决定书、专利无效案件审查决定书及法院专利侵权判决书，去品味为什么一些专利，经过多次无效，仍然能保持有效，这对于撰写能力的提升，还是大有裨益。