从一件清华大学的专利看组合发明的答复

组合发明是常见的发明类型之一。组合发明由于其将多项现有技术方案组合的特性，在审查的过程中更加容易检索到覆盖所有技术特征的对比文件。在创造性评价中，相比于上述几类发明，更加容易因为检索多篇对比文件公开了组合发明中的各个组成部分，被认定没有创造性。笔者最近研读了清华大学一件复审成功案件，借此复盘整个审查答复过程，和大家一起探讨学习下组合发明的答复技巧和其他问题，不当之处，欢迎大家批评指正。

组合发明创造性判断要点：组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。

案例复盘：

申请号：CN201010281606.9

申请人：清华大学

被驳回的产品权利要求：

1.一种抑制水体黑臭的复合药剂，由质量百分含量为70％-90％的沸石粉和10％-30％的A物质组成；其中，所述A物质选自下述任意一种：过氧化钙、过氧碳酸钠和硝酸钙。

2.根据权利要求1所述的复合药剂，其特征在于：所述复合药剂以颗粒形式存在。

3.根据权利要求2所述的复合药剂，其特征在于：所述颗粒的粒径为3-10mm。

复审时修改的权利要求1：

复审时，申请人将从属权利要求2和3，以及说明书记载的应用领域为河、湖水体合并至权利要求1。

一种抑制水体黑臭的复合药剂，由质量百分含量为70％-90％的沸石粉和10％-30％的硝酸钙组成；所述复合药剂以颗粒形式存在；所述颗粒的粒径为3-10mm。所述水体为河、湖水体。

说明书记载了：

沸石粉的作用：沸石有较大的比表面积，具有较好的吸附性能，而且是一种分子筛的选择吸附，对极性强且分子直径小于沸石空穴通道直径的氨氮具有很强的吸附性。此外，沸石具有离子交换性能，可以进行阳离子交换，但并不破坏沸石晶体结构。

硝酸钙的作用：向水环境中投加硝酸钙可以通过反硝化作用去除水体和底泥中部分有机物。

驳回时引证的最近现有技术：

公开号：CN1850660A

标题：水产养殖池塘底质改良组合物

公开的内容：

一种水产养殖池塘底质改良组合物，其特征是按重量份数包括下述组分：……沸石粉40-50份，过氧碳酸钠或过氧化钙3-5份。

公知常识：硝酸钙可以通过反硝化作用与底泥发生反应，去除水体底泥中有机物质，并且作为电子受体避免硫化氢及硫化亚铁的产生属于本领域的公知常识，硝酸钙很早就被应用于抑制水体黑臭。

区别特征：

1、本申请加入了硝酸钙；

2、沸石粉、硝酸钙的具体组分不同；

3、颗粒的粒径为3-10mm；

4、水体不同。

审查员观点归纳：

1、选择硝酸钙作为复合药剂是本领域技术人员的公知常识；

2、沸石及硝酸钙的质量百分含量，粒径值也属于本领域技术人员的常规选择，并且根据说明书的记载，这种质量百分含量的确定也没有为本发明带来预料不到的技术效果。

3、虽然水产养殖池塘与河湖水体的水质确实存在差异，但对比文件1与本申请面对的技术问题是类似的，本领域技术人员有动机将对比文件1公开的组合物转用于抑制河湖水体的黑臭。

复审时申请人观点归纳：

1、由于不同水体基本理化性质和水质特征的区别，导致其黑臭产生的原因各异，所以针对不同水体进行黑臭去除时所选用的药剂也必定不同，其使用的药剂之间相互借鉴的可能性很小；

2、对比文件1中根本没有提到硝酸钙这一组分，不存在技术启示；

3、本发明优化了沸石颗粒粒径，该做成3-10m的颗粒目的在于增加颗粒比表面积提高吸附率，增加接触时间，提高处理效果。

合议组观点归纳：

合议组经合议后认为，对比文件1没有公开硝酸钙可以作为抑制水体黑臭复合药剂的组分，同时也都没有公开该组分所占的质量百分比。虽然硝酸钙具有反硝化作用是本领域公知的，但作为组合物而言，不仅仅要考虑各组分的单独作用，还需要考虑组合后各技术特征在功能上是否彼此支持、组合的难易程度以及组合后的技术效果。而这些与形成组合物的其他组分是什么及其配比关系都至关重要。在本申请中将沸石粉和硝酸钙组合并限定了各自具体的质量百分比，使得该项权利要求的技术方案解决了通过氧化水体中的硫化物，去除水体以及底泥中的部分有机物，以去除水体黑臭的技术问题，并产生了相应的有益的技术效果，组合后的技术效果比单个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。组合物的每个单独组分本身是否已知并不影响对该发明创造性的评价。

案件评述：

尽管该案件最终复审成功，申请人的答复策略仍然值得商榷。

1、将水体为河、湖水体写入权利要求1，并认为河、湖水与水池属于不同技术领域。将应用领域限定在河、湖水大大缩减了案件的保护范围，并且由于禁止反悔原则的限制，后期也不可能通过等同原则，将河、湖水扩张到其他水体，这显然是对申请人主张权利极其不利，同时，水质的不同对技术效果的取得并无实质影响，也未能对本申请获得授权作出实质贡献。

2、硝酸钙是否公开的答复。实际上，本案的核心发明点在于审查员的观点是认为使用沸石粉和硝酸钙分别是现有技术和公知常识，而申请人仅仅认为对比文件未涉及硝酸钙这一技术特征，但未反驳在水质除臭过程中加入硝酸钙是公知常识这一观点。

3、现有技术优选的答复。在答复意见中，申请人增加了所述复合药剂以颗粒形式存在；所述颗粒的粒径为3-10mm的技术特征，并认为在此粒径范围内可以“增加颗粒比表面积提高吸附率，增加接触时间，提高处理效果。”审查员认为该区别特征是可以通过有限的实验获得的，而复审委也未评价或者认可这个观点。笔者认为，仅仅在答复过程中将某一具体参数，或者说对常规技术进行优选，很难获得审查员的认可。原因在于申请文件中缺乏相关证据的支持。《审查指南》明确指出：“在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素”……“如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。”

那么，如何证明优选方案取得了预料不到的技术效果？
    笔者认为，至少包括2个方面：（1）现有技术和惯用手段不存在采用优先方案的启示，或者存在相反启示，以本案为例，申请人要在背景技术中引用足够使人信服的文献指出现有技术和惯用手段选用的药剂颗粒的粒径一般的范围（该范围应当如本案选择的方案有加大差异，比如说一般认为尺寸应该大于20mm）和如此选择的理由。然后再在发明内容详细论述本案优先的技术方案和理由。（2）优选方案相对现有技术或惯用手段有特别明显的效果提升。而这是要通过实施例和对比例的对比来体现的。

而本案，这两点都不具备，如此答复，不仅不能提高专利创造性，反而导致专利保护范围无谓的缩小。

“巧妇难为无米之炊”，高质量、内容丰富的申请文件时精准答复的基础，代理人在撰写和答复过程中一定要多问几个为什么，提前把文章做好，这样在答复时才能运筹帷幄，从容不迫。

4、本案很有意思的一点是，复审委既没有支持审查员的判断，也没有采纳申请人的观点。复审委认可了使用沸石粉是现有技术而使用硝酸钙是常规技术。但是，在没有现有技术同时采用沸石粉和硝酸钙时，可以视本发明为将沸石粉和硝酸钙组合使用的组合发明。由于组合之后相对单独使用有更好的效果，因此本案具有创造性。

启示：

在化学领域，技术方案往往会包含多种化学试剂的技术特征，而一篇对比文件往往难以将所有技术特征全部公开，因而采用“组合发明”答复是笔者屡试不爽的答复策略。审查指南指出“如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。”

因此，在运用“组合发明”答复是要注意论证两点：

（1）组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；技术特征A的单独功能或效果有a；技术特征B的单独功能或效果有b ；技术特征A和技术特征B组合后，在功能上彼此支持衍生出了新的技术效果c。此外，还可能是技术特征A有缺点a,技术特征B有缺点b；而A+B则克服了缺点a或b。

（2）组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越。这又可能体现在两个方面：①组合后的组合效果相比于单独技术效果的简单叠加，产生了另一个效果评价维度的指标的技术效果提升；②组合后的组合效果相比于单独技术效果的简单叠加，在效果评价维度上并没有引入新的效果评价指标的性能提升，但是在单独技术效果对应的效果评价维度上，性能指标更加优越。