最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读之创造性判断中发明实际解决的技术问题的确定

 

2019年1月1日，最高人民法院知识产权法庭正式挂牌办公，统一审理全国范围内的专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。

 

经过一年多运转，于2020年4月16日发布《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》，其从2019年审结的技术类知识产权案件中精选36个典型案件，提炼40条裁判规则，反映了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权领域处理新型、疑难、复杂案件的司法理念、审理思路和裁判方法。

 

 

笔者将对其中部分案例判决书进行解读，并借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

 

【（2019）最高法知行终32号】在创造性判断中确定发明实际解决的技术问题时，应当根据区别技术特征在本专利技术方案中所实现的作用、功能或者效果等对技术问题作恰当提炼，既不能概括过于上位，又不能简单将区别技术特征所实现的作用、功能或者技术效果等同于发明实际解决的技术问题。

 

本案核心在于：创造性判断中发明实际解决的技术问题的确定。

 

涉案专利的名称为“一种光伏组件及其自动清扫装置”，申请日为2015年6月24日，优先权日为2014年12月23日，申请号为201520439003.5。

 

涉案专利的权利要求1、3如下：

 

1.一种光伏组件自动清扫装置，其特征在于，包括：

框架，包括两端部和中间部，所述框架跨搭在待清扫的光伏面板上时，所述中间部与所述待清扫光伏面板平行；

行走单元，设置在所述框架的两端部和/或中间部，用于带动所述自动清扫装置顺所述待清扫光伏面板移动；

导向单元，设置在所述框架的两端部，用于限制所述行走单元的行走轨迹；

清扫单元，设置在所述框架的中间部，用于在所述自动清扫装置移动的过程中，对所述待清扫光伏面板进行清扫；

驱动单元，包括电机和传动部分，用于向所述清扫单元和所述行走单元提供动力；

智能控制系统，与所述电机相连接，包括智能控制电路板，用于智能化的控制所述电机的启停；以及供电单元，与所述电机和所述智能控制系统相连接，包括自带的光伏发电组件和蓄电池，用于向所述自动清扫装置提供电力。

 

3.根据权利要求2所述的光伏组件自动清扫装置，其特征在于，所述导向单元包括支撑轮，当所述框架整体跨搭在所述光伏面板上时，设置在所述框架一端的支撑轮（4）搭在所述光伏面板的上侧边，设置在所述框架另一端的支撑轮（3）与所述光伏面板的下侧边具有预定的间隙，设置在所述框架两端部的支撑轮的端面均与所述光伏面板平行。

 

主要附图为：

 

 

 

争议焦点主要位于权3，故为了便于理解，笔者结合附图，对上述权3中两处支撑轮加注了附图标记。

 

简而言之，该自动清扫装置可跨搭在光伏面板上，上端的支撑轮4搭在光伏面板的上侧边，下端的支撑轮3与光伏面板的下侧边具有一定间隙，清扫和行走部件主要位于中部。换言之，该自动清扫装置相当于挂在光伏面板上。

 

无效宣告请求人针对本专利提出无效宣告请求，本案历经无效、一审和二审，其中，无效阶段的复审委（为便于描述，各单位均采用简称）认定权利要求具有创造性，一审阶段的北知院认定权利要求不具有创造性，二审阶段的最高院知产庭最终认定权利要求具有创造性。

 

无效阶段

请求人先后提供了11份证据并主张上述专利所有权利要求不具备创造性。

专利权人对权利要求进行了相应修改，具体而言，将原权3的附加技术特征加入原权1中。   复审委认定该专利权利要求1与对比文件1存在以下区别特征：（1）权利要求1为一种光伏组件自动清扫装置，而对比文件1为一种板面自动清扫装置；（2）权利要求1中框架跨搭在待清扫的光伏面板上，设置在框架另一端的支撑轮与光伏面板的下侧边具有预定的间隙；而对比文件1的一对端头行走传动箱是夹持在待清扫面板两端；（3）权利要求1中的供电单元包括自带的光伏发电组件，而对比文件1中为蓄电池。根据上述区别特征，确定权利要求1相对于对比文件1所实际解决的技术问题是：（1）如何使得自动清扫装置既能顺着待清扫光伏面板移动，又不会由于边沿参差而被卡；（2）如何对蓄电池进行供电。

 

笔者注：其中的区别特征（1）和（3）确实都被其他对比文件公开，故焦点变为区别特征（2）及基于其的实际技术问题上。另外，对于区别特征（2）中的“间隙”，说明书0054段中有相应记载：“设置在框架另一端部7的两个支撑轮3与光伏面板的下侧边具有预定的间隙，该间隙使得清扫装置能够适应光伏面板宽度在一定范围内变化，例如，由于光伏面板制造工艺或安装操作导致光伏面板边沿参差不齐时，由于上下支撑轮的设置以及该间隙的存在，使得自动清扫装置既能够顺着待清扫光伏面板移动，又不会由于边沿参差而被卡”，相当于明确了本专利中“间隙”的作用。   请求人认为，其提供的对比文件3和对比文件5分别公开了上述区别特征（2），且相应特征的作用与区别特征（2）在本专利中的作用相同，故给出了相应技术启示。   对于对比文件3，复审委指出，对比文件3公开了以下特征（参见对比文件3说明书第2页第10-22行，图1），包括：每一支架中间连接有支撑轮8，支撑轮8可以制成燕尾形，支撑在***2上与所述***2滚动接触，所述每一支架23两侧各连接有一护轮9与所述***2的侧面滚动接触。对比文件3中还公开了以下内容（参见对比文件3的说明书第2页第17-18行），包括：导轨和支撑轮、护轮的尺寸位置保留适当间隙以减少长期工作过程中摩擦力的影响。由此可见，对比文件3中明确记载了支撑轮、护轮均与导轨滚动接触，而权利要求1中的间隙使得支撑轮与光伏面板的下侧边不接触；对比文件3中的“间隙”其作用在于减小长期工作过程中的摩擦力的影响，而本专利权利要求1中的“间隙”的作用是为了使自动清扫装置适应光伏板宽度在一定范围内的变化。因此，对比文件3中的“导轨和支撑轮、护轮的尺寸位置保留适当间隙”并不能相当于权利要求1与对比文件1的上述区别特征（2）。 笔者注：由于本专利中已清楚记载了“间隙”的特征及其作用，请求人可能确实很难找到一篇对比文件明确公开了该特征和作用，故较为“勉强”地找到也公开了间隙的对比文件3，然后自行从惯用技术手段的角度对其赋予一个避免支撑轮被卡的作用，以期对比文件3能发挥技术启示的作用。但是，通过上述复审委的观点可知，其对对比文件3进行了较为深入的研究，分别从技术特征本身不相同以及特征作用不同两个方面予以论述，以反驳请求人的观点。我们知道，这其中的大部分论述应该是出自专利权人的，也就是说，请求人原本想以对对比文件3相对浅显的解读达到证明技术启示的目的，而专利权人则通过对对比文件3相对深入的解读有效反驳了请求人的观点。当然，双方站在各自立场上，这么操作都是无可厚非的，因为都是把证据为我所用。 熟悉审查意见答复的代理师此时可能有一种似曾相识的感觉。在我们处理审查意见答复时，特别是对于起技术启示作用的对比文件，审查员偶尔也会采用上述请求人的操作方式，先“片面”地从中找个差不多的特征，再赋予其相应作用。代理师应对此种情况的通常做法就是更全面理解该对比文件，从技术特征是否相同以及其作用是否相同中，找到至少一个作为切入点进行答复，也就是如上述专利权人所做。 对于对比文件5，请求人的套路以及复审委的评述要点与上述对比文件3如出一辙，在此不做展开。 最终，复审委决定维持专利权有效。

一审阶段

请求人向北知院提起诉讼。

 

经审理，北知院指出：本专利权利要求1中限定了“框架另一端的支撑轮与光伏面板的下侧边具有预定的间隙”这一技术特征。对此，本专利说明书第[0054]段记载了“导向单元包括设置在框架的一端部6的三个支撑轮4和设置在框架另一端部7的两个支撑轮3，各支撑轮的端面均与光伏面平行。通过上下设置的支撑轮，限制驱动轮2的行走轨迹，避免驱动轮2在行进的过程中走偏。”以及“设置在框架另一端部7的两个支撑轮3与光伏面板的下侧边具有预定的间隙，该间隙使得清扫装置能够适应光伏面板宽度在一定范围内变化”。可知，一方面，为了避免被边沿参差而卡住，要在支撑轮与光伏面板的下侧边设置间隙；另一方面，在工作状态下，支撑轮与光伏面板既会相互接触，也会相互分离，并依靠上下设置的支撑轮与光伏面板之间在接触时产生的相互作用限制行走轨迹，因此支撑轮与光伏面板之间的间隙也不能过大，要确保支撑轮与光伏面板在工作状态下可以接触，才能有效调整驱动轮2的行走轨迹。本领域技术人员在阅读本专利说明书后，可以确定“支撑轮与光伏面板的下侧边具有预定的间隙”在权利要求1的技术方案中所产生的作用是确保清扫装置能够正常前行，而不是被诉决定中所确定的“为了使自动清扫装置适应光伏板宽度在一定范围内的变化”。基于该区别特征（2），本专利实际解决的技术问题应当是如何确保清扫装置能够正常前行。

 

笔者注：北知院将基于区别特征的实际技术问题认定为了“如何确保清扫装置能够正常前行”，显然这是上位于复审委所认定的“使自动清扫装置适应光伏板宽度在一定范围内的变化”。如上所述，北知院所陈述的观点大部分可能来源于请求人，作为笔者个人而言，虽然不太认可北知院的上述上位化操作，但法官既然认可，说明请求人做了很大努力去说服法官，同样作为代理师，笔者此时对请求人的代理师所做的工作还是认可的。

 

北知院进一步指出：对比文件3说明书公开了“导轨和支撑轮、护轮的尺寸位置保留适当间隙以减小长期工作过程中摩擦力的影响”。在工作状态下，支撑轮和导轨之间既要滚动接触从而限制运行方向，也要避免工作过程中产生过大摩擦力，因此在导轨和支撑轮、护轮之间需要保留适当间隙，从而确保清洗装置能够正常前行。即对比文件3公开了在导轨、支撑轮和护轮间设置间隙，该间隙所起的作用同样是确保清洗装置能够正常前行，也实现了与本专利中相同的技术效果，即对比文件3给出了将上述区别特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。

 

笔者注：北知院同样将对比文件3中间隙用于减小摩擦力上位为用于保证正常前行，这和前述经上位的技术问题是一致的，这样对比文件3就可以“顺利”给出技术启示了。

 

各位代理师此时可能又会有一种似曾相识的感觉。因为审查员在审查意见中时常也会采用此种操作方式，先将实际技术问题上位成本申请和对比文件都可以解决的一个问题，再认定对比文件和本申请中相应特征的作用均与该上位问题相对应。同样地，代理师面对此种情况，通常还是需要充分理解该对比文件和本申请，尽量将实际问题及特征作用都下位化或具体化，体现并强调本申请实际问题、特征作用与对比文件的区别。

 

最终，北知院认定被诉决定关于本专利权利要求具备创造性的认定有误，予以纠正。

 

复审委和专利权人均不认可北知院的上述观点，故提出上诉。

 

二审阶段

经审理，关于根据区别技术特征（2）所能达到的效果确定本专利实际解决的技术问题，最高院知产庭指出：

 

本案中，区别技术特征（2）为“设置在框架另一端的支撑轮与光伏面板的下侧边具有预定的间隙”。根据本专利说明书第0054段的记载，该间隙使得自动清扫装置既能够顺着清扫光伏面板移动，又不会由于边沿参差而被卡。由此可见，由于光伏面板边沿上有参差不齐的现象，本专利通过区别技术特征（2）的设置能够解决这一问题，使清扫装置能够正常前行。因此，在确定本专利权利要求1所解决的技术问题时，需要从区别技术特征（2）所直接解决的避免边沿参差而被卡导致清扫装置不能正常前行这一技术问题出发，将本专利权利要求1相对于对比文件1所解决的技术问题确定为如何使自动清扫装置能够适应光伏面板宽度在一定范围内的变化而正常前行。

 

被诉决定认为，权利要求1相对于对比文件1所实际解决的技术问题是如何使得自动清扫装置既能顺着待清扫光伏面板移动，又不会由于边沿参差而被卡。虽然该技术问题为区别技术特征（2）在说明书中所记载的实际所产生的作用、功能或者技术效果，被诉决定未进行适当概括，但对本案的创造性判断没有直接影响。原审判决称该区别技术特征在权利要求1的技术方案中所产生的作用是确保清扫装置能够正常前行，本院对此分析如下：本领域技术人员普遍知晓，影响光伏清扫装置正常前行的因素有很多，例如可以是光伏清扫装置的行走单元或驱动单元，可以是光伏面板宽度在一定范围内的变化导致的参差不齐，也可以是对比文件5中因地势导致的光伏面板的高矮不平，甚至还可以是清扫单元本身的问题。显然每一种具体问题对应不同的解决手段，将技术问题概括得过于上位，显然容易导致创造性判断出现偏差。故，原审判决对此认定不当，本院予以纠正。

 

笔者注：在不改变原意的前提下，我们可以把最高院重新认定的技术问题断个句，并一同列出三次确定的技术问题进行比对：

复审委：如何使得自动清扫装置既能顺着待清扫光伏面板移动，又不会由于边沿参差而被卡。

北知院：如何确保清扫装置能够正常前行。

最高院：如何使自动清扫装置能够适应光伏面板宽度在一定范围内的变化，而正常前行。

可以看到，最高院似乎同时“照顾”了双方，因为其观点前半部分为复审委观点，后半部分为北知院观点。不过，通过语言表达可以理解，前半部分才是核心，或者说具体技术手段解决的具体技术问题，而后半部分仅作为引申，或者说可以达到的更上位的效果。如此，技术问题实质上又回到了上述无效阶段复审委所确定的问题。另外，虽然最高院说明技术问题应该对说明书中特征作用进行适当概括，但可能由于说明书中该特征作用本身撰写就比较得当，所以即使直接拿来用或仅换个说法，也不影响最终判决，反倒是如果概括到北知院这种程度，就属于过度且不适当的概括了。

 

在此基础上，关于对比文件3是否公开了区别技术特征（2），最高院知产庭的评述大致与前文无效阶段复审委的观点一致。并最终指出：由于原审判决将本专利相对于对比文件1所解决的技术问题不适当地确定为“确保清洗装置能够正常前行”，并认为对比文件3中的间隙的作用同样是确保清洗装置能够正常前行，故认为对比文件3已经公开了上述区别技术特征，该认定错误，本院予以纠正。

 

笔者注：最高院知产庭的整体论述逻辑与复审委基本是一致的，但同时融入了北知院的相关观点，并进行了区分，使大家知晓对核心问题和引申效果的划界，这样可以更准确、更有说服力地使用技术启示相关论据。

 

如上所述，本案在各方博弈间，出现了两种典型的审查意见套路，虽然其大概率出自无效请求人，但专利权人也是见招拆招。因此，无论攻守，双方在多个回合的交锋都堪称经典。

 

对于无效，代理师如果很难找到非常合适的对比文件，不妨采用“对比文件（字面上或附图中）公开了区别特征，且特征作用相同”、“涉案专利实际解决问题为上位化问题，且涉案专利中区别特征与对比文件中相应特征的作用均为与该问题对应的上位化作用”两种以技术启示切入的评述手段。

 

对于无效答复或审查意见答复，代理师应当充分研究、准确理解本专利（申请）及对比文件，甚至要深挖一些隐含公开或者需要推导得到的特征及作用，以深入化、具体化的答复策略应对上述两种套路。

 

对于撰写，权书和说明书应相互配合，权书尽量限定特征本身，说明书尽量充分体现各特征、特别是关键特征的作用及关联关系等，这样在遇到上述仅通过相对浅显的字面或附图组织的无效理由或审查意见时，不至于因为本专利（申请）确实没记载而显得无话可说。

 

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（三）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（四）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（五）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（六）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（三）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（四）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（五）》

《最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读（三）》

文章来源：徐师付的知产主义
原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/WOeHVyxwolvDu_U2nCpsGA