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【美国专利】权利要求中首次出现的特征前的冠词一定要用“a”或者“an”而非“the”或“said”吗

发布时间:2022.09.05 安徽省查看:422 评论:0

前置基础(Antecedent basis)问题

在笔者大量的美国专利撰写和专利中英/日英翻译工作中,经常碰到与英语权利要求书中特征的“前置基础(Antecedent basis)”问题有关的质疑。通常是质疑来自甲方为了保险起见找来的校对人员,大概情况分为以下几种:

这个特征是第一次在权利要求中出现,怎么前面冠词用the不用a/an??????”

“一个特征第一次出现的时候必须用a/an,后面出现的时候必须用the或者said!!”

“。。。。。。(不批注内容,直接把我第一次出现的特征前面的the改成a或者an)”


而引起此种争议的英文/翻译,典型如下:

  原文:   
1.xxx,包括球体,该球体的外表面…
  英文   
2.xxx, comprising a sphere, the outer surface of the sphere …   
  

对于首次出现的特征球体,冠词用a,再次出现时冠词用the/said,并没有争议。

争议出在球体的“外表面”,很多对美国专利略有了解的校对者觉得“外表面”这一特征在首次出现时也应该用冠词an而非the。


问题的起因

从结论上来说,这是一种来自于刻板认知的误解。

这种误解大概率来自于经验性的口口相传:“第一次出现的特征前必须用a/an,再次出现的时候必须用the或者said”。

通过“antecedent basis, the, said, claim”等关键词组合,也可以查到在散布于网络的美国专利局和WIPO的培训资料中,也有类似的记载。

比如在一份USPTO的名为“USPTO Inventor Info Chat Series:Claim Drafting”的资料中如下写道:

  
   

QQ截图20220831233940

  

在WIPO的一份名为“PATENT CLAIM FORMAT AND TYPES OF CLAIMS”的资料中也有类似说明:

  
   

QQ截图20220831234139

  

而实际上,这两份资料只是用于讲演的辅助资料,并不完全详尽和严谨,没有涵盖例外情况。

 

首次出现的特征前的冠词有时可以用“the”

实际上,上面举例的提到的球体的“外表面”,虽然在权利要求中是第一次出现,但其前方的冠词完全可以用“the”。这是因为,“外表面”是一个球体的固有或者说必然存在的且唯一的特征,用“the”并不会导致不清楚,用“an”反而在语感上会引起误解:

一个外表面?难道还可能有几个外表面?

一个头部?一个人还能有两个头部?

当然,虽然这种情况下应该用“the”,但并非可以同样使用“said”,因为“said”字面意思就是“上述的/所述的”,显然不恰当。

理论依据

支持本文观点的依据,其实可以在美国审查指南MPEP的“2173.05(e) Lack of Antecedent Basis [R-08.2017]”中找到:

2173.05(e) Lack of Antecedent Basis [R-08.2017]…Inherent components of elements recited have antecedent basis in the recitation of the components themselves. For example, the limitation “the outer surface of said sphere” would not require an antecedent recitation that the sphere has an outer surface. See Bose Corp. v. **L, Inc., 274 F.3d 1354, 1359, 61 USPQ2d 1216, 1218-19 (Fed. Cir 2001) (holding that recitation of “an ellipse” provided antecedent basis for “an ellipse having a major diameter” because “[t]here can be no dispute that mathematically an inherent characteristic of an ellipse is a major diameter”).

粗略翻译一下:

  

所记载的要素的固有组成部分在记载这些成分本身时具有前置基础。例如,”所述球体的the外表面 “这一限定并不需要事先记载该球体有an外表面。见Bose Corp. v. **L, Inc., 274 F.3d 1354, 1359, 61 USPQ2d 1216, 1218-19 (Fed. Cir 2001) (认为对 “椭圆 “的记载提供了 “具有大径的椭圆 “这一前置基础,因为 “从数学上讲,椭圆的一个固有特征即是大径,这一点没有争议。)

进一步补充

根据以上理论依据,当某一要素的某一部分为其“固有组成部分”时,首次提到该组成部分时,就可以用“the”。

但我认为这一说明也是不够严谨的,应该补全为

“当某一要素的某一部分为其‘固有且唯一的组成部分’时,首次提到该组成部分时,其前方冠词就可以用“the””

举个例子,手是人的固有组成部分,但手不止一只,当第一次提到某只手时,其前方冠词用the显然不合适。

总结

当某一要素的某一组成部分为其‘固有(必然具有)且唯一的组成部分(以下称为固有唯一子特征)’时,首次提到该组成部分时,其前方冠词应当用“the”,但不可以用“said”或“a/an”。

引申

  1. 在审校英文权利要求时,如果碰到“对首次提到的特征,包括固有唯一子特征,冠词一律用a/an”的情况,可能存在译者对原文理解不到位的情况。
  2. 为了避免无法区分是否为固有唯一子特征,导致无法确定冠词如何使用的情况。保险起见,可以如下撰写中英文。中文:某特征具有固有唯一子特征,该固有唯一子特征xxx;英文:某特征具有a/an固有唯一子特征,the/said固有唯一子特征xxx。
  3. 特定国家的专利撰写最权威、最详细的理论依据还是该国家的审查指南,比如日本参考《審査基準》,****《MPEP》。
  4. 个别审查员可能无脑要求第一次出现的任何特征前面冠词都用“a/an”,但这不是专利代理师无脑迎合的理由。作为专利代理师,就应该为客户争取最大权益,而不是一味迎合审查员。


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