最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读之主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用

 

2019年1月1日，最高人民法院知识产权法庭正式挂牌办公，统一审理全国范围内的专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。

 

经过一年多运转，于2020年4月16日发布《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》，其从2019年审结的技术类知识产权案件中精选36个典型案件，提炼40条裁判规则，反映了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权领域处理新型、疑难、复杂案件的司法理念、审理思路和裁判方法。

 

 

笔者将对其中部分案例判决书进行解读，并借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

 

【（2019）最高法知民终657号】如果权利要求主题名称记载的效果、功能，不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能，却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在，那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质限定作用。

 

本案核心在于：主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用。

 

涉案专利的名称为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”，申请日为2011年8月20日，申请号为201110239591.4。

 

涉案专利的两条独立权利要求，即权利要求1和10如下：

 

1.有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖，包括基体（1）和种植展示面（2），其特征在于：所述的基体（1）是由塑料或玻璃钢通过模具一次性形成，所述的基体（1）的外形轮廓为前后对称或左右对称或前后左右对称，所述的基体（1）至少有一个侧面是种植展示面（2），种植展示面（2）为平面或弧形面，所述的种植展示面（2）至少有一个向内凹的种植空间（3），种植空间（3）至少由倾斜顶面和两个竖直支撑壁面（4）构成，所述的基体（1）至少有一个由顶面向下凹的土壤容纳空腔（5），土壤容纳空腔（5）至少由一个斜面和两个竖直支撑壁面（6）构成，竖直支撑壁面（6）的高度在5到30厘米，所述的基体（1）左右有竖直支撑拼接外壁面（7），左右竖直支撑拼接外壁面（7）结构相同或结构相互匹配，所述的竖直支撑拼接外壁面（7）上分别有1到30条长度在5到30厘米且相互平行成水平或竖直设置的拼接插槽（8），所述的拼接插槽（8）为T形槽或燕尾槽，所述的T形槽或燕尾槽为凹槽或凸槽或者凹槽和凸槽，所述的土壤容纳空腔（5）的斜面上至少有一个或一组水位高度调节溢水孔（9），所述的水位高度调节溢水孔（9）是底部即将贯通的盲孔。

 

10.有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖，其特征在于：插销（16）插入或导入拼接插槽（8）将上下左右四个基体（1）同时连接成绿化体，所述的绿化体有由上层基体（1）的种植空间（3）和下层基体（1）的土壤容纳空腔（5）共同构成绿化体的种植孔（19），所述的种植孔（19）四周有壁面且成内低外高，所述的插销（16）至少有一对相互平行且相反的拼接槽（17），所述的一对相互平行且相反的拼接槽（17）为凹槽与凹槽或凸槽与凸槽或凹槽与凸槽。

 

主要附图包括：

 

 

简而言之，权1保护单个绿化砖，其整体呈长方体形式，上表面向下开设有第一凹槽，第一凹槽的斜面底壁上设有多个可击穿的盲孔，用于溢水，前表面向后开设有第二凹槽。权10包括多个绿化砖的组合，上方绿化砖的第二凹槽和下方绿化砖的第一凹槽共同构成植物种植孔。

 

如果以大部分代理机构的撰写标准来看，该专利的撰写质量是存在一定问题的，特别是权10的命名以及其与权1的关系似乎并不十分明确，不过好在基本表达清楚。另外，值得注意的是，该专利为一案双申，且并未对原始提交的权利要求书进行修改，便获得最终授权，因此，创造性的争议较小。

 

案件争议焦点包括主题名称中以效果、功能进行限定的部分是否应被认定为技术特征，以及是否起实质性作用。

 

一审阶段

专利权人和被诉侵权人均认可原审法院对上述专利技术特征的划分，也就是将权1分解为17条技术特征，将权10分解为6条技术特征。

 

其中，双方对权1中17条技术特征中的4条存在争议：

 

1.有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖；

7.所述的种植展示面（2）至少有一个向内凹的种植空间（3），种植空间（3）至少由倾斜顶面和两个竖直支撑壁面（4）构成；

16.所述的土壤容纳空腔（5）的斜面上至少有一个或一组水位高度调节溢水孔；

17.所述的水位高度调节溢水孔（9）是底部即将贯通的盲孔。

 

并对权10中6条技术特征中的3条存在争议：

 

1.有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖；

3.所述的绿化体有由上层基体（1）的种植空间和下层基体（1）的土壤容纳空腔（5）共同构成绿化体的种植孔（19）；

4.所述的种植孔（19）四周有壁面且成内低外高。

 

具体而言，专利权人认为被诉侵权产品与上述权1的技术特征16构成等同，其余的均构成相同，且与上述权10的所有技术特征构成相同。

 

被诉侵权人则认为被诉侵权产品与上述权1的技术特征1、7、17不相同，与技术特征16不等同，且与上述权10的技术特征1、3、4不相同。

 

就上述争议焦点而言，原审法院认为：

 

1.1关于权利要求1的技术特征1，被诉侵权产品也为一种插槽连接式绿化砖，在土壤容纳空腔的斜面上没有一个或一组水位高度调节溢水孔，其是通过在底部设计向上凸起的空心圆柱状溢水柱来调节水位，选择打通全部或其中一个来达到溢水功能，换言之就是通过设计圆柱状的溢水柱的高低来调节水位、实现溢水功能，因而被诉侵权产品为有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖，被诉侵权技术产品的该技术特征与涉案权利要求1的技术特征1相同。

 

笔者注：可以看到，原审法院将主题名称也作为技术特征之一，且该主题名称还包括体现效果、功能的限定。虽然被诉侵权人不认同，但由于被诉侵权产品具有溢水功能，而溢水功能属于一种水位高度调节功能，故此特征被认定为相同。

 

1.2关于权利要求1的技术特征7，从权利要求的字面含义可以看出一个种植空间的形成至少需要一个倾斜顶面和两个竖直的支撑壁面，而被诉侵权产品有一个倾斜顶面，在倾斜顶面的中间只有一个三角形的竖直壁面，故与专利技术特征7并不相同。

 

笔者注：涉案专利中的种植空间，也就是第二凹槽的顶面下方是分列于两侧的两个壁面，而被诉侵权产品的对应顶面下方则是位于中间的一个壁面，二者并不相同。这一点虽然没有争议，但由于本案写法较为特殊，在权10的相关描述上，会导致不同的理解，后文会详述。

 

1.3关于权利要求1的技术特征16和17，经对比，在被诉侵权产品中，是在绿化砖底部向上凸起的空心圆柱所形成的孔，这与技术特征16、17的溢水孔在字面含义上存在不同，是否构成等同还需要从二者的手段、功能、效果以及是否无需经过创造性劳动就能够联想到等进行分析判断。虽然被诉侵权产品中的溢水柱和专利技术特征16、17所记载的溢水孔都能实现溢水的功能，但是实现溢水功能的手段和效果是不一样的。根据说明书第6页介绍的涉案发明专利的优点……可以看出涉案专利实现溢水功能的手段非常便捷，随时随地都可以用最简单的工具将盲孔打通来实现溢水功能，从而达到调整不同植物生长所需用水量的效果，这也是涉案专利发明创造性的体现。而被诉侵权产品是通过在底部设计向上凸起的空心圆柱状溢水柱来调节水位，其溢水柱的高度是固定的，选择打通全部或其中一个来达到溢水功能，换言之就是通过设计圆柱状的溢水柱的高低来调节水位、实现溢水功能，被诉侵权产品并不能实现可以随时随地根据不同植物需求来调节供水水位的技术效果，因此，被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征16、17既不相同也不等同。

 

笔者注：可以看到，虽然涉案专利和被诉侵权产品都有水位高度调节功能，或者说溢水功能，但这是个相对上位的功能。经分析，涉案专利通过不同高度的溢水孔实现更下位的适用于不同植物的溢水功能，而被诉侵权产品则仅能通过固定高度的溢水柱实现单一植物的溢水功能。因此，手段、效果有区别，最终被认定为不等同。

 

2.1关于权利要求10的技术特征1，被诉侵权产品该技术特征与其相同，理由与双方当事人有争议的关于权利要求1的技术特征1中所阐述的一致。

 

笔者注：原审法院认定权10中的“水位高度调节功能”与权1中的“水位高度调节功能”是一样的，故相关观点与权1的观点相同。

 

2.2关于权利要求10的技术特征3，虽然权利要求10为独立权利要求，但一般情况下，对于同一专利中不同权利要求的用语应做相同理解。由于权利要求1记载，种植空间至少由倾斜顶面和两个竖直支撑壁面构成，因此，权利要求10中的种植空间也应具备两个竖直支撑壁面。而被诉侵权产品绿化砖单体在倾斜顶面的中间只有一个三角形的竖直壁面，故被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求10中该技术特征不同。

 

笔者注：原审法院认为权10中的种植空间虽然没有详细限定，但应与权1中进行了详细限定的种植空间做相同理解，故在上述1.2部分的基础上，被诉侵权产品中的相应特征与权10的技术特征3也视为相同。

 

2.3关于权利要求10的技术特征4，从现场勘验的照片看，上下绿化砖重叠形成的种植孔四周有壁面，其壁面是由三角形的竖直壁面以及土壤容纳腔提供的竖直支撑壁面构成，且壁面也是成内低外高，故被诉侵权产品的该技术特征与涉案专利权利要求10的技术特征4相同。

 

笔者注：被诉侵权产品中支撑种植空间顶面的虽然为单壁面，但并不能改变其种植孔内低外高的结构形式，故即使构成种植孔的一些细节特征不同，但总体结构还是被认定相同。

 

可以看到，如果原审法院关于各特征的结论都是蓝色的，那专利权人将胜诉，但凡有一项是红色的，则其败诉。我们可以先记录一下原审法院的结论，对于权1的4条争议技术特征，结论为蓝红红红，对于权10的3条争议技术特征，结论为蓝红蓝。

 

最终，原审法院认为被诉侵权产品既不落入涉案专利权利要求1的保护范围，也不落入权利要求10的保护范围。

 

专利权人提出上诉。

 

二审阶段

专利权人的上诉请求包括不认同原审法院对上述技术特征不相同或不等同的认定，认为被诉侵权产品落入上述专利权的保护范围。

 

经审理，最高院知产庭指出：

 

“水位高度调节功能”记载在权利要求1的前序部分，形式上是主题名称的一部分，关于“水位高度调节功能”的争议实质涉及主题名称对权利要求保护范围的限定作用。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第五条规定：“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。”主题名称中包含的对全部技术特征所构成的技术方案的抽象和概括是主题名称的核心部分，是对专利技术方案的命名，用来确定专利技术方案所属领域。产品专利的主题名称的结构可能不是单一的，其中包含的用途限定内容以及以效果、功能方式表述的限定内容，其实际限定作用取决于该内容对权利要求所要保护的产品产生了何种影响。

 

笔者注：可以看到，基于上述司法解释，只要写进权利要求的内容，均有限定作用。但主题名称中的“额外”限定对保护范围是否有实际影响，需要分不同情况来看。

 

对于用途限定而言，如果对要求保护的产品没有带来影响，则这一内容对权利要求保护范围的确定不起作用；如果用途限定隐含或者导致要求保护的产品具有某种特定结构、组成等，则对于权利要求保护范围的确定起到限定作用。

 

对于以效果、功能方式描述的限定内容，如果上述内容是对特征部分记载的产品结构、组分等能够达到的效果、功能的描述，则其实际限定作用通过特征部分记载的技术特征得以实现；如果上述内容不是对特征部分记载的结构、组分等能够实现的效果、功能的描述，尤其当限定内容描述的效果、功能被用以区别于现有技术的，该内容实际已构成具体的技术特征。

 

笔者注：对于主题名称中的“额外”限定，最高院知产庭将其划分为用途限定和效果、功能限定两种形式，并进一步将二者分别划分为两种情况，故一共有四种情况。其中，用途限定中的两种情况可以通过产品权要和对应用途权要的关系进行理解，在此不做展开。

 

对于权利要求1，其中的“水位高度调节功能”记载在前序部分的主题名称中，采用了功能表述的方式，权利要求1的特征部分通过两个技术特征记载了实现水位高度调节功能的具体方式，即：土壤容纳空腔的斜面上至少有一个或一组水位高度调节溢水孔；水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔，“水位高度调节功能”实际是对特征部分所记载的结构能够实现的功能的描述。因此，“水位高度调节功能”是对权利要求1要求保护的产品的结构能够实现的功能的概括，其对权利要求1保护范围的限定实质上通过后两个具体技术特征实现。……被诉侵权产品中溢水柱只有一个水位高度，既无法调节水位高度，也无法供使用者选择打通与否，其功能、效果均不相同，因此被诉侵权产品中土壤容纳空腔底面上设置的柱状溢水通孔与上述两个技术特征不构成等同技术特征。

 

笔者注：最高院知产庭也是通过功能、手段、效果在论述是否构成等同，最终结论与原审法院一致，即认定被诉侵权产品中相应特征与权1中技术特征16、17不构成相同或等同。但需要注意的是，在此之前，最高院知产庭专门就技术特征1，也就是主题名称中的“水位高度调节功能”进行了相关论述，而原审法院是支持专利权人关于技术特征1构成相同的诉求的。我们可以理解，最高院知产庭的上述论述有一定正本清源的意味，没有否定原审法院对该争议点的判决，但其论述也表明，权1主题名称中的“水位高度调节功能”是一个可有可无的限定，并未对保护范围产生影响，因为该功能限定实质上是通过后续结构技术特征16、17实现的。换言之，即使权1主题名称中不包括“水位高度调节功能”，也不会影响上述特征比对结果。

 

可以看到，对于权1的4条争议技术特征，最高院知产庭的结论依然为蓝红红红，与原审法院蓝红红红的结论相同，故被诉侵权产品不落入涉案专利权1的保护范围。

 

对于权利要求10，如前所述，主题名称中“水位高度调节功能”的限定作用取决于其对要求保护的产品产生了何种影响。在权利要求10中，特征部分没有记载实现水位高度调节功能的方式，“水位高度调节功能”因此不是对特征部分记载的技术特征构成的技术方案的抽象和概括。此外，从说明书的内容看，实现水位高度调节功能的方式是涉案专利对现有技术的实质贡献，被用于区别于现有技术。因此，虽然“水位高度调节功能”形式上记载在权利要求10前序部分的主题名称中，其仍属于具体技术特征。

 

笔者注：结合前文最高院知产庭将效果、功能限定分成两种情况的论述可知，其将权1主题名称中的功能限定认定为前一种情况，而将权10主题名称中的功能限定认定为后一种情况。换言之，在权10中，该功能限定就不是可有可无的了，而是起到了实质性区分作用，或者说对保护范围产生了实质性影响。

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条规定……故“水位高度调节功能”是功能性技术特征。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定……实现水位高度调节功能通过下述具体实施方式：在土壤容纳空腔斜面上设置水位高度调节溢水孔；水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔……被诉侵权产品的土壤容纳空腔底面设置了向上凸起的柱状溢水通孔，与上述实现水位高度调节功能的实施方式既不相同也不等同。

 

笔者注：可以看到，功能性特征的认定再次成为关键所在，专利司法解释（一）第四条与专利司法解释（二）第八条再次出现，本文对此不做具体展开，更深入解读可以参考《最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读（一）》等文。

 

回到开篇笔者对权10写法的质疑。一般而言，若将权10作为独权，我们会在其中限定类似“包括如权利要求1-9任一项所述的”这样的内容，以达到确保单一性等目的。但权10目前的写法似乎也达到了该目的，我们可以从最高院知产庭的论述中梳理出相关逻辑：

 

权10主题中包括功能限定，但特征部分没有支撑该功能的结构特征（技术特征16、17），故将权10主题中的功能限定认定为功能性特征→由于是功能性特征，保护范围需要以说明书中相应具体实施方式和等同方式为准，故该功能性特征的实际范围为技术特征16、17→技术特征16、17是创造性所在，故权10主题中的功能性特征与权1中特征部分的技术特征16、17是对应的，进而二者是有单一性的。

 

上述逻辑把权10主题名称**能限定的作用和范围解释清楚了，也把权10和权1的单一性问题解释清楚了。虽然笔者依然不是非常认可权10的写法，但不可否认的是，其写法竟然有种弄巧成拙的意味，采用较少的篇幅同时保证了创造性和单一性。

 

此外，最高院知产庭还指出，被诉侵权产品上下层基体连接后，可以形成绿化体的种植孔，具备权利要求10记载的“由上层基体的种植空间和下层基体的土壤容纳空间共同构成绿化体的种植孔”这一技术特征。

 

笔者注：承上所述，由于权10没有限定种植空间（3）的具体结构特征，且种植空间（3）的具体结构特征并非对“水位高度调节功能”的支撑，故权10的实际保护范围并不涉及种植空间（3）的具体结构特征，即由两个侧避面支撑一个顶面，而仅涉及其明确限定了的由种植空间（3）和容纳空腔（5）构成种植孔（19），且种植孔（19）呈内低外高，而这一特征是被诉侵权产品所具备的。

 

可以看到，对于权10的3条争议技术特征，最高院知产庭的结论为红蓝蓝，不同于原始法院蓝红蓝的结论。虽然最终依然认定被诉侵权产品不落入权10的保护范围，但上述变化还是值得关注的。

 

本案的核心虽然在于主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用，但搞清楚这一核心的前提包括功能性特征的认定以及基于此的技术特征准确比对等。

 

以业内大部分申请人的要求，一般是不同意在权利要求主题名称中写入效果、功能等“额外”限定的，而是通过特征部分以及有益效果予以体现，涉案专利权1主题中可有可无的功能限定也证实了这一点。

 

但是，原审法院和最高院知产庭关于权10中相关特征认定结果的变化，让我们发现这种看似有问题的写法似乎还有一定优势，因为在一定程度上可以减少篇幅。当然，笔者并不是推崇此种写法，而是要在理解最高院知产庭相关论述的前提下，知晓在哪里写什么特征能起到何种作用，这样在自行撰写专利以及解读他人专利时，就都能做到准确把握其保护范围了。

 

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（三）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（四）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（五）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（六）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（三）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（四）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（五）》

《最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读（一）》

文章来源：徐师付的知产主义
原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/GNlvUL-QksHsGuq7EsDAqQ