最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读之功能性特征的认定

2019年1月1日，最高人民法院知识产权法庭正式挂牌办公，统一审理全国范围内的专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。

经过一年多运转，于2020年4月16日发布《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》，其从2019年审结的技术类知识产权案件中精选36个典型案件，提炼40条裁判规则，反映了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权领域处理新型、疑难、复杂案件的司法理念、审理思路和裁判方法。

笔者将对其中部分案例判决书进行解读，并借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

【（2019）最高法知民终2号】如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条所称的功能性特征。

本案核心在于：功能性特征的认定。

涉案专利的名称为“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”，申请日为2002年10月2日，申请号为200610160549.2，为02820414.X的分案。

涉案专利的权利要求1如下：

1.刮水器的连接器，其用于保证一刮水器臂(22)和一刮水器刷体(24)的一部件(40)之间的连接与铰接，所述连接器(42)从后向前纵向嵌在所述刮水器臂(22)的向后纵向弯曲成U形的前端部(32)内，并且包括至少一可弹性变形的元件(60)——所述元件(60)把所述连接器(42)锁定在所述刮水器臂(22)的前端部(32)中的嵌入位置上，以及包括两个纵向垂直的侧边(48)，所述侧边(48)设置成容纳在所述刮水器刷体的部件(40)的两个侧翼(44)之间；所述连接器的特征在于，所述连接器(42)通过一安全搭扣(74)锁定在所述刮水器臂(22)中的嵌入位置，所述安全搭扣(74)活动安装在一关闭位置和一开放位置之间，在所述关闭位置，所述安全搭扣(74)面对所述锁定元件(60)延伸，用于防止所述锁定元件(60)的弹性变形，并锁定所述连接器(42)，而所述开放位置可以使所述连接器(42)从所述刮水器臂(22)中解脱出来。

主要附图为：

如同很多外内专利一般，涉案专利初读起来有些绕口。简而言之，通过锁定元件(60)与安全搭扣(74)，减少或者防止机动车刮水器的连接器在外力作用下意外脱出。

案件争议焦点包括使用环境特征、相同用词的不同含义以及功能性特征等，其中比较核心的为如何对“所述安全搭扣(74)面对所述锁定元件(60)延伸，用于防止所述锁定元件(60)的弹性变形，并锁定所述连接器(42)”定性。

一审阶段

专利权人认为被诉侵权产品落入其上述专利权的保护范围。

就上述核心争议焦点而言，原审法院认为：

首先，上述技术特征仅仅披露了安全搭扣与锁定元件即弹性元件之间的方向及位置关系，该方位关系并不足以防止锁定元件的弹性变形，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”这一功能的技术方案，故上述技术特征属于功能性特征。

笔者注，原审法院的该观点源于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条第一款规定：功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。也就是，原审法院认为仅通过“安全搭扣面对锁定元件延伸”还不足以实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”的功能。

其次，仅涉案专利说明书第[0056]段中“连接器的锁定由搭扣的垂直侧壁的内表面保证，内表面沿爪外侧表面延伸，因此，搭扣阻止爪向连接器外横向变形，因此连接器不能从钩形端解脱出来”是实现这一功能所不可缺少的技术特征。该部分内容应当被用于限定该功能性技术特征。涉案专利的安全搭扣闭合时，其整体位于一对锁定元件的正前方，整体面对该锁定元件；连接器的锁定由安全搭扣的垂直侧壁内表面保证，安全搭扣的垂直侧壁内表面贴合、卡在锁定元件的外侧表面，并沿锁定元件的爪外侧表面延伸，限制锁定元件向连接器外横向变形，从而起到锁定连接器的功能作用。

笔者注：原审法院的该观点源于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。也就是，原审法院认为实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”这一功能的特征还应包括说明书[0056]段中的更具体内容。

最后，被诉侵权产品的安全搭扣在关闭位置时虽然并非整体处于一对锁定元件的正前方，但其前部包容并封闭了该锁定元件，安全搭扣的前部也处于锁定元件的正前方，安全搭扣的两侧壁也与锁定元件的两爪平行，可以认定为安全搭扣面对锁定元件延伸。被诉侵权产品安全搭扣的两侧壁内表面设有一对垂直于侧壁的凸起，在安全搭扣处于关闭位置时，该凸起的位置对应在锁定元件的爪的外侧表面，并限制其弹性张开，从而能够锁定连接器。被诉侵权产品与涉案专利都是通过安全搭扣的两垂直侧壁对应锁定元件的爪的外侧表面来阻止爪向连接器外横向变形，两者采用的技术手段基本相同，在防止锁定元件弹性变形、锁定连接器方面的功能效果也相同，且是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的技术方案，故被诉侵权产品具备与涉案专利上述技术特征等同的技术特征。

笔者注：虽然原审法院将上述特征认定为功能性特征，其保护范围应限于说明书中描述该功能的具体实施方式及其等同的实施方式，实质上是将权利要求中相关特征的字面含义进行了限缩性解释，或者说保护范围变小了，但原审法院还是基于“三基本、一容易”的等同原则将被诉侵权产品的相关特征认定为上述技术特征的等同特征。

原审法院进而认定被诉侵权产品落入上述专利权的保护范围。

被诉侵权人提出上诉。

被诉侵权人的上诉请求包括不认同原审法院对上述功能性特征保护范围的认定以及等同特征的认定，因而被诉侵权产品未落入上述专利权的保护范围。

关于该争议点，经审理，最高院知产庭指出：

第一，关于上述技术特征是否属于功能性特征。原审法院以该技术特征仅仅披露了安全搭扣与锁定元件之间的方向及位置关系，该方位关系并不足以防止锁定元件的弹性变形，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”这一功能的具体实施方式为由，认定该技术特征属于功能性特征。

对此，本院认为，首先，关于功能性特征的界定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条对功能性特征及其侵权对比方法作了明确规定。根据该规定，功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。其次，关于涉案专利权利要求1中“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”的技术特征是否属于功能性特征。上述技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。根据这一方位和结构关系，结合涉案专利说明书及其附图，特别是说明书第[0056]段关于“连接器的锁定由搭扣的垂直侧壁的内表面保证，内表面沿爪外侧表面延伸，因此，搭扣阻止爪向连接器外横向变形，因此连接器不能从钩形端解脱出来”的记载，本领域普通技术人员可以理解，“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下，就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。可见，“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”这一技术特征的特点是，既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是前述司法解释所称的功能性特征。最后，需要说明的是，虽然当事人未对原审法院关于上述特征属于功能性特征的认定提出异议，但是权利要求的解释是法律问题，且功能性特征与其他类型的技术特征在侵权比对方法上有明显差异，可能影响侵权判定结果，故本院特予指出并予纠正。

笔者注：与原审法院一样，最高院知产庭也是基于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条进行审判，但结果却有些差异。具体而言，最高院知产庭从两个方面认定上述技术特征并非功能性特征，一方面，其形式为“方位结构+功能性描述”，并非单纯的功能性描述，另一方面，结合权利要求和说明书可以理解，上述“方位结构+功能性描述”中的“功能性描述”是对该“方位结构”的限定，故其并非符合前述司法解释的功能性特征，而应为具有特定功能的特定结构特征。在本专利中，该特定结构还具有一定上位性，故最高院知产庭的认定其实相对于原审法院的认定扩大了专利的保护范围。

第二，关于技术特征侵权比对。涉案专利权利要求1“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”这一技术特征既限定了安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系，又描述了安全搭扣所起到的功能，该功能对于确定安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系具有限定作用。该技术特征并非功能性特征，其方位、结构关系的限定和功能限定在侵权判定时均应予以考虑。本案中，被诉侵权产品的安全搭扣两侧壁内表面设有一对垂直于侧壁的凸起，当安全搭扣处于关闭位置时，其侧壁内的凸起朝向弹性元件的外表面，可以起到限制弹性元件变形张开、锁定弹性元件并防止刮水器臂从弹性元件中脱出的效果。被诉侵权产品在安全搭扣处于关闭位置时，安全搭扣两侧壁内表面垂直于侧壁的凸起朝向弹性元件的外表面，属于涉案专利权利要求1所称的“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”的一种形式，且同样能够实现“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”的功能。因此，被诉侵权产品具备与“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”这一技术特征相同的技术特征。原审法院在认定上述特征属于功能性特征的基础上，以被诉侵权产品前部包容锁定元件加局部垂直延伸锁定的手段与涉案专利整体面对锁定元件加局部平行延伸锁定的手段构成等同为由，认定被诉侵权产品具有与上述特征等同的技术特征，比对方法及结论虽有偏差，但并未影响本案侵权判定结果。

原审判决认定事实清楚，有关功能性特征的认定适用法律虽有瑕疵，但不影响本案裁判结果，应予维持。

笔者注：一方面，虽然上述“方位结构+功能性描述”并未被认定为功能性特征①，但也并非单纯的“方位结构”特征②，而是由特定功能约束的“方位结构”特征③，故从某个角度看，三者的保护范围可视为：②＞③＞①。另一方面，由于③＞①，或者说，③为①的上位，在对二者进行比对时，③相当于完全公开了①，故此时二者应视为相同的技术特征，而不是“不太保险”的等同的技术特征。

在包括笔者在内的部分专利代理师的印象中，对于过往专利，特别是结构类专利，若出现功能性限定，对相关特征的认定无非就是功能性特征或结构特征，也就是上述①或②。但通过本案，特别是最高院知产庭对相关司法解释的深入阐述和应用后，我们发现其实还有第③种情况。

我们一直在谈高质量专利，其衡量维度有很多，但检验手段并非都是实时的，例如部分质量维度需要在诉讼中体现。不过，笔者一直在倡导一个概念：虽然无法预知一个专利一生所有的事件，但对于我们能把握的，还是要尽量去做“事前诸葛亮”，或者说，通过不断学习与实践，让自己能把握的点越来越多。

结合本案，可以给代理师如下启示：

第一，如果明确存在功能性特征，需要考虑是否有足够的具体实施方式进行支撑。如果自己发现有且仅有一种具体实施方式，需要再考虑下该功能性特征是否还有意义。

第二，当出现功能性限定时，需要首先确定是否仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能的具体特征。如果是，保护范围应以权利要求中的该具体特征为准。

第三，接上条，如果不是，不应直接将包括上述功能性限定的整体特征直接认定为功能性特征，而是还应继续阅读说明书中相关内容，进一步确认上述整体特征中的结构特征与功能性限定的关系，是否属于如本案一般的具有特定功能的特定结构特征。

上述不同情况下的专利保护范围是有一定差异的，如果熟稔于心，就不会随意去撰写功能性相关特征了，具体而言，形式上是功能性特征而实质性上并不清楚是什么的特征。因为自己会去思考、会去核对，通过权利要求和说明书的合理撰写与相互配合，在当前阶段，其实就可以写出一个非常优秀的保护范围。当然，在无效和诉讼时，也应把握好上述几点，进而准确确定专利的实际保护范围，做到心中有数，言之有理，为我有用。

另外，若将本文和下述《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（二）》、《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（五）》一起学习，将会对功能性特征的认定有一个更深入的理解。

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（三）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（四）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（五）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（六）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（三）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（四）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（五）》

文章来源：徐师付的知产主义

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/WC1l5Bg9Qsw2sVGeumCXqQ