浅析发明专利审查阶段修改超范围导致超范围的技术内容成为公有技术的问题

                                                                                                                                                                                       作者|严栋建  南通苏专博欣知识产权代理事务所

      我国的专利法实施细则第五十三条针对发明专利实质审查阶段可以依法予以驳回的情形做出了规定，其中包括不符合专利法二十二条、第三十三条等规定的。专利法二十二条规定了授予专利权的发明应当不属于现有技术也不存在抵触申请（新颖性），且与现有技术相比，应当具有突出的实质性特点和显著的进步（创造性）等。专利法第三十三条规定了发明专利的修改应当不超出原始提交的申请文件所记载的内容。

      专利在审查阶段大多会需要进行意见陈述和申请文件的修改，若是原申请进行意见陈述和修改申请文件后不符合专利法第三十三条规定会导致原申请被驳回，且修改超范围的部分技术特征、无法获得优先权的技术方案均可能成为公有技术。虽然原申请被撤回或被驳回后依然可以新申请的形式提交，但原申请的意见陈述内容可能会被认定为新申请的现有技术，进而影响新申请的新颖性和创造性。本文通过案例演绎，浅析“发明申请文件修改超范围”为何存在导致技术方案全部或部分成为公有技术的风险。

一、“修改超范围”和“现有技术”的简单介绍

      专利法三十三条规定的修改超范围包括修改文件替换页中出现原申请文件中没有记载的技术特征或无法直接依据原申请记载内容并通过简单逻辑推理得知的技术特征的。

      专利法二十二条规定的现有技术包括公共技术，公共技术又包括处于“潜伏状态”的公有技术。“潜伏状态”的公有技术主要是指提出了专利申请，尚未获得授权但已经处于早期公开状态的技术。之所以称之处于“潜伏状态”的公有技术，是因为这些技术已经公开，但尚未获得专利权，这样一旦被驳回，就进入了公有领域，成为公有技术，也就自公开之日起成为公众所知的技术[1-2]。另外，笔者认为“潜伏状态”的公有技术还应当包括专利申请过程中提交的意见陈述内容，其中就包括在修改文件替换页中新补充的原始申请文件未记载的技术内容，原因在于：“实务中对专利文件进行修改主要分为权利要求书的修改和说明书的修改，其中对权利要求书的修改主要是为了克服不满足三性、得不到说明书支持的问题，而对说明书的修改主要是一些适应性调整，很难做出实质性修改。在没有修改依据的前提下直接在修改文件替换页中补充原始申请文件缺少的技术特征则会造成相应技术特征的‘非正常公开’而成为公有技术”。

二、我国发明专利审查阶段公开规则

      专利法实施细则第四十八条规定了“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由”。为了便于社会公众查询发明专利各审查阶段的情况，国家知识产权局组建了中国及多国专利审查信息查询网站。发明专利公布后，任何人均可通过中国及多国审查信息查询网站的“审查信息”栏查询到该专利申请的审查信息。发明专利初步审查、实质审查阶段中所有的申请文件修改替换页均会在“中间文件”栏向社会公众公开，包括申请人主动修改的申请文件、依据审查意见修改的申请文件。并且为了保证相关信息的审查信息公开的及时性，该网站的审查信息一般采用每天更新形式进行数据发布。

三、案例演绎“修改超范围”可能导致技术内容成为公有技术的问题及其应对策略

      本案中，申请人于原申请申请日提交的发明专利申请遗漏了序列表，导致权利要求的保护范围不清楚。审查员于2022年3月31日发出的第一次审查意见指出本领域技术人员不清楚捕获探针的序列和组成，权利要求1的保护范围不清楚。申请人于2022年4月13日提交了第一次意见陈述，并在说明书替换页中的增加探针的序列表，想以此来克服原申请文件遗漏序列表导致权利要求1保护范围不清楚的问题。【图片来源于中国及多国审查信息查询网】

      笔者认为，申请人2022年4月13日提交的第一次意见陈述内容主要存如下两个失误：

      1.未意识到新补充的序列表属于原申请文件未记载的内容，会产生修改超范围的后果。根据原申请文件无法直接地、毫无疑义的确定探针具体的序列，且结合公知常识进行简单推导也依然无法确定相应的技术特征，故涉包含新增序列表的说明书替换页的修改超出了原申请文件记载的内容，不符合专利法第三十三条规定。

      2.未采用规定的方式提交序列表，而且错误地在说明书替换页中补充序列表。审查指南规定涉及氨基酸或者核苷酸序列的发明专利申请，说明书中应包括该序列表，并把该序列表作为说明书的一个单独部分提交，同时还应提交符合国家知识产权局规定的记载有该序列表的光盘或软盘。目前实务中的序列表较多采用TXT电子文件进行提交，而不是以提交说明书替换页的形式进行补充修改。TXT电子文件提交的氨基酸或者核苷酸序列表具有一定的隐蔽性，不会直接向公众公开，需要利害关系人经过申请才能够查阅，而说明书修改替换页属于及时向公众公开且无需经过申请即可查阅的内容。就本案而言，将序列表补充在说明书替换页中，就造成新补充序列表随着说明书替换页一同直接向公众公开，并且由于新补充的序列表超出了原申请文件记载的内容，也必然无法获得优先权，当新补充的序列表处于公众所知技术且无法获得优先权时，其就成为了公有技术。

      上述两个失误的同时出现使得新补充的序列表在错误的时间提前公开，造成了无法获得优先权的序列表成为公有技术。在不考虑中国及多国专利审查信息网信息更新公开延误的前提下，基本可以认为序列表部分技术特征已经成为了公众技术，并将成为后续重新提交新申请的现有技术，导致了部分技术的损失。当然，由于本案的特殊性，虽然序列表成为了公有技术，但是单独的序列表能够展示的技术信息还是有限的。就目前的情况而言，后续依然存在下述两种情况：

      情形一，申请人在优先权期限内发现了上述问题，在法定优先权期限内请求原申请的优先权重新提交新的申请。此时，新申请可以保留原申请记载的技术内容的优先权，也不会被原申请文件影响新颖性，而是否会被影响创造性则需要进一步的审查，笔者在此不做深入讨论。

      情形二，申请人未在优先权期限内发现上述问题，无法在法定优先权期限内要求原申请的优先权重新提交新的申请。此时，就需要结合中国及多国专利审查信息查询网站中相应申请文件替换页实际公开时间进行考量：

      情景I：中国及多国专利审查信息查询网站中原申请文件修改替换页的公开日期晚于新申请的申请日。此时，序列表未成为公有技术，原申请技术内容将成为公有技术，新申请不会被原申请文件影响新颖性，而是否会被影响创造性则需要进一步的审查；

      情景II ：中国及多国专利审查信息查询网站中原申请文件修改替换页的公开日期与新申请的申请日相同。此时，序列表未成为公有技术，虽然原申请技术内容将成为公有技术，但是新申请不会被原申请文件影响新颖性，且原申请文件修改替换页与新申请不属于同日提交的同样的发明创造，而是否会被影响创造性则需要进一步的审查；

      情景III ：中国及多国专利审查信息查询网站中原申请文件修改替换页的公开日期早于新申请的申请日。此时，原申请技术内容与序列表均成为公有技术，且在原申请文件修改替换页中组合形成完整技术方案，表明原申请技术内容与序列表组合形成的完整技术方案成为公有技术，丧失了获得专利权保护的机会。

      而笔者认为，情形一只要及时请求优先权重新提交新申请，情形二中的情景I、II只要能够把握新申请的申请日不晚于中国及多国专利审查信息查询网站实际公开日，也都不会影响新申请的新颖性，甚至不影响创造性。对于情况二中的情景III，笔者认为其几乎已经处于无法挽救的边缘，此种情景中，似乎依据原申请评判是否存在一个完整的新方案，后续将原申请的意见陈述方向转为新挖掘的方案。目前来看，本案中的申请人是幸运的，审查员发出第一次审查意见的时候的时间是2022年3月31日，未超出原申请的优先权请求期限2022年4月30日，申请人还有机会通过请求优先权的方式重新提交申请，以此获得原申请文件记载技术内容的优先权。笔者也注意到，申请人于2022年5月5日将申请做了撤回处理，而是否是要求优先权后的主动撤回还有待进一步确认。

结语

      通过上述案例可知，在发明专利审查阶段提交修改超范围的申请文件替换页不仅不能弥补技术方案不清楚的缺陷，还可能导致新补充的技术特征过早的公开成为公有技术，在没有优先权的情况下甚至可能导致完整的技术方案成为公有技术。

      综上，申请人在发明专利审查阶段进行意见陈述过程中对申请文件的修改需要特别留意是否存在修改超范围的问题，严格依据原申请文件记载的内容进行修改。如果关键技术特征遗漏，且不存在修改依据，则应当尽快采用其他手段进行补救，比如另案重新提交新申请（优先权期限内要求优先权），切不可盲目答复造成不可挽回的损失。专利申请文件撰写过程中需要保证解决相应技术问题的方案是完整且清楚的，除了及时分析审查员发出的审查意见，申请人还需要主动关注案件的状态，尽早发现专利申请存在的问题，并及时采取合理的手段进行调整。


      文章成文仓促,若有不妥之处,还望不吝赐教!

[1]赵哲伟主编.新编国际经济法.对外经济贸易大学出版社,2010.08;

[2]杨水旸.王建华等合著.技术经纪人.中国经济出版社,2002年01月第1版.