行政执法案件中假冒专利及违法所得该如何认定

   假冒专利作为一种违法行为，既有行政法的规制，也有刑法的最后惩罚，但在实践中，知识产权律师涉及假冒专利的案件并不是很多，对于在广告中进行假冒专利的行为，其既可能涉及违反专利法的相关规定，也可能违反了广告法的规定，并且如果不法行为人仅仅是进行宣传而并没有在产品上进行标注，则违法所得如何计算，值得进一步探讨。

一、假冒专利认定及其相应的行政和刑事责任

    《中华人民共和国专利法实施细则》（2010修订，以下简称专利法实施细则）第八十四条规定了假冒专利行为的几种情形，包括：

    1、在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；

    2、销售第（1）项所述产品；

    3、在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；

    4、伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

    5、其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。”

    实践中，在产品或者产品的包装上标注专利标识是最常见、主要的构成假冒专利行为的方式，主要包括两种情况：

   1、冒充专利：产品本身并没有被授予专利权或者是在“专利权被宣告无效后或者终止后”即不具有任何有效的专利权的情况下，行为人在该产品或者该产品包装上进行专利标识标注；

   2、假冒他人专利：标注的专利号虽然合法有效，但标注专利标识的行为人并不是专利权人或被许可人。

     对于假冒专利的行政责任，《中华人民共和国专利法》（2020修订，以下简称专利法）第六十八条规定：“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

    以及专利法实施细则第八十四条第三款：“销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。”

    假冒专利罪是刑法中唯一涉及专利的罪名，《中华人民共和国刑法》（2020修订）第二百一十六条对此做出了规定：冒充他人专利，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

    对于假冒专利的刑罚，我国刑法保持一定程度的谦抑性，最明显就体现在假冒专利罪的适用范围上，就假冒专利罪而言，其适用范围限于假冒他人专利的行为，冒充专利的行为则被排除在刑罚处罚之外。在违法收益基本相同的情况下，两种违法行为的违法成本却相差很大，这也导致在实践中冒充专利的行为比假冒他人专利的行为普遍得多，对于假冒专利违法行为的查处，也是以行政处罚较为普遍。

二、假冒专利行政执法案件中违法所得额如何计算

    行政执法案件中，对于假冒专利的处理一般包括以下三种，即：

    1、责令改正并予公告；

    2、没收违法所得；

     3、罚款；

    其中，对于违法所得的认定，笔者检索了各地市场监督管理部门针对假冒专利行为出具的行政处罚决定书，综合来看，集中在《专利行政执法办法》（2015修订）第47条，即：

    （一）销售假冒专利的产品的，以产品销售价格乘以所销售产品的数量作为其违法所得；

    （二）订立假冒专利的合同的，以收取的费用作为其违法所得。

    同时，笔者还注意到，国家知识产权局2022年02月17日做出的《关于执行假冒专利行政处罚裁量参考基准有关问题的批复》（国知发保函字〔2022〕23号）中写明：

    《专利行政执法办法》第四十七条的“违法所得”与《假冒专利行政处罚裁量参考基准》中“违法所得数额”的含义相同。关于《假冒专利行政处罚裁量参考基准》中“违法所得数额”的计算需遵照《专利行政执法办法》相关规定执行。

     因此，各地行政机关对于假冒专利行政处罚中违法所得的认定及计算方式较为统一，即按照《专利行政执法办法》第四十七条来计算违法所得，知识产权案件中存在非法经营数额、销售金额、违法所得数额等概念，但对于假冒专利中行政执法案件中，违法所得的计算一般等同于经营收入（即实际销售额），即直接以实际销售额计算违法所得，不扣除直接用于生产经营活动的必需支出，也不包括未直接进行销售的收入，笔者在此分享两个案例：

第一个案例：佛山市公布的2019年度知识产权行政执法十大典型案例之四---“佛山某铝业有限公司假冒专利案”

    案件概况：2019年佛山市市场监督管理局在查处一起假冒铝合金晾衣架专利案件中，当事人在外包装标注“专利产品*仿冒必究”，但产品外包装自行委托他人生产，并未获得任何专利，截止案发时，涉案产品在阿里巴巴网站上共计销售13个，销售金额合计274.4元，剩余成品800个存放于当事人仓库中，佛山市市场监督管理局依据《专利行政执法办法》第47条第一款确定的计算方法认定，当事人的违法所得为274.4元，最终做出没收违法所得274.4元，并处违法所得2.5倍即686元罚款的行政处罚决定。

第二个案例：上海市市场监督管理局做出的沪市监总处{2021}322021000254号行政处罚决定书

   案件概况：当事人在外观专利已经终止的情况下，委托印制标注“中国专利号：ZL201030248758.X”以及“中国专利号：ZL200530042567.7”的包装袋106700只，在后续生产调味品过程中采用上述包装袋包装调味品，并对外销售，至案发时，尚有库存28246，上海市市场监督管理局认定，当事人不单独销售上述包装袋，没有违法所得，即该当事人并未直接销售包装袋，调味品的销售收入并不能认定为该案的违法所得，因此，最终认定本案中没有违法所得，对当事人处以人民币五万元的罚款。

三、仅利用虚假广告进行宣传但未在产品进行标注，如何确定违法所得

    在实践中，往往还会出现不法行为人仅仅是利用假冒专利进行宣传，但是在产品上未注明假冒专利，这种情况能否认定为假冒专利？若认定为假冒专利的行为，则如何计算违法所得？

    笔者认为可以从如下两个角度进行分析进行分析：

    1、是否符合《专利法实施细则》第八十四条第三款的情形

    《专利法实施细则》第八十四条第三款规定:“在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；”，不法行为人在进行虚假宣传时，往往通过一定的宣传媒介进行，如宣传单、宣传海报、网页等，随着科技发展，也存在通过微信群、微信朋友圈发布进行宣传的情形。

    通过上述媒介、方式进行虚假宣传的行为，笔者认为可以参照“产品说明书等材料进行宣传”进行评价。这主要是基于本法条的立法原理：所谓假冒专利的行为，是指将未经专利权人许可的技术谎称为自己的专利技术或者专利号的行为。假冒人所实施的技术有可能就是专利技术，也可能根本就不是专利技术。认定假冒行为的关键在于假冒人的行为是否让公众或者其行为的相对人误以为他就是专利权人。可见，假冒行为所假冒的并非技术本身，而是专利权人的身份。（摘自《知识产权法（第五版）》，吴汉东主编，法律出版社2014年2月出版）

    笔者认为，不管是产品说明书，还是网页广告、微信朋友圈广告，都只是虚假宣传的一种手段，关键在于假冒人的行为是否让公众或者其行为的相对人误以为他就是专利权人，在能够达到使公众或其行为的相对人误以为他就是专利权人的情况下，行为人未在产品上进行标注，也可以参照《专利法实施细则》第八十四条第三款的情形进行处理，对于违法所得，则可以按照《专利行政执法办法》第四十七条来计算。

案例--上海市金山区市场监督管理局做出的沪市监金处{2022}282021009723号行政处罚：

    案件概况：当事人在天猫平台开设网店，在其网店销售产品的详情页面上，当事人发布“5-10分钟突出棱角 收缩毛孔”和“专利类肉毒素成分”等宣传口号，经查明，当事人为了突出自身产品的效果显著吸引更多客户购买，自行杜撰涉案产品的效果，但是当事人并未在产品上标注专利号，在此情况下，市场监督管理部门认定当事人的行为违反了《专利法实施细则》第八十四条第三款规定，构成假冒专利。本案中，行为人在商品详情页进行“专利类肉毒素成分”的虚假宣传，同《专利法实施细则》第八十四条第三款规定的情形并无本质区别，对于违法所得，也可依据《专利行政执法办法》第47条进行计算。

2、是否符合《专利法实施细则》第八十四条第五款的情形

   《专利法实施细则》第八十四条第一款第（一）至第（四）项规定了假冒专利行为的多种表现形式，但考虑到实践中可能还有部分违法行为形式比较特殊，不能完全加以涵盖，故根据假冒专利的立法目的，设置了一项必要的兜底性条款。即：

“其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为”。

   该条款为实践中一些特殊情况的处理提供了法律依据，因此，在面对仅虚假宣传但并未在产品上进行标注的情况，行政执法部门可以结合案件具体情况判断是否属于本条款规定的情形，实践中，各地行政执法部门对于该条款的适用十分慎重，若有较为充分的证据认定不法行为人的行为符合该兜底条款规定的“假冒专利”情形，对于违法所得可以按照《专利行政执法办法》第47条的规定进行计算。

    最后，值得注意的是，国家市场监管总局2021年底征求意见的《市场监督管理行政处罚案件违法所得认定办法(征求意见稿)》，拟明确“市场监督管理部门计算违法，所得的基本方式：以当事人因实施违法行为所取得的全部款项扣除直接用于生产经营活动的必需支出，为违法所得。”“药品监督管理部门和知识产权行政部门行政处罚案件违法所得认定，适用本办法。”目前，该文件还未出台生效，目前对于假冒专利行政执法案件中认定违法所得，仍是以《专利行政执法办法》第47条的规定进行确定。

作者：郝泽春，来源：融冰，点击查看原文