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最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读之实用新型专利**能性特征内容的认定

发布时间:2022.04.21 湖北省查看:1388 评论:3

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《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2021)》于近日发布,其从最高人民法院知识产权法庭2021年审结的3460件案件中,精选48个典型案例,提炼55条裁判规则,反映了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法。

 

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继去年对部分案例判决书进行解读后,笔者今年将继续相关工作。希望借此机会与大家交流分享学习心得,以期共同进步。

 

【(2021)最高法知民终411号】 实用新型专利中,说明书及附图所载、为实现功能性特征所限定的功能、效果不可缺少的形状构造类特征和非形状构造类特征,均对该功能性特征具有实质限定作用,均构成功能性特征的内容,在侵权判定时均应予以考虑。

 

本案核心在于:实用新型专利**能性特征内容的认定。

 

涉案专利的名称为“一种多功能塑料书写纸板及书写工具”,申请日为2010年8月10日,申请号为201020293455.4。

 

涉案专利的部分权利要求如下:

 

1.一种多功能塑料书写纸板,它是以塑料纸或塑料纸板为基料,其特征是:塑料纸或塑料纸板的一面或两面经过磨砂处理形成磨砂层,显影层与一面磨砂层粘接连接。

 

2.根据权利要求1所述的一种多功能塑料书写纸板,其特征是:显影层通过与一层或两层石粉混合层粘接后再与一面磨砂层粘接连接

 

方案比较简单,专利权人在提起侵权诉讼后,被诉侵权人针对该专利提出无效宣告请求,并将其权利要求1无效掉。故专利权人继续以上述权利要求2作为权利基础

 

由于其中的“显影层”是较为关键的特征,且说明书对其构成进行了较为详细的记载,故不妨先列出说明书相关内容。

 

[0054]显影层石粉目数为320目以上。

[0057]显影层粘接剂采用建筑用103外墙防水胶;或103外墙防水胶,与976#外墙抗碱底涂料、屋面防晒防漏胶水、107建筑胶水、801超浓缩建筑胶水中的一种或几种混合。

[0058]103外墙防水胶和混合胶的重量比例为1:3-6。

[0059]显影层中显影层粘结剂和石粉的重量比例为1:0.5-1。

[0060]显影层石粉目数为600目以上。

[0061]显影层石粉采用2000目轻钙石粉、2000目硅石粉、2000目方解石粉或600目瓷土粉。

 

可以看到,上述内容主要为显影层的组分、配方特征,或者说材料特征。专利权人并未将该材料特征写入权利要求,而是仅记载于说明书。

 

另外,本案为一案两报,最终授权的发明专利在实质审查过程中补入的特征便来自于上述内容。

 

一审阶段

专利权人认为被诉侵权产品“从手段、功能、效果都基本与涉案专利等同,甚至在功能和效果上可认定为相同”

 

被诉侵权方则认为二者不相同也不等同

 

原审法院认为,被诉侵权产品的显影面层是否通过一层或两层石粉混合层粘结后再与基料连接,以及被诉侵权产品的显影面层是否采用涉案专利显影层的组成方式,仅凭被诉侵权产品现状无法确定。故现有证据尚不足以证明被诉侵权产品包含权利要求2记载的全部技术特征,专利权人据此要求被诉侵权人承担侵权责任的主张,没有事实依据,不予支持。

 

结合前述权利要求内容,可以看到,其限定的内容主要为书写纸板不同层间的位置和连接关系,为何原审法院会去比对被诉侵权产品的显影面层组成方式与涉案专利显影层并未限定在权利要求中的组成方式?原来是因为涉案专利中的“显影层”被认定成了功能性特征,且专利权人对此予以明确,这也成为本案的核心所在。

 

由于后续最高院知产庭对此再次确认,故不妨先将最高院知产庭的相关观点引用出来。

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定,对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。是否为实现所称功能、效果不可缺少的技术特征,是判断说明书及附图记载的内容中有关技术特征具有限定作用的标准。实用新型专利***能性特征有关实施例中非形状、构造、或其结合的技术特征,如系实现所称功能、效果所不可缺少,仍构成对该功能性特征保护范围的限定。实用新型专利保护形状、构造或者其结合的专利类型定位,并不足以成为排除实现所称功能、效果不可缺少的实施例中非形状、构造、或其结合技术特征限定作用的充分理由。否则,反而会形成含有功能性特征的实用新型专利权利要求保护范围大于具有相同权利要求的发明专利保护范围的窘况。本案中,从权利要求“显影层”技术特征文字描述看,“显影层”并非本领域专业术语,也未给出结构和组成等实质性技术信息,属于功能性描述,本领域技术人员仅通过阅读权利要求关于“显影层”及与之关联的“磨砂层”“石粉混合层”之间位置和连接关系,并不能确定实现上述“显影功能”的具体实施方式,据此,“显影层”属于功能性特征。

 

可以看到,主要还是从文字描述角度将“显影层”确定为功能性特征。在《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读之存在多种使用环境时功能性特征内容的认定》中,我们看到最高院知产庭在认定功能性特征时,不仅引用了上述《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条,还引用了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条。同样地,结合上述两条规定,将本案中的“显影层”认定为功能性特征没有太大争议。

 

我们知道,对于权利要求中的功能性限定,其保护范围并不覆盖所有能实现该功能的特征,而是仅能覆盖实施例中的具体特征以及与之等同的特征。因此,此时需要确定被诉侵权产品中的显影面层是否与涉案专利实施例中的显影层特征构成相同或等同特征。由于涉案专利实施例中的显影层特征包含大量材料特征,几乎不可能证明被诉侵权产品中的显影面层特征与之相同或等同,且专利权人也并未进行证明,故原审法院并不支持专利权人的诉求。

 

另外,虽然一案两报中发明专利的最终保护范围基本对实用新型专利没有影响。但一方面,发明专利权利要求补入的上述说明书0054、0057-0061段内容可以在一定程度上说明该材料特征是实现“显影”功能不可缺少的特征;另一方面,最高院知产庭据此给了一种示例性说明,“否则,反而会形成含有功能性特征的实用新型专利权利要求保护范围大于具有相同权利要求的发明专利保护范围的窘况”,也就是,对于支撑功能性特征的非形状构造类特征(简称非结构特征)在发明和实用新型的保护范围中都应予以考虑,否则不考虑非结构特征对功能性特征限定作用的实用新型的保护范围将不合理地大于作为同样的发明创造的考虑非结构特征对功能性特征限定作用的发明的保护范围

 

专利权人提出上诉。

 

二审阶段

二审的焦点问题主要包括两点技术特征的争议:(1)“显影层”,(2)“显影层通过与一层或两层石粉混合层粘接后再与一面磨砂层粘接连接”。

 

经审理,关于“显影层”,最高院知产庭指出:根据专利法第二条第三款的规定,实用新型只保护产品的形状、构造或者其结合,产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状,产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。物质的组分、配方等不属于产品的构造,权利要求中不得包含有关组分或配方含量的限定,是指在专利授权确权中,针对实用新型新颖性、创造性评价时,对权利要求中物质的组分、配方等不属于产品的构造的内容不予考虑。但是,在侵权纠纷中,已经记载在权利要求中的有关物质的组分、配方等内容对该权利要求保护范围具有限定作用关于“显影层”技术特征的内容,涉案专利说明书给出四个具体实施例,并记载了涉案专利书写纸板的制作方法,其中0054、0057-0061段详细说明了显影层的原料、配比等,专利权人也主张以上述说明书的记载确定“显影层”技术特征的内容。据此,上述说明书的内容是实现显影功能不可缺少的技术特征,对权利要求保护范围具有限定作用。与之相比,被诉侵权产品的浅三**格表面构成的显影层由粘接剂和石粉组成,但是,该粘接剂和石粉是否具有上述说明书所述“显影层”的具体实施方式及其等同的实施方式相同的技术特征,专利权人并未予以证明,应当承担相应的不利后果

 

可以看到,最高院知产庭分别从侵权纠纷和授权确权角度明确了实用新型中材料特征的作用,由于非结构特征不仅包括材料特征,还包括方法特征,此时可以将上述内容从代表材料特征的组分或配方推广至包括材料特征和方法特征的非结构特征。但需要注意的是,此处讨论并不涉及对材料和方法的改进,否则就存在实用新型客体问题了,无从谈起新颖性、创造性和保护范围的问题。

 

假设实用新型权利要求中直接记载了非结构特征,或者直接记载的功能性特征的覆盖范围包括说明书中记载的非结构特征,也就是,该非结构特征对实现相应功能不可缺少。此时,在侵权纠纷中,需要考虑该非结构特征,因为其实质性影响专利保护范围。但是,在授权确权中,或者说,在审查或无效阶段,非结构特征对新创性不构成影响,换言之,写了也等于没写。

 

需要注意的是,关于授权确权中实用新型非结构特征的作用,是存在一定争议的,有观点认为“在专利授权确权中,针对实用新型新颖性、创造性评价时,对权利要求中的非结构特征需要考虑”,其基础主要为《专利审查指南第四部分第六章相关规定,“在实用新型专利新颖性/创造性的审查中,应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征”。本文仅引用最高院知产庭关于本案的相关观点并做适当延伸,但对上述争议不置可否。

 

另外,关于“显影层通过与一层或两层石粉混合层粘接后再与一面磨砂层粘接连接”最高院知产庭指出:涉案专利说明书0038-0043段记载制作方法:“1)对塑料纸或塑料纸板的一面或两面表面层进行磨砂处理形成磨砂层,磨砂处理后用水洗、清除表面层粉尘,然后晾干备用”“塑料纸或塑料纸板为透明、半透明、不透明,无色、有色的塑料纸或塑料纸板”,“2)在磨砂层的一面上喷涂一层粘接剂”“在所述磨砂层上印制写字格或图案再喷涂一层粘接剂”,“3)在上述粘接剂层上喷涂一层或两层石粉混合层,再喷涂一层显影层;或直接在上述粘接剂层上喷涂一层显影层”据此,被诉侵权人主张的“显影层与石粉混合层粘接”在先、“显影层与石粉混合层粘接后再与磨砂层粘接”在后的二次粘接的顺序,是基于制作方法的描述,而权利要求2中上述技术特征是基于产品的层状结构的描述,本领域技术人员阅读上述说明书有关制作方法可以清楚理解权利要求2中的显影层、石粉混合层、磨砂层及相互之间的层状结构。与之相比,经二审查明事实,被诉侵权产品显影层、石粉混合层和磨砂层三者之间具备与上述“两次粘接”层状结构技术特征相同的技术特征,被诉侵权人关于被诉侵权产品“两次粘接”顺序的抗辩理由不成立,本院不予支持

 

可以看到,虽然通过“显影层”的判定就可支持被诉侵权人不侵权,但是,最高院知产庭依然对所有争议区别技术特征进行了比对和认定。如上所述,材料特征和方法特征均属于非结构特征。在对“显影层”进行认定时,考虑了说明书中体现组分、配方的材料特征,因为其对实现“显影”功能是不可缺少的。但是,在对各层位置和连接关系进行认定时,则没有考虑说明书中体现制备顺序的方法特征,因为,一方面,“显影层通过与一层或两层石粉混合层粘接后再与一面磨砂层粘接连接”并非功能性特征且本身是清楚的,另一方面,即使退一步而言,上述制备顺序也并非体现各层位置和连接关系不可缺少的。

 

因此,无法认定被诉侵权产品与涉案专利相同或等同的关键仅在于“显影层”这一个特征。具体而言,目前无法证明涉案专利中的“显影层”这一功能性特征可以覆盖被诉侵权产品中的显影面层。

 

另外,在最高院发布的2017年50件知识产权典型案例中的“谭熙宁与镇江新区恒达硅胶有限公司侵害实用新型与外观设计专利权纠纷案〔最高人民法院(2017)最高法民申3712号民事裁定书〕”中,最高院也明确指出:“根据《中华人民共和国专利法》第二条第三款的规定,实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。据此可知,实用新型专利的保护对象是由形状、构造及其结合所构成的技术方案。实用新型专利权利要求中非形状构造类技术特征对于该实用新型专利权利要求的新颖性和创造性不能产生贡献”。可以看到,虽然彼时最高院知产庭还未成立,但这一观点在最高院一脉相承。

 

通常认为,《专利审查指南》属于部门规章,有一定行政性质,而最高院的判决书则具有司法性质。可以看到,二者目前关于实用新型专利中非结构特征对新颖性、创造性作用的认定存在一定差异。

 

由于目前我国对实用新型不进行实质审查,故存在很多写入非结构特征的实用新型专利获得授权,且《专利审查指南也规定可以写入现有方法和现有材料特征。但作为专利代理师,不妨将目光放长远一些,如果该实用新型专利日后需要经历无效和诉讼,部分欠考虑的非结构特征是否需要在撰写时再多考虑下。

 

具体而言,第一,现有方法和现有材料特征可以写入实用新型权利要求,但需要考虑其是否作为解决技术问题的核心或关键所在,因为,如果是的话,也就是说,实用新型的新颖性或创造性可能需要通过非结构特征体现,而结构特征可能全部或大部分被公开,这样在无效阶段可能就会很容易因新创性问题而被无效掉,或者在侵权诉讼阶段,也很容易被认定成方案整体不相同

 

第二,即使不把非结构特征写入实用新型权利要求,仅记载于说明书,但是若在权利要求中存在功能性特征,需要考虑该功能性特征的效果实现是否必须部分或全部依赖非结构特征,因为,如果是的话,也就是说,权利要求的实际保护范围其实包括上述非结构特征,由于非结构特征的取证较难,则在侵权诉讼阶段,很难证明被诉侵权产品的相关特征与上述非结构特征构成相同或等同。

 

 

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读(一)》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读(二)》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读(三)》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读(四)》

文章来源:徐师付的知产主义
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/YM-3BaI1i6DqWB0uNSeqSw


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评论列表

  • 第1楼
    谢谢分享。

    2022/04/21 11:30 [来自山西省]

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  • 第2楼
    谢谢老师分享

    2022/04/22 09:57 [来自四川省]

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  • 第3楼
    学习,谢谢分享

    2022/04/22 11:58 [来自江苏省]

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