加载中...
推荐位 推荐位

发明专利实审答复策略(五)

发布时间:2021.12.29 四川省查看:972 评论:0

在上一期的分享内容中,笔者提及到了从技术效果大于技术方案的角度,以突出的技术效果证明其方案具有创造性”的观点。可能不少读者对该思路还存在疑虑以及不知道如何实操,本期笔者将对其进行展开说明,并结合实际案例进行剖析。

 

笔者认为要理清答复思路,首先得确定关于创造性的认定标准,也就是什么样的情况下视为具有创造性。基于专利法22.3的规定,其限定为“突出的实质性特点和显著的进步”,根据字面意思可以看出,专利法22.3中“突出的实质性特点”、“显著的进步”是“和”的关系,也就是需要同时满足“突出的实质性特点”和“显著的进步”,但是在实务中,对创造性的衡量标准大部分采用的或的关系,也就是满足“突出的实质性特点”或“显著的进步”即可授予专利权。这就包括了几种情况:1具有“突出的实质性特点”,一般来说突出的实质性特点就必然具有显著的进步,也可能没有显著的进步;2具有“显著的进步”,不具有突出的实质性特点。

理清以上原则后,就得明白什么是“突出的实质性特点”和“显著的进步”,所谓“突出的实质性特点”就是指技术方案本身相对于现有技术不是本领域的惯用手段,“显著的进步”也就是指技术方案的技术效果明显。以上关于“突出的实质性特点”和“显著的进步”的审查指标可参考审查指南第二部分第四章2.2、2.3以及3.2.2的规定,尤其是3.2.2列举了显著的进步常见的几种情形:

 (1)发明与现有技术相比具有更好的技术效果,例如,质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等;
    (2)发明提供了一种技术构思不同的技术方案,其技术效果能够基本上达到现有技术的水平;
    (3)发明代表某种新技术发展趋势;
    (4)尽管发明在某些方面有负面效果,但在其他方面具有明显积极的技术效果

经过以上分析,笔者总结了具有创造性的几种常见情况:

1)本申请的技术方案具有“突出的实质性特点”不是本领域的惯用技术手段(不考虑技术效果,参考审查指南3.2.2第2项规定)

2)本申请技术方案不具有“突出的实质性特点”,但该技术方案解决了现有技术没有提及的技术问题(即现有技术未给出解决技术问题的启示);也就是本期主题所要分享的“从技术效果大于技术方案的角度,以突出的技术效果证明其方案具有创造性”。

 

 笔者认为在进行OA答复时,代理人第一首先要考虑的尝试寻找“突出的实质性特点”,因为方案存在“突出的实质性特点”的情况下一般可得出“显著的进步”。当“突出的实质性特点”不明显时,则应当考虑如何构建“显著的进步”进行创造性的答复。

笔者认为,首先,应该通篇阅读申请文件和对比文件,搞清楚本申请的背景知识和相关领域的技术常识。其次,仔细分析本申请中所谓的“突出的实质性特点”也就是区别特征是否还包括了审查员未考虑到的技术效果,如果没有,可基于本申请的背景知识和相关领域的技术常识进行构建。最后,通过合理的论证构建该技术效果解决的技术问题对比文件未给出技术启示。

 

案例分享,在一种**减压器的申请中,审查员在一通指出本申请不具有创造性,笔者仔细分析了技术方案和对比文件,发现关于“阀芯”的技术特征存在所谓的“突出的实质性特点”,但该特征并不明显,笔者认为该案授权前景是较小的,因此采用了策略(四)的套路。因此,一通笔者就审查员对“阀芯”的认定进行了质疑,并提出了相关陈述意见,该陈述意见是基于精准掌握了本申请的背景知识和相关领域的技术常识下做做出的陈述。如笔者所预见,二通审查结论仍不具有创造性,此时为了避免被驳回,笔者简单修改了权要,做了进一步的陈述,重点在于陈述本申请“阀芯”结构区别于对比文件起到了不同的技术效果。提交意见陈述后笔者以为本次陈述有理有据应该是具有授权前景了,当收到三通时,笔者一看,居然还是没有创造性,为了避免驳回,笔者再次修改了权要,然后结合说明书再次树立了本申请所解决的技术问题未被对比文件所公开,以呼应二通陈述的内容。期间,笔者就该观点与审查员进行了多次电话交流进行意见交换。

事后,审查员主动联系我,问我还有没有补充陈述的,笔者表示没有了,审查员说到“要是没有,我可能就要驳回了”,此时笔者可谓心力交瘁。月余后,当笔者收到授权通知书时,心情已不可用言语表达,有惊喜、有意外,更多的可能还是要感谢审查员对我观点的认同。此事也给笔者产生了另一个启示,那就是尽量做好自己,不抛弃不放弃,谁知花开不开呢,无愧于心即可。

以上就是本期笔者所分享的内容,希望对大家有所帮助。

 

重要提示:本期案例OA答复全文请关注公众号“飞熊是胖熊”,回复关键字“案例五”获取。后期笔者会陆续整理之前分享的案例原文,敬请关注。


分享(2)

收藏(8)

点赞(2)

举报

评论列表

  • 暂无评论数据

快速回复