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浅读检索--马天旗著《专利有效性检索》第三章第一节

发布时间:2021.10.17查看:299 评论:0

我的公众号原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ZY8zuqvX9UDmjy1zo2Rf1w
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本文浅读的对象,为《专利有效性检索》书中的第三章第一节内容,作者为马天旗(原国家知识产权局专利局副处长)、赵星、欧阳石文。以下浅读、分析等均仅代表本人观点,不代表作者
马天旗赵星、欧阳石文点。如有其他理解欢迎交流。

 


第三章是“检索专家必备技能和经验”。
 
第三章总共四节内容,是按照专利有效性检索的基本流程排序的,分别为第一节“发明构思的理解”、第二节“检索要素确定与表达”、第三节“检索策略制定”、第四节“检索实施”
尤其需要注意的是,作者在第一节内容之前放了一张图“专利有效性检索的主要过程”,大家在看的时候不需要强行记忆这张图,重在理解。

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而真正做到初步理解,则需要学习完整个第三章的内容。如作者所述“......在检索中止前还要进行补充检索和扩展检索......[1]”中,关于“补充检索”的定义和案例实操在书的44-46页,关于“扩展检索”定义和案例实操书的46-48页,均属于第三章第三节“检索策略制定”的内容。

 

那么现在解读第一节“发明构思的理解”

第一节中,作者以专利审查指南第二部分第七章第3.2节的内容起头:“首先应当以独立权利要求所限定的技术方案作为检索的主题......”

 

专利审查指南第二部分是“实质审查”,第七章是“检索”,第3.2节是“对独立权利要求的检索”。

 

专利有效性检索,且不论它与实质审查检索严谨程度或对比文件适用的差异,二者之间在检索的对象顺序上是思路一致的,即先独权后从权。但专利有效性检索并非如实质审查检索那样每次都必须针对所有权利要求。根据需要,有效性检索可以仅仅针对独权,也可以同时针对独权及若干从权。

 

作者认为技术问题、技术手段和技术效果构成理解发明构思的三要素,这里我结合我的经验展开解读。

 

无论是查新检索或是有效性检索,在文献分析对比时大抵会与新创性或与之相似的概念相关联。以下列举常用概念。

 

1.新颖性四相同:所谓的“四”包括技术领域技术问题技术方案技术效果。

2.创造性三步法:确定最接近现有技术、确定区别技术特征和实际解决的技术问题、判断其对本领域技术人员是否显而易见,在第三步需要进一步判断区别技术特征是否在另外对比文件公开、技术效果是否一致、是否解决了发明实际解决的技术问题、技术领域是否相同或相近。

那么作者提到的技术手段在哪呢?这个词基本出现在侵权判定。

3.侵权判定全面覆盖和等同:全面覆盖即产品或技术包括了权利要求中记载的全部技术特征,等同即虽然没完全包括,但差异技术特征在技术手段、功能和效果三方面是基本相同的。

 

从上述三个常用概念可以看出,技术领域、技术问题、技术方案、技术效果、技术特征、技术手段、功能,是关键的分析要件。这里可以进行提炼浓缩:

 

第一,经常分不清技术手段和技术特征之间包含与被包含关系,也很难严格区分二者不同,因而技术手段可以等同于技术特征也可以构成技术特征;技术方案是由若干技术特征构成的。因此在这几个要件上,可以提炼浓缩最小因素--技术手段。

第二,许多人在检索时分不清技术功能和技术效果的区别。这两个概念在实操时也不是必须分开考虑,通常一并考虑即可。

 

经过上述分析,前文的关键分析要件可以提炼浓缩为:技术领域技术问题技术手段功能效果。这与新颖性四相同并无太多差异,因此在检索时,要带着哪些关键要件去看,其实是很容易记忆的,基本上记住新颖性概念即可,只是要多注意技术手段与技术方案的逻辑范围区别。

 

以上啰嗦这么多,其实是在解释文献对比时我们都会考虑的部分。这可以是检索结束的事后分析,但通常来说我们不会把这个分析单独分离出来。这个分析应当是贯穿整个检索过程的。从理解发明构思开始,我们就已经在分析上述的四个关键信息了。

 

作者把理解发明构思这个过程看的非常重要,实际上确实如此:“理解发明构思是进行专利检索的起点,并贯穿于检索要素的确定与表达、检索结果的判定等整个检索过程。[1]”这与上述技术领域、技术问题、技术手段、功能效果的分析一样是贯穿整个检索过程的。

 

当我们持续学习检索,不断提高检索技能,会发现,很多工作都是贯穿整个检索过程的。尤其是补充检索。

 

理解发明构思既然这么重要,那要做到什么程度、如何锻炼自己的理解技巧呢。我认为在对检索对象进行解读、理解后,要能够转述出来

 

解读、理解后要能够转述,这一方面在于强化理解,加深印象:这方便在后续文献浏览过程中的高效分析另一方面在于重复验证检索对象理解的准确性与全面性:使检索的开头就不易出错

 

以独立权利要求的解读为例,因为权利要求的内容通常是上位化、概括性的,或仅提取了部分实施例技术特征等其他情况,如果理解的不全面,不深刻,极易造成曲解或漏解。常见情况就是会将权利要求的字面含义直接主观解读为检索时分析用的最终含义,而忽略了说明书内容的解释作用。

 

除此之外,转述也可以为后续的语义检索作准备,暂不展开叙述。


参考文献:

[1]马天旗,赵星,欧阳石文.专利有效性检索[M].北京:知识产权出版社,2021:32-33

 

 


 

王律、黑娃简介

 

王伟麟律师

思博论坛ID“小兔兔考专代”

1)北京市盈科(东莞)律师事务所执业律师及专利代理机构负责人、专利代理师、思博论坛版主;

2)经办案件曾入选广东律协评选的“2019十大涉外知识产权典型案例”,曾参与处理涉及某中国头部手机及通信公司和某新西兰音乐家的跨国著作权纠纷、涉及某美国TOP1手机公司和某美国通讯研发公司的跨国SEP专利权纠纷;

3)精通日语英语并可作为工作语言,专长于知识产权法、竞争法、涉外法律纠纷;

4)中南大学工学学士、厦门大学法学硕士。

黑娃

许利民,思博论坛ID“黑娃”

1)泉州振科技术服务有限公司信息技术总监、思博论坛版主及检索讲师、检索分析师;

2)擅长无效检索、侵权检索、稳定性检索、公众意见检索、查新检索,有涉诉无效检索经验;

3)有丰富的对企、代理机构检索培训经验,有依托思博论坛和合享(incopat)平台的直播检索讲课经验


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