北京时间今天凌晨Law360消息，9月22日，美国参议院司法委员会知识产权小组委员会主席、参议员Patrick Leahy在周三参加由美国制造商发展与企业协会，和汽车创新联盟联合组织的一次活动中，宣布了一项新的法案：该法案将废除专利审判和上诉委员会PTAB的一项有争议的权利，即根据Fintiv规则自由裁量是否发起IPR，并允许政府机构提出挑战。
这是在Leahy参议员在周二提出两项新法案《2021释放美国创新者法案》（Unleashing American Innovators Act of 2021，UAIA）和《专利所有者自豪法案》（Pride in Patent Ownership Act, PPOA）后，又一次对美国专利制度的重大改革。
这次新的提案之所以引起更大关注，主要原因在于这是目前美国专利法中最具争议的一个问题。
要弄清这个问题的背景，就不得不提《美国发明法案》（AIA）之后设立的双方复审程序（Inter Partes Review，IPR）以及执行这一程序而设立的专利审判和上诉委员会PTAB。美国立法机构的目的是通过这一程序，更好的判断授权专利的有效性。
但这一手段自AIA实施以来，IPR的启动率每年都在下降，根据PTAB的数据显示，2018年有87%的案件，2019年降到63%，2020年仅有55%。而影响IPR启动率逐渐降低的因素中[2]。《美国法典》第35编第314（a）款授予PTAB一定自由裁量权来决定是否发起双方复审起到了作用，根据该条款，IPR可不予启动，除非请求方成功挑战至少一项专利权利要求的把握很大。[3]
尤其是在2020年“苹果 v Fintiv”这起堪称里程碑的案例后，PTAB的更是将该案的标准作为处理其他案件的基准原则，导致在后的多起案件都是PTAB使用自由裁量权而拒绝启动IPR，俗称Fintiv规则。
2018年底，美国德州一家名为Fintiv刚刚成立的公司，起诉苹果公司的Apple Pay移动支付侵犯该公司之前收购的一项专利。
10个月后，苹果公司请求PTAB启动IPR程序，但是PTAB却驳回了苹果对Fintiv启动IPR的请求，并且PTAB给出了一个包括六个因素的测试方法，以判断何时PTAB会拒绝启动IPR程序：（1）地区法院是否同意中止诉讼，或是否有证据表明如果启动IPR，法院会同意中止诉讼；（2）法院的庭审日期与PTAB预计的IPR最终裁决的截止日期是否接近；（3）当事双方与法院在法院程序中的投入；（4）IPR中的问题与地区法院案件中的问题的重叠程度；（5）两个程序中的当事方是否一样；（6）任何其他可能影响PTAB自由裁量权的因素，包括IPR请求是否有价值[2]。
可以看到，PTAB考虑的正是平行未决的地方法院诉讼，试图与司法资源的效率和保护不发生重叠，所以才会逐渐增加引用《美国法典》第35编第314（a）款，以及Fintiv在先判例的情况来驳回之后的一些IPR程序。
用通俗点说就是，美国专利商标局的PTAB拥有审判专利是否有效的权利，地方法院同样可以在审判侵权的同时判决专利的有效性，这就使得美国对于专利的有效性判断会在行政和司法上平行存在，这一点与中国完全不同，中国法院只做是否侵权的判决，而专利是否有效的判决都是由专利局来作出，所以一般法院的判决都会等专利局对专利是否有效判决出来之后才做出。
正是因为这一原因，2020年先后出现了几件案件，PTAB都是基于双方已经发生的专利诉讼，考虑与未决地方法院的审判要点和时间来综合考虑是否启动IPR程序。但是这种做法也招致苹果和谷歌的反对，因为在他们看来，AIA法案允许被告在收到侵权诉讼一年内提出IPR，但是PTAB根据地方法院时间表来拒绝根据AIA提交请求的做法，却违反了AIA法案。
实际上，美国各界针对PTAB运行十年的争议一直不断，一些人认为PTAB成了大型高科技公司“绞死”对方专利的"刑场"，PTAB更利于大公司的遭到诸多反对之声。甚至有两次PTAB的命运被打到美国最高院，裁决是否要保留PTAB，我们对最近一次PTAB差点被美国最高院撤销的情况做了专题报道《美国专利界史诗级“血案”：最高院裁定有限修改专利审判和上诉委员会PTAB》。正是基于此次判决，美国最高院给PTAB做出的IPR决定后，插入了需要美国专利商标局USPTO局长最后“把关”的规定，这也是目前为何拜登新政府中USPTO局长一直还没有确定的最重要的原因之一，因为USPTO的局长一下拥有了巨大的权利，容易成为美国各界游说的焦点。
所以，此次由AIA法案的发起者Leahy参议员对美国专利界备受关注的Fintiv规则做出修正，想必未来获得通过的概率也会比较大。
此外，据报道该法案还“鼓励”地方法院法官暂停诉讼程序，让PTAB处理有效性问题。
上一任USPTO局长Iancu曾就此问题征求过意见，收到了800多份回复，而且在美国最高院也有两份挑战自由裁量权的****。足见这一问题在美国专利界受到关注的程度。
据悉在这份法案中，还有一些值得关注的涉及PTAB的提案，因为目前该提案还未公布，等后续公布之后，就可以更清楚的看到此次Leahy参议员希望给他提出的AIA中的PTAB打上怎样的补丁。
【参考文献】
[1] Sen. Leahy Aims To Override PTAB`s Fintiv Rule In New Bill, 2021.9.22,
https://www.law360.com/articles/1424079
[2] 美专利商标局上诉委员会启动双方复议程序的频率逐年下降, 2020.6.11,
http://www.ipwq.cn/ipwqnew/show-1249.html
[3] 美国专利审判和上诉委员会对发起双方复议程序的自由裁量权, 2021.9.17,
http://www.ipraction.gov.cn/article/xwfb/gjxw/202109/355770.html
作者：吴征，来源：企业专利观察，链接：https://mp.weixin.qq.com/s/3MlYjaoTOnzYVnrmyaq93A
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