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发明专利实审答复策略(四)

发布时间:2021.08.19 四川省查看:5736 评论:34


鉴于近期工作安排,笔者已经很长一段时间没有更新,好多人都取关了,心疼得很……,要知道我的关注用户本来就少,求关啊。


近期受东莞某瑞代理所处理OA的态度影响,深感当下大部分代理人的功利之心,将专利的OA答复当作了一件工作应付了事,完全不顾申请人的利益。笔者认为造成这种现象的主要原因有2个,一个严峻的生活压力和绩效指标使得代理人不可能耗费大量时间在OA答复上,毕竟OA答复的收益远远低于新案撰写;二是鉴于目前大量专利代理人的涌入,代理人水平良莠不齐,大部分代理人其实不懂OA答复的正确方式。显然,我们无法改变代理人为了生存而做出的选择,但可以改变的是提升代理人水平,让代理人即使在少量的时间内也能写出优秀的OA答复稿。为此笔者决心继续分享发明专利实审答复策略。


笔者在前几期的分享中分别论述了代理人答复OA的心态、结合启示的判断、创造性的陈述,总体来说属于技术策略,本期笔者将从全新的角度出发,以技巧策略攻下审查员的心理防线以争取获得授权前景。

相信不少同仁都遇到过这样的情景,审查意见中对权要的所有特征都进行了客观准确的解读,结合的对比文件也无懈可击,即使是作为代理人也认为审查员说的确实有理,这种情况下基本无答复授权的可能。但作为代理人,我们能就此放弃吗?显然不可以,就像律师明知自己的客户有罪,但仍然要坚持做无罪辩护一样,代理人也应该有这样的觉悟,明知不可授权仍需尽力一搏。这种情况下答复策略到底应该怎样呢,笔者根据多年与审查员交锋的经验总结了一个新“三步法”,该技巧的依据是审查员的驳回需满足“听证原则”,从而争取时间,利用心理战术+技术战术赢得授权前景。


第一步:一通避重就轻,不与审查员正面交锋。
进一步的说就是,对审查员所引证的对比文件不做反驳,对审查员所认定的本申请所解决的技术问题不做具体陈述,对审查员所得出的区别特征不做质疑,总而言之就是对于审查员所指出的缺陷(创造性)不做具体陈述。正确的做法是,对审查员做出的某一技术特征的认定进行质疑,提出合理的解释。一般来说,审查员不能全面了解技术方案,因此只要足够细心必然能够找到审查员事实认定错误的特征。该过程中的要点在于,所质疑的技术特征认定,必然不能是核心技术特征,而是一般普通特征,该特征的改变无法决定授权。原因在于,一通答复的策略是为了让审查员认为申请人认同了他核心部分的认定,使得审查员认为该案结案基本没有障碍,从而使审查放松警惕。由于审查员工作任务繁重,又有结案指标,因此他的工作重心或关注点就会从该申请中移走,不会过多关注该申请。但是,鉴于一通事实认定存疑,为满足“听证原则”审查员必然不能在二通直接下驳回决定,而是会针对申请人的质疑做出回复,换言之,该申请必然有二通。


第二步:二通修改权要,改变事实
第二步的核心在于修改权要,使得审查所认定的事实再次改变,从而使该申请必然进入三通,以拉长案件审理周期,淡化审查员对该申请的印象。二通在陈述时,基于审查员对一通陈述中的回复情况又分为两种处理策略。

A:如审查员认同一通陈述的观点,则此时应乘胜追击,进一步扩大战果,提出实质证据进行佐证,以争取授权前景。
B:如审查员反驳一通陈述的观点,且反驳有理有据,不要虚,此时只需要安静的修改权要即可,修改的方式是将原权要中未记载,而说明书有记载的内容加入权要形成新的事实。
以上操作后的结果要么是迎来授权通知书或补正书,要么是迎来第三通,不管哪一种情况都是我们所预期且需要的结果。


第三步:三通重点突袭,力求一击必中
在三通陈述中要做到一反常态,突然出击,使其防不胜防。其具体做法是:
1):结合技术方案重新确定本申请所解决的技术问题,也就是对审查员所认定的本申请所解决的技术问题进行反驳,试问这种情况下审查员作何感想,那还不是脑袋嗡嗡的,已经晕了;
2):从技术问题不同出发,力陈审查员所引证的对比文件不是本申请最接近的技术文件,由于解决的技术问题发生改变,则原对比文件的技术启示显然也能成立,对比文件之间的结合启示也不成立;
3)重点突出解决该技术问题带来的技术贡献,或有益效果。
采用以上答复策略后,同样会出现两种情况,一是审查员根据提出的新证据重新检索,最后结论依然没有创造性;二是审查员不检索,迫于结案指标同意你的观点。对于前一种情况一般发生在审查员比较用心负责的情况,这当然是优秀且值得赞颂的审查员,但此时我们是对手,你是可敬的对手,但不可爱。对于后一种情况,当然是我们所乐见的。

总结:以上“三步法”取得成功的精髓在于延长审查周期,使得审查员自己都忘了一通的事实认定,如需重新梳理必然耗费审查员大量的时间,所以一般来说下了审查意见后尽量在绝限期到期前进行答复。抓住审查员急于结案的心理预期,在适当时间给出意想不到的致命一击,此时审查员为了保证自己的绩效,基本不可能再花费大量时间重新检索,从而为申请人争取授权前景。


以上就是本期笔者所分享的内容,希望对大家有所帮助。


后序:我辈同仁应秉承“争做知识产权法治之光”的理念,为申请人谋求利益最大化,维护知识产权行业的公序良俗




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评论列表

  • 第1楼
    楼主此系列文章在这里:
    发明专利实审答复策略(心得一)
    https://bbs.mysipo.com/thread-1102845-1-1.html
    发明专利实审答复策略(二)
    https://bbs.mysipo.com/thread-1103772-1-1.html
    发明专利实审答复策略(三)
    https://bbs.mysipo.com/thread-1105516-1-1.html

    2021/08/19 17:52 [来自北京市]

    收起回复 2 举报
    • 2021-08-20 07:56:55 [来自四川省]

      回复 0 举报
    • 2021-08-21 14:34:25 [来自北京市]

      回复 1 举报
  • 第2楼
    你一通不修改基本上就被驳回了哪还有二通三通啊…

    2021/08/19 19:09 [来自北京市]

    收起回复 1 举报
    • 2021-08-19 20:03:19 [来自广东省]

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    • 2021-08-19 20:23:47 [来自河北省]

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    • 2021-08-20 09:17:15 [来自四川省]

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  • 第3楼
    插个眼,谢谢分享

    2021/08/19 19:31 [来自河北省]

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  • 第4楼

    2021/08/20 10:16 [来自安徽省]

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  • 第5楼
    谢谢分享

    2021/08/20 13:11 [来自安徽省]

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  • 第6楼
    哈哈,抓住审查员绩效考核的弱点,牛!但是对于第二步修改权要还是要看情况,对于需要保护的方案,只有到了万不得已的情况才考虑走这一步才正确

    2021/08/20 13:58 [来自重庆市]

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    • 2021-08-20 14:13:37 [来自四川省]

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