专利使用环境特征，深挖那些找不到的规则（二）
发布时间：2021.07.30 北京市查看：1198 评论：1
一、前文回顾
在《专利使用环境特征，深挖那些找不到的规则（一） 》一文中笔者梳理了使用环境特征在侵权判断时的规则一、规则二和规则三，如下：
【规则一】：被诉侵权技术方案可以适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。
【规则二】：专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
【规则三】：被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
根据规则一、规则二和规则三，笔者构造了使用环境特征在授权确权时的规则A、规则B和规则C，如下：
【规则A】：引证现有技术可以适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定引证现有技术具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以引证现有技术实际使用该环境特征为前提。
【规则B】：专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明引证现有技术可以适用于其他使用环境的，则引证现有技术破坏专利文件的保护范围。
【规则C】：引证现有技术不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定引证现有技术破坏专利权的保护范围。
并且，由规则A、规则B和规则C推导出一个结论：
当引证现有技术（如在先产品）公开了在后专利文件中的产品时，无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征，该产品权利要求都无法获得授权。
本文笔者将继续构造使用环境特征在授权确权时的规则D。
首先这样假设：
假设《陌上桑》是在后申请，罗敷是《陌上桑》中涉及的“产品”。
假设《陌上桑》正面描写罗敷的内容只有“两道眉毛，一对眼睛”。
假设《陌上桑》侧面描写罗敷的“行者见罗敷，下担捋髭须。少年见罗敷……”这些内容是“使用环境特征”。
在上述假设下，规则A、规则B和规则C所涉及的情况可以比喻为：
罗敷在《陌上桑》之前已经“公开”，例如“公开”在女人堆里，不曾见过行者等人，但罗敷已然是“现有技术”。此时，无法通过《陌上桑》中的侧面描写，再次给罗敷以专利保护。
而即将构造的规则D所涉及的情况可以比喻为：
有一个姑娘出现在《陌上桑》之前，也符合《陌上桑》中 的正面描写，但是这个姑娘不符合《陌上桑》中的侧面描写，即：《陌上桑》的侧面描写限定出罗敷不同于这个姑娘，限定出罗敷是首次出现的。此时，可以通过《陌上桑》中的侧面描写，给罗敷以专利保护。
三、规则D的构造
由《专利使用环境特征，深挖那些找不到的规则（一） 》可知，规则A、规则B及规则C构造的前提是“产品相同，只有使用环境特征是否适用需要讨论”；由上述比喻可知，即将构造的规则D所针对的情况则是：产品是否相同，需要通过使用环境特征来判断。
在阅读了涉及使用环境特征的所有复审无效决定后，认为有以下复审无效决定的内容，可以用来构造规则D。
在第34153号无效决定中，合议组认为：
在判断采用使用环境特征限定的产品权利要求的新颖性时，不仅要考虑权利要求中直接限定产品结构或组成的技术特征，同时还应当考虑使用环境特征对产品是否具备限定作用。当所述产品因适用于所述环境而需要具备与环境相适应的规格、尺寸、材质及强度等方面的要求，且没有充分的证据表明对比文件中的类似产品能够适用于相同环境中，解决相同的技术问题，并达到同样的预期效果时，则无法得出相应的权利要求不具备新颖性的结论。
据此，可以构造使用环境特征在授权确权阶段的规则D如下：
【规则D】如果使用环境特征的限定，对所述产品规格、尺寸、材质及强度等方面发生影响，则使用环境特征能够使产品权利要求具备新颖性；如果使用环境特征的限定，不对所述产品规格、尺寸、材质及强度等方面发生影响，则使用环境特征不能使产品权利要求具备新颖性。
第34153号无效决定本身，只是对规则D第一段内容的印证。规则D第二段的内容，可以从第87170号复审决定和第42150号无效决定得到印证。
第87170号复审决定中，合议组认为：
然而，如果“用于……”的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。显然，关于用途的限定作用，关键要看是否给产品本身带来实质性的影响，合议组已经考虑了本案中涉及用途限定的特征，但由于其没有给本发明的产品带来任何实质影响，因此，在产品创造性判断时该特征不起限定作用。第42150号无效决定，合议组直接表述：
由于本专利的技术方案只涉及到产品上“二维码信息”的识别判断，未涉及产品“喷码数据”，因此该使用环境特征对本专利要求保护的生产线结构无影响和任何限定作用。
综上可知：
使用环境特征对保护范围的影响，是以它是否影响到产品本身作为判断标准，即：如果使用环境特征不能够限定出在后申请涉及的产品不同于在前产品，则在后申请不能授权；如果使用环境特征能够限定出在后申请涉及的产品不同于在前产品，则在后申请可能获得授权。
最后，根据规则D，又可以对应得到一条推论：
涉及使用环境特征的产品权利要求，如果想要获得授权或维持有效，要求该产品本身要有“不同于现有产品的特征”，该“不同于现有产品的特征”可以通过使用环境特征来限定。
作者：西门半夏，思博论坛ID：@西门半夏_positive 、刘淑娟 福建世礼律师事务所
往期回顾：
专利使用环境特征，深挖那些找不到的规则（一）
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大律师兰斯洛特
2021/07/30 10:49 [来自安徽省]
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