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专利无效宣告与确认不侵害专利权之诉的关联

发布时间:2021.06.08查看:177 评论:0

    今年在最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)中,发布了许多与知识产权的诉讼纠纷典型案例及规则,其中有一个案例特别引起了笔者的注意,即【(2020)最高法知民终225号上诉人东莞银行股份有限公司请求确认不侵害专利权纠纷案】,此案涉及了专利权的无效宣告以及确认不侵害专利权之诉的关联,而能够让遭受到不当扰的一方,在符合法定起诉条件的情况下,向法院提出确认不侵害专利权之诉,以正当地维护自身的利益。
    以下将简单地把本案的案情做个简短的分析,并把相关的法律依据进行整理说明,以利大家理解案情。
    专利权人向国知局于2009年4月22日提出「一种在计算机和其他电子产品中自行提供恰到好处嵌入式说明的方法和接口」专利申请,该专利在2017年3月8日授权。
    在专利授权之后,专利权人向北京市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求,认为中国工商银行股份有限公司侵犯其专利权。中国工商银行股份有限公司在2018年01月12日向专利复审委员会提出涉案专利权无效宣告请求,此专利权在2018年8月31日被宣告全部无效(此案例甚至上了2018年北京市专利行政保护十大典型案件)。
    专利权人主张涉案专利的专利权已于2019年3月19日已缴交了第11年年费,仍然处于持续有效的状态,中国大陆国知局网站显示涉案专利状态为专利权维持,同时,专利权人针对专利权无效宣告提起行政诉讼上诉。
    时隔一年后的2019年9月9日,专利权人在东莞银行处于上市关键阶段的时期,向东莞银行发送侵权警告函,要求支付每年750万元的涉案专利许可费,并警告如果东莞银行不缴纳相关专利使用许可费,将采取进一步措施,包括但不限于向证监会投诉、诉诸法律追索侵权赔偿、向专利主管部门申请专利侵权行政查处、以及向苹果公司投诉要求侵权软件从苹果应用商店下架。其中,专利权人多次向苹果公司投诉东莞银行运营的「东莞银行手机银行」APP和「东莞银行村镇银行手机银行」APP侵权,最终导致两款APP从苹果应用商店下架,使得东莞银行数百万老用户无法正常更新软件,新用户无法正常下载该项安装产品。
    2019年11月6日,东莞银行向专利权人就其向苹果公司投诉东莞银行侵害涉案专利权行为发出催告函,要求专利权人立即撤回相关投诉,或尽快向人民法院提起相关侵权诉讼,并在2019年11月14日向广州知识产权法院提出确认不侵害专利权的诉讼。
    在一审中,广州知识产权法院认为本案为确认不侵害专利权纠纷,是相关民事主体主动行使诉讼权利,请求法院确认其有关行为不侵犯他人知识产权的诉讼,目的是排除其是否侵犯他人知识产权处于不确定状态的干扰。一审中,法院认为在东莞银行提起本案诉讼前,涉案专利已被宣告全部无效。该决定一经作出即生效,至于其是否处在行政诉讼过程中,并不影响其效力。又根据专利法第47条第1款规定,宣告无效的专利权视为自始即不存在。故在涉案专利已在先被宣告全部无效的情况下,东莞银行提出确认其不侵害涉案专利权的诉讼请求缺乏事实基础,故其起诉不符合法定的受理条件,对东莞银行的起诉不予受理。而东莞银行不服一审的民事裁定,遂向最高法院提起上诉。
    在最高院的审理中,上诉争议焦点为原审法院是否应当受理东莞银行提起的确认不侵害专利权纠纷之诉,具体包括两个问题:
(一)东莞银行的起诉是否符合确认不侵害专利权纠纷之诉的目标条件;
(二)宣告专利权无效的审查决定是否导致东莞银行丧失诉权。
    最后,最高院认为,东莞银行的起诉符合确认不侵害专利权纠纷的条件,且专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生法律效力,而须待法律规定的起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持该决定的裁判生效时,该决定方可发生法律效力,因此,在东莞银行提出确认不侵害专利权纠纷的时候,涉案专利的专利权尚属有效,故在原审法院的适用法律错误,应予纠正,故认定东莞银行有权提起确认不侵害专利权之诉,原审法院应予受理。
    因此,在此案中,涉及到几点重大的事项应予注意:
A、专利权在被宣告无效后不是当然自始无效,而尚需待法律规定的起诉期限届满当事人未提起诉讼,或者维持该决定的裁判生效才发生效力。
B、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条,对于发起专利权不侵权之诉的要件包括:
    (a)权利人向他人发出侵犯专利权的警告;
    (b)被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内;
    (c)权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。在本案中,被警告人东莞银行在尚未满足书面催告起一个月即向法院提起诉讼,将有可能因不符受理要件而不予受理。
C、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第2条第1款以及第2款「权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉」。
    在本次审理中,最高院认为,该条规定人民法院可以「先行裁驳、另行起诉」,旨在提高专利侵权纠纷案件的审理效率,尽可能缓解审理周期较长的影响,其仅适用于司法解释规定的专利权人提起的侵权之诉被警告人提起的确认不侵害专利权之诉,目的在于消除被警告人因专利权人发出的侵权警告而所处的不安状态,由于初审法院的误判认为涉案专利权经无效宣告后即至始不存在的情况,进而导致认为被警告人并未受到涉案专利的滋扰,而不予受理其确认不侵害专利权之诉,将会导致被警告人的合法权益持续受到侵害,故最高院基此进行纠正。
    以上几点,为本次案件中较为容易发生疏忽大意的地方,故未来无论是专利权人行使权利,或者是被警告人发起相关的诉讼请求,均应注意相关规定,以维护自身的合法权益。

原文链接https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5MTQzMDM4NA==&mid=2247484576&idx=1&sn=c0857b9fe4c18945471df257df24448e&chksm=ec118e3fdb660729a90f145bac36461207a03a86259bfc5556aca00c9055156a3763c5000713&token=1737052733&lang=zh_CN#rd,欢迎关注收藏



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