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再谈如何写出不经过OA直接授权的发明专利

发布时间:2021.04.12 湖北省查看:3550 评论:5


笔者之前写过一篇名为《如何写出不经过OA直接授权的发明专利》的文章,基于笔者的实际经历和大家简单谈了下笔者对此类专利的想法和建议。必须承认的是,此类专利是可遇不可求的,甚至有一定运气成分,但是如果在条件、精力允许的情况下,代理师辅以相应撰写技巧,也不是没法达成,或者说,可以增加可遇的机会。

由于在专利实质审查的过程中,最主要的问题基本都是创造性,所以在撰写和答复时,关于创造性问题需要多加考虑。但一个优秀的专利,通常又不能以大幅牺牲保护范围去追求授权,因为这样很有可能导致该专利失去实际价值。所以代理师应该追求完成兼顾保护范围并具有足够创造性的专利,在这个过程中,是有可能遇到不经过OA而直接授权的发明专利的。

结合前文,我们先来简单梳理下在专利撰写过程中应当如何兼顾保护范围与创造性。

第一步,熟读交底文件,辅以自己查资料以及与发明人沟通的方式,将技术方案充分理解。

第二步,进行查新检索,由于有上述追求,无论所在公司是否有要求,代理师自己也要进行相应检索。当然,如果公司有相应的检索绩效或提成最好,即使没有,代理师花费合理精力去进行检索,也是对案件的负责。但代理师毕竟不是审查员,检索经验也是需要积累的,具体检索到何种程度,可以根据实际情况灵活把握。

第三步,构思申请文件,此处关于较为基础的必要技术特征、表述清楚等问题就不谈了,主要谈一下独立权利要求的创造性问题。通过前面两步的操作,代理师此时应对待申请技术方案以及其与现有技术的边界有一个大致的认识,应当在此基础上,一方面对技术方案进行提炼,另一方面,保证提炼出的技术特征集与检索到的最接近现有技术具有一定区别。以控制方法类专利为例,其独权可以写成如下形式:

一种XX方法,其特征在于,包括:
获取参数A和参数B;
对参数A和参数B进行C处理;
根据处理结果进行D操作(,以实现E功能)。

首先,上述示例可以体现出待申请技术方案的发明构思并作为一个完整的技术方案可以解决相应技术问题,而其中“参数A”、“参数B”、“C处理”、“D操作”或者可选的“E功能”等都可以作为其与现有技术的区别,进而去争取创造性。

其次,既然上述示例作为独权是比较上位的,且其创造性也是需要去争取的,如果不能做到不经OA而直接授权,那就尽量去争取答复过程不经修改而取得授权。此时不仅需要在撰写中,特别是专利说明书撰写中去体现对现有技术的改进以及各技术特征的作用、相互间的关系、对解决技术问题的贡献,甚至刻意去突出我们通过检索确定的某个或某些区别点的非显而易见的作用,同时还要在答复中施以一定技巧,毕竟想说服审查员认可一项比较上位的独权的创造性还是具有一定难度的。客观讲,一篇文章是几乎无法写出各种撰写、答复技巧的,而各种所谓的技巧还要辅以相应案例才好理解,笔者在#复审无效案件学习心得#最高院知产庭典型案例和裁判规则解读、#专利撰写和答复心得等专辑文章中有不算太系统性的介绍,有兴趣的读者可以去查看一下,在此不作为本文的重点。

当然,由于工作性质和检索水平的差异,如果审查员直接检索到一篇影响新颖性或者显著影响创造性的对比文件,无疑会让该案的授权前景很不乐观。不过还是要说,因为这都是几率事件,如果没做好上文所述各种工作,此种几率肯定是会比做好上述各种工作高出很多的。所以想成为优秀的代理师,不能把专利申请能否授权完全指望于发明人提供的方案本身的技术含量,而是要去帮助其将一个技术方案转换为优秀的专利,甚至把一个看似不太先进的技术方案写成一个可以授权且具有较好保护范围及实际价值的专利。

既然提到了答通,在这里顺便带一句,笔者前不久看到的一篇复审委的文章提到现在的创造性评判需要更多地考虑发明构思的作用,而笔者在去年撰写的《2019年度专利复审无效十大案件学习心得(二)》一文中,当事人在争取创造性过程中就将对发明构思的应用发挥得淋漓尽致,给了笔者很大启示。笔者便在合适的案例中直接拿来主义了,后文提到的几个案例中就有使用,获得了不错的效果,似乎印证了上述复审委文章中的这一信息。大家不妨也学习一下,以备不时之需。

经过一番努力,专利可能有幸没有经过OA而直接授权,即使没能直接授权,依然可能在OA答复过程中没有经过修改而使审查员认可了独权的创造性。但此时一定就能授权吗?答案是否定的。

下面笔者介绍下最近遇到的几个案例。

笔者一两年前撰写的一批案件最近陆续收到了OA,几乎每个案件,笔者基本都按照上文提到的方式在进行撰写。独权一般都在两到四个步骤,提炼出尽量大的保护范围,从篇幅上来讲,是比较短的,而从技术领域上来讲,由于是家电领域,所以相对成熟,现有技术较多。即使没能做到不经OA而直接授权,但笔者可以略显自豪地说,在答复过程中,数个案子的独权都未经修改,其创造性也得到了认可。但并不是所有案子都就此授权了,这是为什么呢?因为审查员又指出独权无法得到说明书的支持。

无独有偶,短时间内的几个案子涉及多个不同审协的审查员,且审理过程类似。审查员在OA中指出独权没有创造性,但没有否认所有从权的创造性,出于对客户的负责以及对前期撰写工作的心中有数,笔者肯定得竭力争取独权的创造性。然后,不是下一次纸质OA,而是来自审查员的电话沟通,其认可了笔者关于创造性的答复,但认为独权太上位,得不到支持,建议把相应从权的附加技术特征提上来。在征得客户同意后,笔者按审查员的建议操作了。但也在电话中和审查员探讨了这个问题,审查员欣然地接受了笔者的请求,就该问题深入地聊了一会。让笔者认识到专利授权过程中,A26.4的重要程度并不亚于A22.3。

在此,笔者想基于这一点,和大家分享一下。

笔者在《从一个二审案例看权利要求书如何才算得到说明书的支持》《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读(一)》两文中都探讨了关于权利要求书得到说明书支持的问题,但两文中这一问题都是在授权之后才出现的,而代理师在撰写时也要充分注意,以保证最终授权的专利的权利要求是较为合理的。

虽然上文主要讲的是独权的写法,但从权一样重要。

继续以上述控制方法作为示例,其独权有三个步骤,通常来讲,从权应对其中至少一个步骤进行进一步的限定。但需要注意的是,不同于机械结构类方案,由于比较直观,有时候可以自行扩展一下并列方案,例如在发明人提供的卡扣连接特征之外,扩展一下卡箍连接等特征,并基于此进行可拆卸连接的上位性表述。也不同于生化类方案,其具体实施方式部分通常本身就多包括多个不同取值的实施例,以使权利要求可以形成一个具有一定取值范围的上位技术方案。而电学方法类方案由于其自身抽象性和撰写特点,既很难扩展较多并列特征,又往往不具有足够多实施例,所以代理师往往都是从原始技术方案中进行提炼以作为独权方案,然后在从权再分别具体限定。在此过程中,由于多数情况并没有多个并列的子方案或者从权以支撑独权较大的保护范围,就有可能出现笔者上文遇到的情况,也就是,即使独权具有创造性,也无法得到说明书支持,此时依然要合并相应从权才能获得授权。

由于这样授权专利的保护范围就会缩小了,所以在撰写时,代理师务必就要注意这个问题。

具体而言,首先,从权要尽量做到层层递进,例如,独权某特征是对原始技术方案中某具体特征的上位概括,那就考虑下是否可以在例如权2中再对该具体特征进行中位概括,然后在权3中才出现该具体特征。当然,这依然有可能遇到上述问题,所以还要注意另一个问题,就是尽量不要把某项特征在一条从权中写得过于冗长,导致以后若以其作为授权基础将大幅缩限专利保护范围,甚至使其失去实际价值。而是尽量保持各从权的均衡性,在将原始技术方案分拆、提炼的过程中,让各从权既能保持其本身方案的完整性,又不至于因为某一条具有一定创造性的从权使专利整体保护范围过小。当然,这也要视具体案件情况而定,笔者给出的是获得较为理想结果的建议。

如此,即使遇到独权有创造性但得不到支持的情况,通过合并从权的修改方式,也不至于使专利最终保护范围过小。不过,笔者当然还是希望说明书实施例足够丰富,可以保证具有较大保护范围的独权不作缩限而授权。

需要注意的是,本文的目的并不是鼓励大家花费远远超出可支配的精力去做一件几率不大,甚至有些极端的事情,毕竟多数代理师都是打工人,都期待一份体面的收入。而是希望与大家分享一些所谓的高质量专利撰写技巧,这样若能写出兼顾保护范围且直接授权的专利更好,即使不能直接授权,也会对答复、确权或维权有很大裨益。从长远来看,这对代理师个人、所在代理机构、专利委托人乃至整个专利行业都是有益的,这样的能力自然也会变成代理师的收益。

文章来源:徐师付的知产主义


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评论列表

  • 第1楼
    一般都会下一通的吧。不然,审查员直接放行,也得各种小组讨论,领导审核

    2021/04/12 17:50 [来自湖北省]

    1 举报
  • 第2楼
    别给自己过不去!

    2021/04/12 23:39 [来自河南省]

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  • 第3楼
    除了开拓性发明,私以为不经过OA直接授权的发明专利的意义都只是为了授权,OA的过程是和审查员对保护范围讨价还价的过程,连这个过程都没有,这只能说明你的保护范围都小到让审查员不好意思给你下审通了,这对有保护需求的客户真的好吗

    2021/04/13 08:22 [来自上海市]

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  • 第4楼
    说的绝对点:没经过OA授权的发明都是垃圾专利,如果有例外那就是非正常申请。

    2021/04/13 10:54 [来自山东省]

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  • 第5楼
    上个月我有一个发明直接授权,没有发审通,也是第一次遇到这种情况。正常案件,也不是垃圾专利

    2021/04/14 20:50 [来自未知属地]

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