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[原创文章] 从一个二审案例看权利要求书如何才算得到说明书的支持

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发表于 2021-2-22 08:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg

《专利法》第26条第4款规定:

权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

可以看到,其包括由逗号分隔的前后两部分。在专利审查过程中,如果出现独权过于上位,而具体特征主要在从权或说明书中等问题,审查员可能会基于“权利要求书应当以说明书为依据”指出相应问题,此时一般将上述具体特征补入独权即可;如果出现引用错误、表述不清楚等问题,审查员通常会基于“权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围”指出相应问题,此时一般有针对性地修改相应问题即可。相对而言,后者对应的问题出现频率会高一些,但修改难度普遍不大,而前者对应的问题有时可能无法通过修改克服,这在无效和诉讼中可能就比较“致命”了。

“权利要求书应当以说明书为依据”,这句话从字面意思理解是比较明确的,似乎不会有什么争议。如果基于这一点提起无效宣告请求,主要就是证明权利要求书没有以说明书为依据。不过,在实际操作中,从不同的角度来看,可能就会得出完全不同的结论,对于此类非“是”即“否”的结论,毫无疑问会对最终判决结果造成颠覆性的影响。

本文将通过一个从无效、一审到二审的案例探讨权利要求书如何才算得到说明书的支持,以期在撰写和无效方面都有所启示。

涉案专利的权利要求1为:

车辆运输车的上层踏板举升机构,其特征在于在上层踏板下方设置两对立柱,在前端的立柱内分别设置滑块式举升机构,在后端的柱内分别设置滑轮式举升机构,举升机构的末端与上层踏板连接。

相应附图为:

02.jpg
图中,1前立柱,2油缸,3滑块,4插销,5多孔板,6支座,7后立柱,8油缸,9动滑轮,10钢丝绳,11定滑轮,12上层踏板边梁,13车身。

本案的焦点在于,本专利权利要求1中的“上层踏板下方设置两对立柱”是否得到说明书的支持。
无效阶段

请求人认为:本专利权利要求1中记载“上层踏板下方设置两对立柱”,而在本专利的说明书中,其上层踏板并不是设置在两对立柱上方,而是在其侧方,“上层踏板下方设置两对立柱”是一种很明确的、可以实施的技术方案,但该技术方案与本专利说明书所公开的技术方案显然不属于同一类技术方案,即权利要求1中所要求保护的技术方案在说明书中并未公开,故该权利要求没有以说明书为依据,不符合《专利法》第26条第4款的规定。

专利权人认为:权利要求1中的“上层踏板下方设置两对立柱”是一种上位的、概括性的描述,上层踏板的下方包括其正下方,也包括其侧下方,本专利实施例中上层踏板的侧下方设有两对立柱的实施方式是权利要求1中的一种具体的、下位的方案,因此,权利要求1能够得到说明书的支持。
专利复审委员会作出的无效决定中指出:在本专利说明书中记载了以下内容:本实用新型的目的在于设计一种上层踏板高度可调节的、便于操作的车辆运输车上层踏板举升机构。本实用新型是在上层踏板下方设置两对立柱,立柱支撑在车身上;由于在上层踏板四周设置举升机构使得上层踏板的高度可以根据运载不同高度的车辆给予调节;在只设一个上侧踏板的挂车车身13的前后端各设置四根直立的立柱1、7。综合上述内容并结合本案附图1可知,立柱并不是位于上层踏板的正下方,而是位于上侧踏板的四周并支撑在运输车的车身上,相对于上层踏板而言是设置于其下方。根据专利法的相关规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求,根据说明书上述内容及附图的记载可以看出,本专利权利要求1中的“下方”不应理解成“正下方”,而应理解为“侧下方”。基于上述理由,本专利中的权利要求1能够得到说明书的支持,符合《专利法》第26条第4款的规定。
一审阶段

请求人对上述决定不服,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,针对上述焦点问题诉称:无效决定对本专利权利要求1作出了错误的解释,违反了专利法的有关规定。权利要求1所述的技术方案中,两对立柱位于上层踏板的下方。然而,在说明书及其附图中,立柱被设置在上层踏板的侧方,上层踏板只能在立柱高度范围内上下移动,不可能超越踏板的上端,即在说明书及附图所公开的技术方案中,两对立柱是位于上层踏板的“侧方”,而非“下方”,也非“侧下方”。专利权人对权利要求中的"下方”解释为既包括“下方”也包括“侧方”,超出了说明书记载的范围,且将立柱设置在上层踏板的下方属于无法实现的技术方案,被诉决定对该技术特征的认定与客观事实不符。

专利复审委员会答辩称:本实用新型是在上层踏板下方设置两对立柱,立柱支撑在车身上,由于在上层踏板四周设置举升机构,使得上层踏板的高度可以根据运载不同高度的车辆给予调节,在只设一个上层踏板的挂车车身的前后端各设置四根直立的立柱。综合上述内容并结合附图1可知,立柱是设置于车身上的,相对于上层踏板而言设置在其下方,上层踏板在立柱的高度范围内可上下移动,故尽管本专利权利要求1中使用“上层踏板下方设置两对立柱”的描述,但本领域技术人员根据说明书可以理解权利要求1中所述上层踏板和立柱的位置关系,权利要求1符合《专利法》第26条第4款的规定。

专利权人认为:根据审查指南的相关规定,判断一项权利要求是否得到说明书的支持,应从本领域技术人员所具备的技术常识来看能否从说明书中充分公开的内容中得到权利要求的技术方案。根据本专利说明书对“上层踏板”与“两对立柱”的记载及附图,本领域技术人员可以理解本专利权利要求1中的“下方”应为“侧下方”,被诉决定中的认定正确。

一审法院认为:根据专利法的规定,权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。根据审查指南相关的规定,权利要求书以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容中得到或概括出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。本案中,本专利说明书中对上层踏板及立柱的位置关系有如下记载:“在上层踏板下方设置两对立柱,立柱支撑在车身上”、“由于在上层踏板四周设置举升机构,使得上层踏板的高度可以根据运载不同高度的车辆给予调节”、“在只设一个上层踏板的挂车车身的前后端各设置四根直立的立柱”,及“如车身上方设立两个上层踏板,则在每个上层踏板下方设置一套上述机构”。由上述描述结合附图1可知,立柱是设置于车身上的,相对于上层踏板而言设置在其下方,上层踏板在立柱的高度范围内可上下移动。故尽管本专利权利要求1中使用“上层踏板下方设置两对立柱”的描述,其中的“下方”可能不同于一般对“下方”的理解,但本领域普通技术人员根据说明书可以理解权利要求1中所述上层踏板和立柱的位置关系,权利要求1的技术方案并未概括超出说明书公开范围。故专利复审委员会认定本专利权利要求1符合《专利法》第26条第4款是正确的,本院予以维持。

二审阶段

请求人不服北京市第一中级人民法院的判决,向北京市高级人民法院提起上诉,其上诉请求为:原审判决以说明书为依据,将权利要求中描述的“下方”解释为“侧方”是错误的。就本案而言,“上层踏板下方”应仅指“踏板面积所辖范围之下的位置”,因此,本专利权利要求要求保护的技术方案超出了说明书及附图描述的范围,违反了《专利法》第26条第4款的规定,应撤销原审判决。

北京市高级人民法院认为:《专利法》第26条第4款规定,权利要求书应以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。本案中,本专利的权利要求1为:“车辆运输车的上层踏板举升机构,其特征在于在上层踏板下方设置两对立柱,在前端的立柱内分别设 置滑块式举升机构,在后端的柱内分别设置滑轮式举升机构,举升机构的末端与上层踏板连接”。从上述描述可知,权利要求1中的一个重要技术特征是:“上层踏板下方设置两对立柱”,该技术特征限定了两对立柱是在上层踏板的下方,而非其他位置。但是,从本专利的说明书附图1所示的前端立柱内举升机构的结构特点,即滑块带动上层踏板,使上层踏板定位于立柱的侧面,位于立柱侧面的具体位置可通过多孔板的插销来定位,可见前端立柱被设置在上层踏板的侧方。同样,后立柱也是设置在上层踏板的侧方,而非下方。故本专利的说明书及附图公开的技术方案中,为了调节上层踏板的高度,其四根立柱均设置在上层踏板的侧方,“下方”、“侧方”、“侧下方”同属方位性概念,其相互间有严格的界限和划分“上层踏板下方”应仅指“踏板面积所辖范围之下的位置”,立柱的端面积在踏板面积的下方才符合“上层踏板下方”的要求。因本专利权利要求1与说明书就上述特征的记载存在本质差异,权利要求1所描述的技术方案未充分公开说明书中描述的技术方案和专利保护的范围,不符合《专利法》第26条第4款的规定,无效决定和原审判决对此认定错误,应予纠正。上述人的上述理由成立,本院予以支持。

通常来讲,无效请求人和专利权人的观点相悖基本是必然的。但对于本案而言,专利复审委员会和一审法院均认为本专利权利要求书是以说明书为依据的,而二审法院则持有完全不同的观点,最终导致了无效决定和一审判决被撤销,且专利权被无效。

就笔者个人而言,无论是从专业出身,还是对专利法规的理解,是比较支持专利复审委员会和一审法院的观点的。但二审法院在翻案后,专利权人并未进一步提起诉讼,所以本案也就只能以二审判决而盖棺定论了。虽然判决结果已经无法改变,但审判过程还是给出了很多启示的。

一方面,代理师在进行撰写时,切忌自以为是,把部分没有论证的所谓专业术语直接写入申请文件,且没有相应解释说明,殊不知这些从技术交底书直接复制,或者撰写时突然蹦入代理师脑海的词汇可能是非常不严谨的,严重的将导致专利因不清楚而无法授权,更遑论后期的维权了。当然,要做到这一点,一则是在自己深耕的技术领域多加学习,不仅是学习相关专利的写法,有机会的话也要学习相关专业知识,这些可以从例如日常答复审查意见遇到的教科书、论文中学习,或者从该领域的专业论坛中学习;二则是提升自己的工作责任心,在不确定部分词汇准确含义的情况下,不要想当然,而是尽量查阅资料并和发明人沟通以搞清楚,确实有可能不太清楚的内容,就在说明书中多写几句解释一下,并保证不要和附图不一致。当然,站在本领域技术人员的角度,不可能把所有术语都写到最基础的含义,例如若遇到上述案例的情况,并不能完全归咎于代理师,但代理师在撰写时要尽量考虑充分。

另一方面,如果遇到了基于“权利要求书应当以说明书为依据”的无效宣告理由,代理师也要帮助专利权人据理力争,从对技术方案本身的理解以及法条的适用两方面进行争取。从上述案例可以看到,请求人每次的论据其实是在逐渐丰富的,或者说,在不脱离基本无效理由的前提下,先后分别从“上层踏板并不是设置在两对立柱上方,而是在其侧方”、“也非侧下方”、“属于无法实现的技术方案”和“踏板面积所辖范围之下的位置”等角度进行论述,最终让二审法院作出了支持自己观点的判决。在这种情况下,如果专利权人也能见招拆招,对请求人的每个新论据都针对性反驳,可能判决结果就不一样了。

从艺术角度,一千个人眼中有一千个哈姆雷特,但从专利角度,一千个IPer眼中是否要有这么多种理解呢?

文章来源:徐师付的知产主义

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发表于 2021-2-23 09:37:20 | 显示全部楼层
那么侧下方到底算不算下方,以后还能不能这么写
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 楼主| 发表于 2021-2-23 09:56:50 | 显示全部楼层
easyfresh 发表于 2021-2-23 09:37
那么侧下方到底算不算下方,以后还能不能这么写

保险起见,说明书中带一句“下方包括正下方和侧下方”。
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发表于 2021-2-23 19:57:55 | 显示全部楼层
北京高院判决有问题,不知会不会到高法再审,所以高法收了专利二审的权力。
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发表于 2021-2-24 09:08:15 | 显示全部楼层
好文,活捉一个没有才尽的江郎。
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 楼主| 发表于 2021-2-24 10:49:26 | 显示全部楼层
Dante蛋挞 发表于 2021-2-24 09:08
好文,活捉一个没有才尽的江郎。

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发表于 2021-2-24 11:03:40 | 显示全部楼层
江郎 发表于 2021-2-24 10:49
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哈哈,我脾气不好,当版主容易造成混乱,还是在论坛游玩比较自在。

点评

版主你值得拥有  发表于 2021-2-24 11:08
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