申请过程中权利要求发生主动修改,依然以申请日判断新颖性,这是不是漏洞
发布时间:2020.12.16 吉林省查看:2348 评论:34
rt。如果有人发现并公布了下位概念成果,按理是不允许你申请上位概念的,但有种情况例外,允许你根据申请日后别人的下位发现成果,把你的申请改成上位概念。
问题出自判断新颖性一律以申请日(优先权日)为准,假设此时实施例同时写出了上下位概念,而权利要求书只写了下位概念,对比文件为另一下位概念。
具体来说可能是:说明书中金属和铁铜(根据指点修正了下)都提了,你要求了铁。
你的原意应该是申请日不确定铁之外的成分是否可以实现功能,所以只申请了铁来争取新颖性,说明书采用上位概括也不表示必须其他金属都可以,所以你的申请时没问题的。
而中途有人新发表了其他金属也有同样效果,于是你改成了金属,此时由于说明书支持也是不超范围的。这样你加入了在申请日后别人的发现,扩大了保护范围,却只需比较申请日前的公开知识,这没有问题么?
先写成金属然后根据情况替换成下位概念也同理,只是获益不大。而且需要提前枚举,说明书更难写一些,容易被判断无法实现。
这种情况估计还很常见,比如申请完就发表论文,肯定很多人做类似研究得出相似材料也能实现,但不知道你之前用了上位概括申请专利。。于是成了你的成果
这等于在主动修改期同时保留对最大保护范围和最大稳定性选择的可能,然后根据别人的新发现进行选择。如果同时采用多组(上位+下位)特征来限定同一组成,则更可以根据情况选择最优的组合。。
这等也同于在别人下位成果上申请上位概念,只是不那么直接,而且别人的成果也是在你相近成果之后做出的,所以只算半个漏洞?
ps. 我这里的修改是指主动修改,满足33条是可以增加保护范围的。
ps. 窗口期只有主动修改这段时间,审查前必须决定保留下位(删除说明书中上位概念)还是权要改成上位,不然有可能审查通不过。
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江河浪湖海波
[6]思博省省长
主题:203 回帖:1259 积分:2322
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北纬十八度巨蟹
2020/12/17 09:51 [来自广东省]
1 举报江河浪湖海波
您好首先感谢这么细致的回答。
您的意思我这样理解不知对不对:
1 关于我写成上位概念是否会判为无法实现或公开不充分,只列举一种是不够的,相对的也不需要穷举,只需保证公众能看出同时也证明你知道“哪些金属可以哪些金属不可以”即可,或者说不是死规则,而是讲道理。
2 关于是否会导致我说的对公众不公平。如果能通过审查的专利必须说明充分实施方案可行,所以提前夸大范围会导致通不过审查。
以上两点是我从回答里学到的,其实我说的不公平只是指实质审查前可以主动修改这段时间,(我加在ps里但写的东西太多可能导致看不清),不知是否成立。
仔细看了几遍好像不公平表达的有些模糊:
我的意思是比如先在说明书中写了上位概念和足够多的下位概念(只要不会在以后影响授权),此时同时保留了要求最大保护范围(上位)和最大稳定性(具体下位)的可能,然后根据申请日后至审查开始前这段时间别人根据你论文验证的周边发现来权衡,在实审前利用别人成果选择保留保护范围还是稳定性。
2020/12/17 11:13 [来自吉林省]
0 举报北纬十八度巨蟹
你的理解基本上是对的。在实务中,对于一个上位技术特征,至少要有两个实施例来支持。权利要求是从说明书的实施例中概括出来的,对于这一点在欧美日韩的专利申请文件以及我国一些知名大所所代理的专利申请都有很好的体现。
2020/12/17 11:35 [来自广东省]
1 举报apio
这有问题啊,申请时不确定,也没有现有技术支持,后来的新的技术证明其他的支持,权要从下位改成上位肯定不支持。不是说写在说明书里的就一定能往权要里提的
2020/12/16 14:31 [来自河南省]
0 举报江河浪湖海波
我加了ps. 这下清楚些
2020/12/16 14:32 [来自吉林省]
0 举报熠熠
2020/12/16 14:42 [来自广西壮族自治区]
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