美国联邦上诉法院认为审查历史不足以改变权利要求书本身和说明书对权利要求的解释
发布时间：2020.09.25 北京市查看：1083 评论：0
美国联邦上诉法院认为，地方法院依据专利审查历史的权利要求解释，排除了说明书中明确要求保护的实施例，也与权利要求的直白语言不一致。可见，专利审查历史中的修改可能不足以改变权利要求书和说明书对权利要求术语的解释。
在特拉华州地区的上诉中，联邦巡回法院（摩尔，普拉格和瓦拉赫法官）撤回了地方法院基于错误的权利要求解释而作出的不侵权判决。特别是，联邦巡回法院认为，地区法院在解释“抗体”和“抗体片段”这两个术语时犯了错误。
2017年，Baxalta Inc.起诉Genentech Inc.，称Genentech的Helimbra®（emicizumb-kxwh）产品用于治疗血友病，侵犯了美国专利号7,033,590中的第1、4、17和19项（“'590专利”）。以下提供权利要求1以供参考。
- 结合因子IX或因子IXa并增加因子IXa的促凝活性的分离的抗体或其抗体片段。
Baxalta和Genentech对术语“抗体”和“抗体片段”的解释（以及在上诉中没有争议的其他术语）提出异议。Baxalta认为，“抗体”一词应解释为“ [a]具有包含两个重链（H链）和两个轻链（L链）的特定氨基酸序列的分子”，而Genentech则应将其解释为如“免疫球蛋白分子”，其具有仅结合诱导其合成的抗原或非常相似的抗原的特定氨基酸序列，该抗原序列由两条相同的重链（H链）和两条相同的轻链（L链）组成。” 地方法院根据'590专利中的特定段落（即5：56-63）以及Baxalta在专利申请期间所作的修改，采用了Genentech的抗体解释方法。
关于术语“抗体片段”，Baxalta认为应将其解释为“分子的[a]部分，该分子具有包含两个重链（H链）和两个轻链（L链）的特定氨基酸序列” ，Genentech辩称应将其解释为“部分或完全缺少恒定区的抗体[***段”，并且该术语“不包括所有其他形式的抗体衍生物”。地方法院依据'590专利中的段落，将该术语解释为“部分或完全缺少恒定区的抗体片段；术语“抗体片段”不包括双特异性抗体。” 根据地方法院的解释，Baxalta和Genentech规定不侵犯590专利的主张权利。Baxalta提出上诉，认为地区法院错误地解释了“抗体”和“抗体片段”这两个词。
联邦巡回法院同意Baxalta的意见，并撤销了地方法院的裁决。特别是关于“抗体”一词，联邦巡回法庭审视了590专利的权利要求，说明书和审查历史，以支持其发现地方法院的解释是错误的。例如，在权利要求1的直白语言中，没有什么将术语“抗体”限于由两条相同的重链和两条相同的轻链组成的特异性抗体或仅结合诱导其合成的抗原或非常相似的抗原的抗体。此外，联邦巡回法院裁定，从属权利要求中的每个所主张的“抗体”也均不在地区法院的管辖范围之内。换句话说，地方法院的解释排除了明确要求保护的实施例，与权利要求的直白语言不一致。在这方面，联邦巡回法院认为，从属权利要求的直白语言在支持采用Baxalta的更广泛的权利要求解释方面具有重大影响。联邦巡回法院还发现，说明书提供了许多不同类型的“抗体”的具体披露，这些“抗体”与地方法院的解释不符。
联邦巡回法院还发现，审查历史不足以克服从权利要求书和说明书中辨别出的“抗体”的含义。更具体地说，在专利权人将“抗体片段”替换为“抗体衍生物”时，在审查历史上没有明确的声明放弃了什么范围（如果有的话）。联邦巡回法院还裁定，出于与“抗体”一词相似的原因，“抗体片段”一词被错误地解释。
作为实践点，当事方应牢记不仅在权利要求解释过程中依赖审查历史或说明书中经过严格挑选的段落，而且还应考虑说明书的整体以及权利要求的直白语言。
文章来源：大岭IP，原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/gwJvYkmeMfKbBInKcHBxEA
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