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专利无效程序中创造性评价的新进展

发布时间:2020.09.18 北京市查看:1498 评论:1

本帖最后由 IP之声 于 2020-9-18 13:46 编辑



创造性是专利无效程序中适用最多、最为重要的法条之一。近年来,我国专利创造性的审查标准在不断地向着更加客观深入的方向发展,这尤其体现在国家知识产权局历年来发布的专利复审无效十大案件的审查要旨之中,这些案件有着重要的指导示范意义。本文力图通过学习总结2019年复审无效十大案件(下称“十大案件”)中涉及创造性评判的相关典型案例,梳理专利无效程序中创造性评价的新进展,从而给出专利申请或无效程序中专利创造性论述/答辩的建议。


一、基于技术发展脉络和现有技术状况,确定本领域技术人员的认知水平,进而判断现有技术是否给出技术启示


创造性“三步法”评价中,现有技术是否给出技术启示的判断主观性最强,是创造性判断的重点和难点。对比文件公开了区别技术特征,并不意味着其一定给出了将区别技术特征应用到最接近的现有技术的启示。判断现有技术是否给出技术启示需要更加客观的基准。


案例一:“发光装置及显示装置”发明专利权无效宣告请求案(十大案件之1,第33344号无效宣告请求审查决定)

案情简介:
涉案专利涉及一种白光LED的制造方法,其基本原理为采用可以发出蓝光的LED作为发光元件,同时激发特殊的荧光材料发出黄色的光,通过蓝光与黄光的混合,从而得到白色的光。但是,由于蓝光LED发出的光强很强、温度较高,会导致荧光体劣化而产生色调偏差等问题。因此,涉案专利采用以铈活化的钇铝石榴石系荧光体,该种荧光体具有耐高温、耐潮湿的特点,具有较好的环境耐受性,能够稳定地发出白色光。
无效请求人提交的第1组证据为最接近的现有技术,上述证据均为本案专利权人的在先申请,都是将蓝光LED与其他荧光体相配合发出白色光,也即涉案专利与最接近的现有技术的区别就在于荧光体的选择。

请求人提交的第2组证据,则公开了在其他光源中,选择与以铈活化的钇铝石榴石系荧光体相配合,发出白光,而且在上述非蓝光LED的光源环境中,该种荧光体表现出较好的稳定性。

因此,无效请求人主张现有技术已经公开了该种荧光材料,本领域技术人员可以将其应用在第1组证据的技术方案中,从而得到本专利的技术方案。

本案中,合议组采用现有技术检索、专家意见咨询等形式[①],对蓝光LED的技术发展脉络进行梳理。实际上,该种荧光材料较早就被发现,本领域技术人员也认识到其稳定性较好,而蓝光LED在本专利申请日2年前也已经发明,但是,为何本领域技术人员一直未将两者相结合呢?这是因为现有技术中采用该种荧光的光源环境与本专利并不相同,现有技术中的光源为高压或低压汞灯、荧光白炽灯、阴极射线、离子激光等光源,上述光源的光强和温度,都远低于蓝光LED的光强和温度,而在蓝光LED发出的光强很强(约为100kW/m2)、温度较高(大于100℃)的环境中,该种荧光体的稳定性如何,本领域技术人员是不知道的。换言之,基于本领域技术人员在专利申请日前的认知水平,并不能预料到该种荧光体在蓝光LED的发光环境中是否依然可以不发生劣化,本领域技术人员从现有技术中并不能得到启示,使用该种荧光体替代现有技术中的其他荧光体,使之与蓝光LED相配合实现稳定的白色发光。

案例启示:
初看本案,似乎很容易得出现有技术已经给出技术启示的结论,因为本专利要解决的技术问题就是寻找一种稳定性好的荧光材料,而对比文件恰恰公开了该种荧光材料的稳定性较好。但是,通过对蓝光LED技术发展脉络的梳理,合议组认为以专利申请日前的本领域技术人员的认知水平而言,是无法判断该种荧光材料在蓝光LED的光源环境是否仍然可以保持稳定性,因而不能认为现有技术给出了技术启示,使得本领域技术人员有动机改进最接近的现有技术。

由此可见,在判断现有技术是否给出技术启示时,要充分了解技术的发展脉络和现有技术的状况,客观认定本领域技术人员的认知水平,站位在本领域技术人员的视角,判断区别特征在现有技术中所发挥的作用,是否与其在本专利中发挥的作用相同,如果本领域技术人员并不能确定该区别特征在最接近的现有技术中一定可以具备相同的作用,则不宜得出现有技术给出技术启示的结论。实际上,这种通过梳理技术发展脉络,确定本领域技术人员的认知水平,进而判断现有技术是否给出技术启示的方式,在后面提及的案例二、案例三中也有所采用。

二、结合发明构思,综合考虑技术问题、技术手段、技术效果,客观判断创造性

发明构思是指“发明创造完成过程中,发明人为解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路”[②]。如果说“三步法”是法律创制出的一种客观评价专利创造性的方法的话,那么,“发明构思”则更加忠实于发明人的发明过程,通过回溯发明人作出发明的思路,来确认涉案专利与现有技术要解决的技术问题、采用的技术手段和达到的技术效果是否相一致,从而判断专利相对于现有技术是否作出创造性的贡献。当适用“三步法”判断专利创造性时,容易陷入局部、教条和机械地判断,此时,可以从发明构思的角度来更加客观地验证现有技术是否公开了区别技术特征以及是否给出了技术启示。

案例二:
“餐馆服务系统”发明专利权无效宣告请求案(十大案件之5,第41958号无效宣告请求审查决定)

案情简介:
涉案专利涉及一种餐馆服务系统,其采用一种轨道系统直接将饭菜从后厨区域送到顾客的餐桌上,从而既不需要由服务员提供上菜服务,也不需要顾客自行取餐。




涉案专利附图


无效请求人主张最接近的现有技术为证据1,其也公开一种餐馆服务系统,也是通过轨道系统递送饭菜,但是,证据1中仅可以将饭菜从后厨递送到服务台,再由服务员送到顾客处。证据2则公开了可以在证据1的轨道系统中使用的一段轨道。请求人主张涉案专利相对于证据1和证据2的结合不具备创造性。



证据1附图


涉案专利相对于证据1的改进,似乎只在于解决了餐厅上菜的“最后一公里”的问题,而如果采用证据2的轨道,看似也非常容易将证据1中的轨道延长到顾客的餐桌上,从而解决了自动上菜的问题。

但是,合议组认为,涉案专利与现有技术的区别特征体现了两者发明构思的根本差别,二者在实际解决的技术问题、采用的技术手段以及实现的技术效果方面均不同,具体而言:

其一,实际解决的技术问题不同。涉案专利将饭菜和/或饮料从后厨区域直接送到了顾客的餐桌上或餐桌旁,既可以解决现有餐厅依赖服务员提供服务导致人力成本高的问题,也可以解决自助餐厅顾客自己取餐而带来的用餐不便、体验不佳的问题。而证据1所要解决的是在展会、交易会等空间有限甚至短缺的场所中如何提供餐饮服务的问题,其并不关心是否由服务员送餐的问题,实际上,其仍然沿袭餐饮行业上千年的传统,仍然由服务员上菜。

其二,采用的技术手段不同。证据1中给出了在后厨区和服务柜台之间通过一条固定轨道的方案,无法给出在占地更大、位置相对不确定的后厨区和餐桌之间架设复杂的轨道系统的技术启示,也无法给出将轨道延伸到餐桌的启示或教导。

其三,二者实现的技术效果不同。涉案专利正是通过其轨道系统的设计和应用,让顾客既不会因节约人力而感到服务的缺失,同时又能够提供新奇的就餐体验,带来一种不同的餐饮文化,这是证据1无法实现的技术效果。

综上所述,合议组认为涉案专利与证据1公开的技术方案属于完全不同的发明构思,二者解决的技术问题、采用的技术手段以及实现的技术效果迥异。而证据2与本专利技术领域不同且仅公开了一种轨道形式,证据1和2均未公开和涉及有关将饭菜和/或饮料从后厨区域直接运送到餐桌的内容,也未给出相关技术指引或技术启示。

案例启示:
如果机械地适用“三步法”,有可能会认为证据1构成了与涉案专利最接近的现有技术,那么,本领域技术人员就会以证据1为起点,寻求如何从服务台架设一条轨道通往顾客的餐桌的技术改进方案。但是,就如合议组的分析,轨道是否直接通往顾客的餐桌这一区别,反映出证据1与涉案专利的发明构思的巨大差别,这又具体体现在两者要解决的技术问题、技术手段和技术效果的差异上。特别是通过对餐厅发展过程的回顾,我们可以认识享受人工上菜服务是人们对餐厅服务根深蒂固的认识,因此取消人工服务而让轨道自动送餐,其实需要跨越很大的认知鸿沟。因此,证据1其实并不能构成合格的“最接近的现有技术”,本领域技术人员无法通过对证据1的改进形成涉案专利的技术方案,而证据2也没有给出这样的启示,使得其可以与证据1相结合以得出涉案专利的技术方案。

可见,在评价创造性时,可以从技术问题、技术手段和技术效果等方面考量涉案专利与现有技术的发明构思是否一致,从而验证涉案专利相对于现有技术是否具备创造性。如果最接近的现有技术与涉案专利的发明构思完全不同,会导致本领域技术人员无法以最接近的现有技术为起点,进行后续的改进,或者,如果其他现有技术与涉案专利的发明构思完全不同,也会导致其无法与最接近的现有技术相结合,无法给出结合的技术启示。总之,评价创造性时,“三步法”为最为基础的方法,但是发明构思的方法可以与其相辅相成,从而更加全面客观地评价专利的创造性贡献。

三、不应割裂具有相互联系的技术特征,应从技术方案整体考量创造性

在2019年修改的专利审查指南(国家知识产权局公告第328号)中,创造性部分增加了如下内容:“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”。这一修改,实际上就是强调创造性判断时,不应仅仅判断现有技术是否公开各个单独的技术特征,还需要考虑该各个技术特征之间的关联,判断现有技术是否公开各个技术特征相互关联的关系以及其相互作用所能达到的技术效果。

案例三:
“一种产生按压声音的键盘开关”实用新型专利权无效宣告请求案(十大案件之9,第40870号无效宣告请求审查决定)

案情简介:
涉案专利涉及一种产生按压声音的键盘开关,适用于超薄键盘,可以增大键盘敲击声音,提高用户体验。涉案专利与最接近的现有技术的区别技术特征为;基座上设有一导引斜面,弹性件的一端位于导引斜面的正上方,该按压块位于导引斜面的侧边。无效请求人主张:涉案专利是在基座上单独设置一导引斜面用来引**性件一端的移动路径,而证据1则是在凸楞的下面设置导引斜面用来引**性件一端的移动路径,两者仅仅是位置的不同,上述位置设置的不同属于本领域的公知常识。



实际上,最接近的现有技术通过按压块的凸楞下端的导引斜面,引**簧敲击键盘上盖发声;而涉案专利也包括按压块,但是在键盘基座上设置导引斜面,引**簧敲击底座发声。合议组认为:上述区别技术特征限定了导引斜面与按压块位于不同的部件,两者之间相互配合共同对弹性件的一端作用进而实现发声的功能,因此,上述区别特征不仅体现为导向斜面设置位置不同,更在于部件间的配合关系不同,无效请求人并没有证明上述配合关系为公知常识。

案例启示:
涉案专利与最接近的现有技术都为适用于超薄键盘的按键,而且都采用弹簧敲击键盘外壳的方式增大敲击键盘的音量,只是涉案专利敲击底座,而最接近的现有技术敲击上盖,两者的部件也有相似之处,比如说都包括按压块、导引斜面、弹簧等部件。但是,如果细究两者的结构,会发现其采用的具体方式并不相同。这些区别就体现在按压块、导引斜面、弹簧等部件的相对位置和配合关系不同,权利要求记载了这些部件相互之间的位置关系,从而也体现出其配合关系和具体的工作方式。如果仅考虑上述单独的部件,甚至单独部件的作用,其都已为现有技术所公开,或者为公知常识。但是,上述部件之间的配合关系以及其所体现出的具体工作方式,是现有技术没有公开的,也没有证据表明其属于公知常识。

由此可见,在评判权利要求的创造性时,不能割裂有关联关系的技术特征,不仅要考虑现有技术是否公开各个单独的技术特征及其技术效果,也需要考虑现有技术是否公开各个技术特征相互之间的关系及各个技术特征相互配合所能达到的技术效果,从权利要求技术方案整体上把握其创造性的贡献。

四、依赖充分的证据和说理,准确认定公知常识
在专利无效程序中,公知常识的认定非常容易引发争议。在专利审查指南中也仅仅是例举了几种公知常识的类型,使得无效请求人在实务中也较难把握主张公知常识的方式和尺度。

案例四:
“一种旋流干煤粉气化炉”发明专利权无效宣告请求案(十大案件之8,第39289号无效宣告请求审查决定)


案情简介:
涉案专利保护一种旋流干煤粉气化炉,无效请求人先后提交了30篇对比文件,并主张涉案专利权利要求1与现有技术的区别技术特征为均为公知常识。
以区别特征(1)为例,该区别特征为:权利要求1限定了排渣口的直径与反应室直径的比例为1:3~1:4。请求人认为其属于本领域的公知常识,同时对比文件2和3分别公开了排渣口与反应室的直径比,对比文件4和5的图中也分别给出了工业气化炉主要结构的详细尺寸,本领域的技术人员在此基础上经过有限次的设计或实验也容易获得本专利中排渣口和反应室的直径比。

但是,上述理由并未被合议组接受。合议组认为,虽然通过延长煤粉在反应室内的停留时间可以提高碳转化率是本领域已知的,然而能够实现停留时间延长的具体方式有很多,现有技术中通常采用改变反应室结构或长径比的方式,例如对比文件1中限定其反应室呈特定的上大下小的形状,对比文件2限定了其反应器的高度和直径满足特定的比例,请求人并未提供任何证据表明具体采用调整排渣口和反应室的直径比的方式以实现碳转化率的提高属于本领域的公知常识。此外,对比文件2与对比文件1在进料方式和出渣形式上明显不同,且其设置反应器的内径与排渣口直径比的目的也与本专利不同,即使其公开了本专利所限定的比例,本领域的技术人员在此基础上也不会想到将其与对比文件1相结合。而对比文件3中排渣口与反应室的直径的比例为1:2,并未落入本专利所限定的排渣口与反应室的直径比范围内,而对比文件4和5的附图中也均未公开其排渣口直径具体尺寸,进而也没有公开本专利中所限定排渣口与反应室的直径比范围,在此基础上,本领域的技术人员也不会想到将证据3、4或5与对比文件1进一步结合。

对于请求人主张该区别特征为经过有限次的实验就容易获得的理由,合议组认为,如本专利说明书中所记载的,本领域中干粉气化炉的排渣口与反应室的直径比通常为1:2~1:2.5,请求人并未提交任何证据表明将其比例进一步调整至1:3~1:4属于本领域的公知常识,且请求人当庭也认可对上述比例调整需要进一步的设计和实验,但未能清楚阐明该比例调整的影响因素和各因素的作用规律,基于上述情况,合议组认为,现有证据不足以证明本领域的技术人员有动机将对比文件的排渣口与反应室的直径比调整至本专利的比例。

案例启示:
本案的情形非常典型,区别技术特征看似非常简单,但又因为涉及非常具体的数值等特征,使得难以找到可以直接公开该特征的现有技术,请求人只好主张该特征为公知常识。上述区别特征表征的含义只是使得气化炉的反应室的直径相对于排渣口的直径更长。为了提高碳转化率,延长煤粉在反应室内的停留时间是本领域已知的,而加长反应室的直径,显然可以延长煤粉在反应室的停留时间,从这个角度来看,区别特征似乎确实是本领域技术人员非常容易想到的。

实际上,对于公知常识的认定,也需要谨防“事后诸葛亮”。在涉案专利公开了将排渣口与反应室的直径设置为1:3~1:4之后,基于延长反应时间的原理,本领域技术人员似乎非常容易想到这样的设置方式,但是,就如本案无效决定所认定的,首先,请求人并没有提交教科书、工具书等可以证明该区别特征为公知常识的证据;其次,请求人虽然提交了多篇对比文件,但是,上述对比文件均未给出设置排渣口与反应室的直径比例的启示;最后,请求人虽然主张该区别技术特征是有限次实验容易获得的,但是,请求人并未具体分析应当如何设计实验的方式以及需要考虑的因素,仅单纯地作此主张是难以获得支持的。

由此可见,在无效程序中主张某特征属于公知常识,有必要进行充分的举证和说理。如果难以提供教科书或工具书等公知常识性证据,也需要尽可能提供更多的证据,以表明该特征为本领域的惯用技术手段。但是,不能仅仅堆砌证据而不进行分析,如果这些证据采用的工作原理、区别特征在这些证据中所发挥的作用与本专利不一致,仅是技术手段有些类似,实际上仍然不能证明该特征为本领域的惯用技术手段,不能给出在涉案专利的技术方案中采用该特征的技术启示。

综上所述,本文通过对2019年复审无效十大案件相关典型案例的概述和分析,探讨目前专利无效程序中创造性评价的一些新进展,通过学习这些典型示范案例,有助于我们把握最新的创造性审查标准,从而更好地在专利实务工作中争辩专利具备创造性,同时也有助于更加深刻地理解创造性的评判基准,从而提升专利质量。

[①]孙学锋,本领域技术人员水平的确定和技术启示的判断-评析“发光装置及显示装置”发明专利无效宣告请求案,http://reexam.cnipa.gov.cn/alzx/fswxsdaj/22216.htm
[②]国家知识产权局专利复审委员会,以案说法——专利复审、无效典型案例指引,知识产权出版社,2018年9月,183



文章来源大岭IP,原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TN01u7RNg3aGztZRXQC5wQ



标签: 专利无效


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  • 第1楼
    学习了

    2020/09/18 15:22 [来自广东省]

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