专利无效程序中如何修改权利要求？

发布时间：2019.11.20 北京市查看：2059 评论：2

本帖最后由 junhu55 于 2019-11-20 19:02 编辑

为了应对专利侵权指控，专利侵权诉讼中的被告通常会针对涉案专利提起无效宣告，以期将涉案专利全部或部分无效从而缩小涉案专利的保护范围，进而避免落入专利保护范围构成专利侵权。对于专利权人来说，在专利申请时往往无法全面了解申请日之前的现有技术，或者是由于疏忽，使得已经授权的专利存在一些问题。为了应对由于这些已经或即将出现的问题导致的专利无效风险，专利权人在无效程序中需要对已经授权的专利文本进行修改，从而维持涉案专利继续有效。

已经授权的专利对公众进行公开，为了保护公众的信赖利益，对专利授权文本的修改必须遵循一定的规则。对此，《专利法》第第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。《专利法实施细则》第69条第1款规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。

由此可见，在目前的法律规定下，无效宣告程序是专利权人对授权专利的专利文本进行修改的唯一途径。《专利审查指南》规定了无效程序中专利文件的修改原则，包含如下四点：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原权利要求的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般只限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。

根据上述规定可知，权利要求的删除是符合《专利审查指南》规定的修改原则的。尽管如此，在专利无效程序中，也不能随意对已经授权的权利要求进行修改（即使是因为已经授权的权利要求不符合授权条件）。这其中的原因便在于已经授权的专利，在诉讼中作为请求权的基础而存在，是案件的重要组成事实。如若对其进行修改，则会导致案件事实发生变化以及请求权的基础发生变化。尤其是在一审已经认定侵权，被告在二审阶段提起无效宣告请求的情形下，如果以删除权利要求的方式进行修改权利要求书，则会导致相应的事实发生变化。依据《民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项的规定，原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判。据此，二审法院会以对权利要求的修改导致请求权基础及原审判决认定的基本事实可能发生变化为由，发回一审法院重审或者在查清事实后进行改判。在安徽省合肥市中级人民法院（2017）皖01民初700号民事判决书中，一审法院认定被控侵权产品落入涉案专利权利要求1—2、5—10、12的保护范围，构成专利侵权。被告不服，在提起上诉的同时也向国家知识产权局专利复审委员会提起无效宣告请求，在无效程序中，专利权人将涉案专利权利要求1删除，涉案专利被宣告维持部分有效。尽管依照一审法院的观点被控侵权产品仍然落入涉案专利保护范围，但是由于专利权人对对涉案专利的相关权利要求主动进行了修改，导致其在本案中的请求权基础发生改变及原审判决认定的基本事实可能发生变化。因此，二审法院裁定撤销原审判决，将本案发回一审法院重审。本案中由于专利权人没有将无效程序和诉讼程序当作一个相互关联的整体进行看待，删除了不符合授权条件的权利要求，导致其本来胜诉的案件发生重大转折。专利侵权案件审理周期本来就偏长（如北京知识产权法院审理专利侵权案件的周期平均为186天），另外，通常会由于被告提起专利无效程序而中止，导致其诉讼周期更长。在本案中，由于二审法院裁定撤销一审判决并发回重审，导致本案审理周期严重拖长，给原告维权带来极其不利的影响。

综上，尽管以删除权利要求的方式修改权利要求书符合审查指南的原则性规定，但是由于专利无效程序和专利侵权诉讼程序密切关联，如不当删除相关权利要求会导致请求权基础发生变化，进而有可能会被二审法院发回重审。因此，在无效程序中不可随意以删除权利要求的方式修改权利要求书，而是要考虑专利侵权诉讼的情况再作出是否修改的决定。

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