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[行业探讨] 韩一星:为此次审查修改稿创造性部分点赞!

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发表于 2019-9-25 11:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 isurrend 于 2019-9-25 11:33 编辑

一个技术方案的创造性是指该技术方案相对于现有技术区别是不是足够大,“足够大”的判断方式难免就带有一定的主观因素,对于一个技术方案,A审查员很有可能认为区别足够大的,B审查员很有可能认为区别不足够大,这样就导致了不同审查员对于同样的一个案子会出现不同的判断。专利局为了避免种情况的出现,在审查指南中使用了“三步法”,三步法的目的就是让主观问题客观化,下面我们首先来看一下目前的三步法是什么?

(1)确定最接近的现有技术

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。
审查过程中,由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术,因此,基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题,可能不同于说明书中所描述的技术问题;在这种情况下,应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
在该步骤中,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点。

下述情况,通常认为现有技术中存在上述技术启示:

(i)所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

三步法在解决创造性问题的时候,其实是非常好用的,也能够将主观问题客观化,但是,在实际案例中,有些审查员会乱用三步法,从而使申请人极为不满意,下面通过一个例子来说明审查员乱用情况:

假定权利要求1中要求保护一种水杯,该水杯的权利要求1如下:
一种水杯,其特征在于,所述水杯是由玻璃制成,所述水杯是双层水杯,在所述双层的中间设置感温材料制成的动物模型。

本发明的发明点在于:将动物模型放在双层中间,从而使用户能够透过玻璃看到动物模型随水温发生颜色的变化。

审查员找到一个金属的双层水杯,与该双层水杯相比权利要求1有如下区别技术特征:(1)水杯是玻璃的;(2)水杯设置有感温材料制成的模型;(3)模型放在双层中间。

对于区别技术特征(1),审查员找到了第二个对比文件,该对比文件就是一个玻璃的单层水杯:审查员说:玻璃水杯起到的作用就是透明,这个跟第二个对比文件的玻璃水杯起到的作用一样,因此该区别技术特征被这个第二个对比文件公开了。

对于区别技术特征(2),审查员找到了第三个对比文件,该对比文件公开了杯盖上设置一个感温材料制成的小兔子,审查员说,这个跟权利要求中的感温材料是一样的,所以该区别技术特征被第三个对比文件公开了。

对于区别技术特征(3),审查员认为模型放在什么地方是本领域技术人员的惯用技术手段。

综上审查员认为权利要求1相对于对比文件1、对比文件2、对比文件3和惯用技术手段的结合是没有创造性的。

看审查员对于三步法的使用过程,我们会发现其中一个非常重要的问题:在本发明中水杯是玻璃的、水杯是双层的、以及动物模型设置在双层中间,这三个特征是相辅相成的,是互相关联的,审查员并没有找到一个对比文件中有这三个特征。而审查员采用了非常投机的办法,就是把这三个特征进行割裂,割裂后的三个特征就很容易找到对比文件来进行评价了。这种割裂的方法是审查员最常用的方法,这也是比较无耻的做法。举一个不恰当的例子,一个权利要求假定有100个字,那审查员找到一百篇对比文件,每个对比文件都公开了权利要求中的一个字,那岂不是所有的权利要求都没有创造性?所以这种割裂技术特征之间关联的做法是不合理的。

为了解决这个问题,指南对这部分内容进行了修订,在三步法的第二步中添加了这句话:

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

上述带下划线的部分就是此次指南中添加的部分,这段话就是用来屏蔽审查员割裂特征这种做法的。

对于创造性,大家还比较反感审查员乱用惯用技术手段,这是因为惯用技术手段不需要审查员举证,审查员可以乱用惯用技术手段,只要检索不到就说是惯用技术手段,对于这种流氓的做法,申请人一直处于愤怒状态中但又无能为力。上述区别技术特征(3)被认为是惯用的就是审查员的一贯做法。

审查指南中原来对于惯用技术手段规定了审查员需要进行说理或举证,在实际中审查员从来不举证,为了解决这个问题,指南对这部分进行了修正:

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明。

在这段内容中,专利局把说明理由和举证换了一个位置,这说明专利局原来倾向于说明理由,现在倾向于举证。并且,详细规定了如果是本发明的发明点的话,最好还是进行举证。这一点,说明专利局希望对审查员乱用惯用技术手段进行约束。

通过上述分析来看,专利局此次修改还真是针对了申请人对创造性审查实践中诟病比较多的地方,所以,此次修改是对三步法的进一步完善,进一步规定了审查员应当如何正确的使用三步法。

大家对此次指南修改比较有意见的是如下一条,甚至认为这是审查员的春天到了:

6.4 对要求保护的发明进行审查


发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的,因此,对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征,例如,使发明产生预料不到的技术效果的技术特征,或者体现发明克服技术偏见的技术特征,应当写入权利要求中;否则,即使说明书中有记载,评价发明的创造性时也不予考虑。此外,创造性的判断,应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价,即评价技术方案是否具备创造性,而不是评价某一技术特征是否具备创造性。但是,权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征,对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。例如,一项涉及照相机的发明,该发明的实质在于照相机快门的改进,其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制,即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中,这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关,因此,它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。

在这段话中,说明了对技术问题改进无关的特征不进行考虑。这导致了很多人认为,审查员在评价创造性的时候更加便利了,只要说这个特征对技术问题无贡献,所以审查员就不考虑这个特征的创造性了。其实,这是对这段话的误解。

在这段话中,其实是说明对于创造性要进行整体的评价,那么进行整体评价的时候如果有个特征是孤立的,则不考虑该孤立的特征对整体创造性的贡献了,此时就可以把该特征单独拿出来进行评价。

还是以上述权利要求为例,假定上述权利要求是这么写的:

一种水杯,其特征在于,所述水杯是由玻璃制成,所述水杯是双层水杯,在所述双层的中间设置感温材料制成的动物模型;所述水杯还包括一个铁的底座。

在这个权利要求中,双层、玻璃、中间设置动物模型这三个特征是对技术问题有贡献的技术特征,是需要进行关联考虑的。而铁的底座就可以孤立进行考虑了,审查员在检索的时候不需要再找到一个双层、玻璃、中间设置动物模型并且有铁底座的水杯来评价整体方案的创造性。只需要找到一个双层、玻璃、中间设置动物模型的对比文件,以及有铁的底座的另一个对比文件结合就可以了。
也就是说,新增加的这段话其实是对某个孤立技术特征应该如何进行评价的说明,其实并不是扩大了审查员的权力。

综上可以看出,此次专利指南修改意见征求稿中对于创造性部分的修订基本上解决了目前实际工作中争议比较的部分,为三步法的进一步完善做出了贡献,在此,为专利局点赞!顺便说一句,今年说了好多专利局的不好,这一次我是真心点赞的!


文源:微信公众号“知产电报”   作者:韩一星


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关于2019年《专利审查指南》修改要点的分析:https://bbs.mysipo.com/thread-1082444-1-1.html






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发表于 2019-9-25 17:19:08 | 显示全部楼层
15000697857 发表于 2019-9-25 15:22
李工所说的这段话没有修改。不仅如此,思博网公布的修改后的文本也出现了错误。如图,此次修改并没有增加该 ...

已修改,请以此版本为准,标记蓝色划线为删除内容,红色为修改或新增内容:https://bbs.mysipo.com/thread-1082416-1-1.html
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发表于 2019-9-26 00:12:30 | 显示全部楼层
技术特征分割考虑,必然都属于现有技术,除非是开创性的发明创造,改进型的发明创造,只要能实施,单独的各个技术特征怎么可能不是现有技术呢。创造性的评价,还是应该证据优先。毕竟创造性的主观性太强了,如果非要驳回,随便说点儿啥都可以先驳回再说。
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发表于 2019-9-25 11:12:28 | 显示全部楼层
但是,权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征,对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。例如,一项涉及照相机的发明,该发明的实质在于照相机快门的改进,其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制,即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中,这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关,因此,它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。
================
这段没有修改吧?
我开了微博,新浪微博,名字也叫“李工仲明”
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发表于 2019-9-25 11:46:23 | 显示全部楼层
然后审查员贴出20多篇对比文件,说这些都是公知常识的证据。
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发表于 2019-9-25 11:59:14 | 显示全部楼层
马一手 好好看看
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发表于 2019-9-25 14:53:33 | 显示全部楼层
审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明。
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发表于 2019-9-25 15:22:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 15000697857 于 2019-9-25 15:24 编辑

李工所说的这段话没有修改。不仅如此,思博网公布的修改后的文本也出现了错误。如图,此次修改并没有增加该段话中加下划线的内容。@木三

思博网版本

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发表于 2019-9-25 15:30:37 | 显示全部楼层
15000697857 发表于 2019-9-25 15:22
李工所说的这段话没有修改。不仅如此,思博网公布的修改后的文本也出现了错误。如图,此次修改并没有增加该 ...

感谢,我们核实下
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发表于 2019-9-25 16:16:46 | 显示全部楼层
15000697857 发表于 2019-9-25 15:22
李工所说的这段话没有修改。不仅如此,思博网公布的修改后的文本也出现了错误。如图,此次修改并没有增加该 ...

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发表于 2019-9-25 20:35:59 | 显示全部楼层
修改的出发点很好。
但是,真是无理想驳回,有一万种理由。
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发表于 2019-9-26 09:34:00 | 显示全部楼层
“但是,权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征,对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。例如,一项涉及照相机的发明,该发明的实质在于照相机快门的改进,其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制,即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中,这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关,因此,它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。

在这段话中,说明了对技术问题改进无关的特征不进行考虑。这导致了很多人认为,审查员在评价创造性的时候更加便利了,只要说这个特征对技术问题无贡献,所以审查员就不考虑这个特征的创造性了。其实,这是对这段话的误解。

在这段话中,其实是说明对于创造性要进行整体的评价,那么进行整体评价的时候如果有个特征是孤立的,则不考虑该孤立的特征对整体创造性的贡献了,此时就可以把该特征单独拿出来进行评价。

还是以上述权利要求为例,假定上述权利要求是这么写的:

一种水杯,其特征在于,所述水杯是由玻璃制成,所述水杯是双层水杯,在所述双层的中间设置感温材料制成的动物模型;所述水杯还包括一个铁的底座。

在这个权利要求中,双层、玻璃、中间设置动物模型这三个特征是对技术问题有贡献的技术特征,是需要进行关联考虑的。而铁的底座就可以孤立进行考虑了,审查员在检索的时候不需要再找到一个双层、玻璃、中间设置动物模型并且有铁底座的水杯来评价整体方案的创造性。只需要找到一个双层、玻璃、中间设置动物模型的对比文件,以及有铁的底座的另一个对比文件结合就可以了。”
再增加一个对比文件评价孤立的特征,那这和之前的审查有什么区别呢?修改之前孤立的技术特征不也是需要对比文件评价其结合启示吗
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[2]思博村村长

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发表于 2019-9-30 23:50:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主,刚好要写一个关于专利的PPT,这一部分刚好能用得上~
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[4]思博县县长

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发表于 2019-10-7 23:31:42 | 显示全部楼层
创造性的认定,还是要充分辩论的,审查员独立审查,为什么有时复审程序又纠正呢,其实就说明了创造性评价方面存在瑕疵的。

而且结合无效程序看,很多规定在不同程序中,适用的方式不一致,这种前后矛盾的情况还是有不利影响的。
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[4]思博县县长

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发表于 2019-10-9 10:23:20 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
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[3]思博镇镇长

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发表于 2019-10-30 14:24:12 | 显示全部楼层
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