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把技术方案比作人(二)

发布时间:2019.08.28 北京市查看:4263 评论:58

本帖最后由 木三 于 2019-9-27 16:44 编辑


本文分为八个部分,内容概要如下:


(二)发明定义反驳
                                            ——现有定义之局限

本文本质就是要反驳目前专利法中发明的定义。

一、对发明定义的反驳

目前专利法中发明定义如下:

表1

根据目前专利法中发明的定义,发明就是(新的)技术方案

技术方案的定义及它的相应解释理论如下:

表2

但是,哪怕根据技术方案的定义,以及技术方案三要素的理论,技术方案和技术问题也不是一一对应的闭合关系,也就是说:

表3(如前所述,这是本文内容所基于的基础。

根据上述发明的定义和技术方案的定义及理论,请直接判断以下权利要求1(CN201310546136.8,有权)的创造性吧:

表4

判断上述权利要求的创造性不能参考说明书,原因如下:

表5

上表5中,对于权利要求是清楚限定了技术方案,但不限定技术问题,可以参考以下内容:

表6

让我们回到表5,有人会认为表5的所列的原因是在强词夺理。

但笔者再次强调,根据现在的理论和专利法中发明的定义,正是应该:直接根据权利要求判断技术方案是否有创造性,不能参考说明书中的技术问题和技术效果。

一旦结合了该申请文件中记载的技术问题和技术效果,就变成只考虑了这个申请文件中的技术问题和技术效果,没有考虑这个技术方案可能解决的其它技术问题。

也就是说,结合了该申请文件中记载的技术问题和技术效果,创造性判断的,就不一定是技术方案所能解决的所有技术问题了,判断的,可能只是技术方案能解决的部分技术问题。

而只判断了技术方案能解决的部分技术问题的话,这个技术方案的范围就不应该被直接全部授权,而应该受目前所结合的技术问题和技术效果限制。

所以,根据目前的发明定义,判断创造性,本来就只能看权利要求,不能看说明书。但这无疑是不对的。这说明,目前发明的定义不理想。

二、审查原则与发明定义的矛盾

有人会搬出审查指南中的专利审查原则,来说明,创造性本来说应该考虑说明书中的技术问题和技术效果,审查指南中相应审查原则如下:

表7

然而,如果仔细考虑这段话,就会发现,它正是与现有发明定义是矛盾的!

法条里明明白白写的是:发明是一种技术方案!

审查原则却相当于是说:发明是技术方案、技术问题和技术效果这个整体!

这难道不是直接从文字上,就有矛盾吗?

事实上,正是专利法中发明的定义,导致这一审查原则,难以得到正确贯彻的

在目前的发明定义下,正是会产生前面提到的相互矛盾的现有观点。

如果只想着通过解释,来避免这样的矛盾,还不如直接修改发明的定义。

同时,即便采用现有解释,也无法应对“技术方案还能够解决申请文件以外技术问题”的情况。

这也是为何前文重新定义发明如下:

表8

前面已经提到,国内采用技术方案这种统一的抽象概念来定义发明,笔者认为是一种进步,笔者只是认为它还不够理想。

在目前专利法中发明的定义下,发明和技术方案就基本上是一样的概念。

但是,在上述发明的新定义下,发明和技术方案的概念是明显区分开的。

发明新定义中没有提到审查原则中的“技术领域”,是因为,技术方案和技术问题这个整体,肯定会对应到相应技术领域,不必成为一种独立因素。

发明新定义中没有提到审查原则中的“技术效果”,是因为,本文接受技术效果和技术问题是硬币两面的观点,相应技术效果可以并入技术问题中。

三、布莱恩表

笔者在行业微信群中,与人讨论相关观点时,有两位群友(风雨执交和朝花夕拾)提供了出现在《机械领域专利申请文件的撰写与审查》一书中的布莱恩表,书中说明它是瑞典专利局的一种判断方法。

笔者将其中一个群友(朝花夕拾)整理过的布莱恩表显示如下:


刚看到这一张布莱恩表及其解释时,笔者十分激动,一度以为,已经有人提出发明是技术方案和技术问题这个整体的定义和概念了。

然而,经求证,事实并非如此。

这张布莱恩表在此书中,是用来说明是否有技术启示的。该书作者和微信群友付先生都这样说。即此表中,“技术方案”并不是目前专利法中的技术方案,而是例如“某一技术领域已经采用了一种特定的技术”。

不过,单看这张布莱恩表目前的表现出来的样子,是非常好地体现了本文观点,故贴出,供大家思考,在此也感谢该书作者和当时参加讨论的各位群友。

作者:思博入驻创作者 西门大妈,论坛ID@positive
编辑校对:木三
感谢原创作者分享,如有其他作者投稿请投递至邮箱tougao@mysipo.com或联系@木三。


标签: 技术方案 专利发明 西门大妈


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评论列表

  • 第21楼
    本帖最后由 CranberryTrap 于 2019-8-29 08:11 编辑

    positive 发表于 2019-8-28 15:06
    那我这么说:根据法条,是可以理解出,评价创造性可以考虑说明书的内容;但是,根据法条,评价创造性不可 ...

    这也不对啊,如果你认为这属于“不确定性”,那么不确定性的来源是审查员不容易检索到所有可能的对比文件,审查员对于专业常识的了解不如技术专家所以检索和理解会有偏差,但是只要有一方(比如无效请求方或者提供公众意见的一方或者审查员)能提供更合适的证据文件,就可以得出更准确的创造性评判结果。  检索范围不能面面俱到这一点无论你法律条文的表达如何修改都不可能克服得了,这就像是说警察任何时候都不敢打包票说“绝对不会查出新的证据”一样,是属于证据搜集实践范围内的,跟发明如何定义、条文如何制定没有关系。你前面引用的书里说也是这个意思,所谓多个路径具体就是体现在公知领域的多种证据,你找的越全越容易准确评价,找到哪些证据就用哪些证据评价,如果申请人认为审查员的依据不合理,那么申请人就找有利于自己的新的证据。

    2019/08/29 08:07 [来自黑龙江省]

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  • 第22楼
    positive 发表于 2019-8-28 14:42
    假设:
    原来是申请人在一种现有合金中添加入一定量的银得到Y合金,取得了预料不到的耐低温效果,去申请该Y ...

    对于你举的这条例子,法条并没有规定审查员应当如何审查(审查指南并不是法律条文),审查员出现错误的原因是对创造性审查流程的理解有误,没有评价技术启示也没有评价对比文件和公知技术是否具有结合的基础,换句话说, 是审查员水平不高,而且犯了逻辑错误。 只要你在答复过程中确切指出了错误,审查员是会接受的。  我做的很多创造性问题的答复都是这样的。
    这跟法律条文如何规定完全没有关系。

    2019/08/29 08:53 [来自黑龙江省]

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  • 第23楼
    本帖最后由 positive 于 2019-8-29 09:50 编辑

    CranberryTrap 发表于 2019-8-29 08:07
    这也不对啊,如果你认为这属于“不确定性”,那么不确定性的来源是审查员不容易检索到所有可能的对比文件 ...

    您说的这段话很有道理,但并不是全部情况。
    我们假设,审查员检索到了两个对比文件,并且,它们之间可以说存在技术启示,可以“合成原申请的技术方案”(这一系列假设都是为了克服您认为的那种不确定)。但是,哪怕将两个对比文件结合起来,也没有涉及原申请强调的技术问题的解决,但是确实可以得到技术方案,那怎么判断有没有创造性呢。

    这个时候,是不是会出现,将哪个技术问题当成发明实际解决的技术问题,会影响 创造性的结论。也就是说,这个时候,是不是仍然存在不确定性。

    说到这里,请您思考的是:我们判断创造性,判断的对象是什么?究竟是“技术方案是非显而易见的”,还是“技术方案用于解决相应技术问题这个整体是非显而易见的”?

    2019/08/29 09:38 [来自福建省]

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  • 第24楼
    CranberryTrap 发表于 2019-8-29 08:53
    对于你举的这条例子,法条并没有规定审查员应当如何审查(审查指南并不是法律条文),审查员出现错误的原 ...

    您这样回答,是认为审查员的评价方法是错的。
    然而,,我认为,根据目前的法条看,审查员的评价方法是对的。(所以,我反对法条)

    为了让我假设的情况更加具有相应的结合基础,我们不防假设,申请文件中确实也提到了,这种Y合金的导电性能也提高了。

    您可以再考虑一下,这个时候怎么办。

    (我相信您做了很多成功的创造性答复,但是,像这一类案子,您会不会觉得,将哪个技术问题当成“发明实际解决的技术问题”影响判断结果)

    2019/08/29 09:45 [来自福建省]

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  • 第25楼
    本帖最后由 CranberryTrap 于 2019-8-29 11:05 编辑

    positive 发表于 2019-8-29 09:45
    您这样回答,是认为审查员的评价方法是错的。
    然而,,我认为,根据目前的法条看,审查员的评价方法是对 ...

    我再说一下,审查员这样审查是违反了他们自己的部门规章的,这种案子你弄到复审委,复审委也不会支持审查员的意见,复审委编写的图书《专利复审、无效典型案例指导》明确反对忽略技术启示、忽略结合基础的审查意见,而且给了很多决定书、判决书作为佐证。 你给的例子不够具体,我并不清楚审查员找的对比文件是怎样的,涉案发明所处的技术领域是什么样的,所以不能给出准确判断。 但是可以确定的是,你所说的“法条”与审查员判断对不对没有关联,因为“法条”只管法律的事,不管技术的事,但是审查员之所以认为没有创造性,很可能是对技术理解不到位、不了解技术领域背景,也不了解在这个领域内你的改进到底是不是常规方法,技术理解与法律条文完全是两个问题,你不能因为一些审查员的技术比较差,或者对部门规章的执行不到位,就认为法条有问题,它们之间没有必然联系。答复阶段也给了你纠正审查员错误的机会,如果你认为审查员评价创造性的不合理是因为法条本身不合理导致的,是不是意味着你每一次答复创造性审查意见不是在纠正审查员的错误而是在纠正法律本身的错误? 如果审查员给你授权了是不是意味着审查员承认法律有漏洞,并且有意不依法办事而是依你的法律修改意见办事?   显然这个逻辑推演下去是错的,审查员自己的技术理解错误和规章执行错误跟法条没关系。

    2019/08/29 10:35 [来自黑龙江省]

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  • 第26楼
    本帖最后由 CranberryTrap 于 2019-8-29 10:53 编辑

    positive 发表于 2019-8-29 09:38
    您说的这段话很有道理,但并不是全部情况。
    我们假设,审查员检索到了两个对比文件,并且,它们之间可以说 ...

    你所举的这个例子,有一个问题需要明确一下,包括你前面举了一篇ipdaily上的文章都有这个问题,那就是你所指的“技术问题”到底是申请人在原文件中声称的技术问题,还是这一篇申请客观上相对于现有技术所解决的技术问题。 一般我们讨论都是选择后者的,因为前者是申请人主观定义的,一般仅作参考,不能算作是实际解决的技术问题。   

    如果你说的是后者,审查指南里关于技术启示是这样说的:
    “判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点。”

    也就是说技术启示本身就是关于“解决技术问题”的启示,你的例子里如果已经承认了“它们之间可以说存在技术启示”,也就是承认了对比文件1和2结合已经给出了关于如何解决本申请技术问题的启示了,又怎么会“没有涉及原申请强调的技术问题的解决”呢?   这个例子给出的条件本来就是前后矛盾的。  如果你是从现实的案例里抽象出的这个例子,恐怕你在抽象的过程中搞错了一些东西,很可能你把例子里说的“技术问题”理解成了申请文件里声称的问题,但是实际评价创造性的时候用的是相对于现有技术实际解决的问题,而不是申请文件中写的那个问题。

    2019/08/29 10:51 [来自黑龙江省]

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