超出描述产品特点的必要而使用他人注册商标构成侵权——萨塔公司诉浙江奥利达公司商标侵权案

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：许艳 北京康瑞律师事务所

原标题：超出描述产品特点的必要而使用他人注册商标构成侵权——萨塔公司诉浙江奥利达公司商标侵权案

萨塔公司是一家拥有110多年历史的喷涂设备生产的德国企业，凭着优质的产品和服务，在世界范围内喷涂设备行业享有良好的声誉。萨塔公司在喷*产品使用公司的主商标“SATA”“萨塔”时，还根据实际使用和宣传的需要，结合产品的特性，通过简写、加以图形设计及色彩运用等，创造性地设计了一套产品识别标识，这些标识与主商标的使用在产品包装和宣传册中，形成了特有的产品视觉识别体系。萨塔公司非常注重知识产权的保护，考虑到这些标识经过使用起到了识别作用，与萨塔公司建立了对应联系，因此在使用了较长时间后对部分标识申请注册为商标，建立了完善的商标保护体系。本文介绍的即是萨塔公司就这些标识维权的案件。

早在2016年，落款为浙江奥利达的公司发送宣传推广邮件称，其将在2016年北京国际汽保展展出最新款喷*产品，这些产品不仅在外观、包装和型号上与SATA产品极为近似，并且在性能上与SATA产品也十分相似。通过调查发现，正如其在邮件里所述，浙江奥利达公司在2016年北京国际汽保展上展出并销售外观、包装、型号和性能与SATA产品极为近似的产品，还通过其官网、淘宝和阿里巴巴宣传和销售这些产品。针对浙江奥利达公司的行为，萨塔公司于2017年分别提出了商标侵权、不正当竞争和专利侵权诉讼，并获得全胜，本文仅针对商标侵权案件详细介绍如下。

浙江奥利达公司在其产品包装上并未使用萨塔公司的主商标“SATA”“萨塔”，但在包装的颜色和设计上极度摹仿萨塔公司，特别是在包装上使用了与萨塔公司完全相同的小图标（如下图2左上角红色圈出部分）、和“WSB”标识。由于萨塔公司对这些小图标中的和标识获得了商标专用权，针对浙江奥利达公司使用与其相同的标识的行为委托康瑞律所向北京市东城区法院提起了商标侵权诉讼。

在诉讼中，被告奥利达公司抗辩称，被控侵权的标识在喷*产品领域具有固有含义，不能起到区分商品来源的作用，而是描述性使用，不构成侵权。和图案分别为木匠用的刨子及齿轮，含义分别为“木匠”和“工业”，代表喷*产品的适用对象为木料及工业领域。中的“CCS”，取自英文“color code system”的单词首字母缩写，中文含义为颜色编号系统，将其搭配四种不同的颜色色块组成整体图案，表示其属于颜色辨别系统，是用于喷*行业对喷*漆料和色彩作描述性说明。“WSB”，取自“water solvent based”单词首字母缩写，中文含义为适用水性漆，用于描述喷*类型属于水溶性喷*。被告对其上述解释仅提交了原告萨塔公司的宣传册，未提交任何行业内第三方主体使用形式或行业规范规定予以证明。

针对奥利达的不侵权抗辩，萨塔公司认为原告的权利商标为注册商标，且标识本身无含义，仅从原告的商标本身，如CCS、WSB及图形商标来看，是无法推知其与具体含义、或与喷*有何联系的。原告根据宣传和使用的需要，结合产品的特性，赋予其特定含义，通过艺术化设计及色彩运用等，独创性地设计了一套产品识别标识，一直使用在产品包装和宣传册中，通过大量、长时间的持续使用，成为了识别原告产品包装的一部分，实际起到了区别产品来源的功能。该系列标识目前在喷*行业内只有原告在使用，市场同行业中没有其他任何第三方在使用，更没有成为行业内通用的描述性标识。对于一个产品各项功能的描述，很难是完全相同，一模一样的；而被告是在文字介绍功能之外，使用了与原告完全相同的图形及字母组合，并非出于描述产品的需要，属于商标侵权。

经审理，一审法院认为，被控侵权标识和系具有一定设计并非简单写实的图形，其表示形式抽象，并未直接、具体地表示喷*产品的用途及适用对象等特点，且使用上述标识并非是为了描述产品特点所必要。系图文组合标识，“CCS”文字与图形的结合，使得该标识整体具有较强的显著性。现有证据不足以证明“CCS”文字作为喷涂行业中“颜色编号系统”的英文翻译“color code system”的单词首字母缩写、“WSB”作为喷涂行业中“适用水性漆”的英文翻译“water solvent based”单词首字母缩写，不足以证明已为相关公众所认知，并成为喷涂行业的通用技术术语或标识；另外，上述两标识未直接表示喷*产品的特点，亦非为描述产品特点所必要。故被告的不侵权抗辩意见缺乏依据，不予采纳。被告使用的上述四个标识与原告的注册商标在图形的构图、设计或文字的字形、读音上相同，使用在喷*产品上，侵犯了原告的注册商标专用权。法院判决其立即停止侵权行为，并赔偿原告经济损失50万元及合理支出14万元。

目前，奥利达公司不服，提起上诉，该案处于二审审理中。

从本案的一审判决可见，一个企业除了主营品牌，在商业活动中，辅助使用一些其他的商业标识用于产品包装或宣传，构成了整体的识别体系，在特定情形下可受到法律相应的保护。尽管这些标识较之于主商标，显著性稍弱，但并非仅仅描述产品的功能，一般是经艺术化处理，兼具实用与美化的作用。这些标识与产品功能不具有固定、唯一的对应性。因此，他人使用这些标识超出了描述产品特征的必要性。然而，不可否认，如果这些标识被首次使用者赋予了实用性部分，当他人使用未能及时制止时，特别是普遍被同行业经营者使用后，将会突显其实用性而弱化了美观性，将失去对标识享有的专有性。

这个案子给了企业如何保护除了主营品牌的其他商业标识一些启示：将其注册商标化，并积极维权，防止他人的普遍使用而降低显著性，是保护这些商业标识的重要手段。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：许艳 北京康瑞律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君