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[其他实务] 美国专利101问题,软件抽象方法不属于授权主题2019年最新更新

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛上发表了一篇《美国专利101问题,软件抽象方法不属于授权主题的一些介绍和建议》的帖子。本文是该帖子文章的更新,与该文结合阅读。想阅读该文,可以在屏幕左侧点击我头像下主题的数字,可以找到该主题。

2019年1月,USPTO对于专利授权主题发布了 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance,即2019年专利授权主题修订指南(指南)。该指南已经作为审查标准于2019年1月7日实施。对于申请人和代理人而言,这是个好消息,因为该指南对于授权主题进行了更加明确的规定。本帖子中所附该指南,可以下载。

指南内容较长,但是其最重要的内容是对于Alice两步测试法中的第一步2A进行了修订,并从实践操作角度扩大了可授权主题的范围。具体内容概括如下:

Alice第一步2A测试一个权利要求是否导向于法定例外(directed to a judicial exception)。例如,计算机软件方法或商业方法,系抽象方法,属于法定例外。但是该指南将Alice第一步2A又细分为两个分步骤:

  • 审查员必须判断一项权要求是否记载法定例外(即,抽象方法);并且
  • 如果记载法定例外,那么审查员接下来判断该法定例外被集成到了实际应用中(integrated into a practical applicaion)


只有当权利要求记载法定例外(抽象方法)并且该法定例外没有被集成到实际应用中 ,审查员才能判定该权利要求导向于法定例外,接下来进行Alice第二部2B测试。换言之,只要以上条件中有一步不能满足,那么审查员不能将权利要求判定为导向于抽象方法,因此不能以101条拒绝该权利要求。

从实践操作角度而言,以上的焦点在于第二分步,“集成到了实际应用”测试。即便权利权利要求记载了抽象方法,比如商业方法,只要该抽象方法被“集成到实际应用”,那么即可通过Alice授权主题测试。该指南的第III部分中,19-20页,对集成到实际应用进行了不完全举例。以下情况视为被集成到实际应用:

  • 权利要求中记载额外技术特征,该额外技术特征反应了对于计算机自身的改进,或对于其他技术或技术领域的改进;
  • 所记载的额外技术特征应用该法定例外,起到了特定的治疗或预防疾病或医疗状况的效果;
  • 额外技术特征使得法定例外与特定机器与制造相结合;
  • 额外技术特征将特定物质转化为另一种状态;以及
  • 额外技术特征以超越一般将法定例外与特定技术环境相联系的方式应用该法定例外,从而权利要求整体上超于了对于该法定例外的垄断。


以上5种情况是对集成到实际应用的不完全举例。并且,指南在每项举例中,都举出了具体地案例。由于内容较多,在此不做具体描述,详细内容大家可以阅读指南的第19-20页。

以上情况中,3和4与之前的machine or transformation test非常相近。即,如果能够将方法步骤与计算机硬件相结合,即可克服101问题。从实际操作而言,在撰写时,可以对计算机系统等硬件作出描述,比如,该系统包括:处理器,存储器,I/O,通信设备等硬件。描述步骤方法时,将步骤与硬件相结合,比如

通过通信设备(WiFi网络路由器)获取某数据,
将数据存储在存储器(硬盘)中,
调取该数据,通过处理器进行处理技术, 等步骤。。。

问题在于,该machine or transformation test在Alice案中被最高法院推翻,现在已不再是测试标准。专利局旨在通过扩大解释范围,而为申请人提供更大多专利保护主题。虽然这样的做法广受申请人和代理人的好评,但是,该指南对于法院没有约束效力。宪法规定法院对法律有最终解释权,而不是政府行政机关。这就可能出现专利局解释符合101授权主题条件,可以授权,而法院解释不能授权因此无效的情况。果然好景不长,美国联邦上诉法院CAFC在2019年3月ChargePoint v. SemaConnect判决中,公然忽略专利局“指南”,作出了与指南相反的判决。

该案中,涉案专利权利要求虽然明显通过指南的集成到实际应用测试,但是CAFC依然以抽象方法为由,将其判决无效。这对于专利局而言,就是当头一棒。业界很多同行表示失望。由于专利局和法院对于101的解释存在冲突,接下来的形式不明朗。接下来的几个月内,该议题可能有所进展。目前,就实践操作而言,专利局审查员依然沿用指南。因此,国内同行在给美方建议时,依然可以参照该指南的精神,克服101问题。

感谢阅读,有问题可以提问。


孟繁琦
美国Brooks Kushman事务所。律师,美国专利申请,无效,诉讼。
brookskushman.com/our-team/member/fanqi-meng/




BK.PNG

USPTO 2019 Revised Patent Subject matter Eligibility Guidance.pdf

608.88 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 果子 -1 个

该《指南》

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感谢分享~
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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
出这个指南的时候我就觉得会被cafc打脸,没想到这么快……
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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
看来美国也存在审查程序和确权程序发生冲突的情况,还以为美国会更好地解决这种问题。
中国对于功能性限定的保护范围的认定也已经让人苦恼很久了,这样下去都不知道计算机领域的方法上位成功能性特征还有什么意义,如果都以具体实施例为保护范围的话,那以后客户的实施例不够估计还得帮客户编多几个实施例。
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