权利要求“单侧撰写”原则的反思与修正：以“奇梦达诉惠普案”为主视角
发布时间：2019.04.08 四川省查看：8755 评论：28
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具体的，如图1所示，该专利的主发明点是一种可复用的帧结构，使得该数据存储系统同时可适配于ECC（错误检查和纠正）型内存，和非ECC型内存。当数据系统使用ECC型内存时，对应图1上图的红框处的数据为ECC数据（即C9：D0至C9：D7），而当数据传输系统使用非ECC型数据时，对应图1下图的红框出的数据为数据掩码（Data Mask，即DM0至DM7）。
权利要求“单侧撰写”原则的反思与修正
——以“奇梦达诉惠普案”为主视角
文/杨翰飞（Anakin Yang）
一、“单侧撰写”的实务现状
“单侧撰写”原则是近年来专利撰写实务中所发展出的重要原则之一。这一撰写原则强调以单一的实施节点出发，撰写权利要求。例如，常见的终端-基站式系统中，“单侧撰写”原则往往要求以终端（及其工作方法）作为一组独立权利要求的主题，而同时再以基站（及其工作方法）作为另一组独立权利要求的主题。设立这一撰写原则的目的，是希望在执行权利要求所限定的技术方案时，能够更加容易的形成直接侵权，而避免因存在多个实施主体，造成侵权行为无法认定，同时，简化侵权取证，降低取证难度。当前，“单侧撰写”原则已经被包括国际一流专利事务所在内的众多专利从业人员所采纳，在电学专利尤其是通信类SEP专利和软件专利中得到了大量应用，同时也延伸到了机械，生物化学类专利。这一撰写原则在一些单位的招聘中，甚至成为了衡量专利撰写者是否足够专业的指标之一。
“单侧撰写”原则在现实中审判案例中似乎也获得了大量的支持，例如在2018年国内西电捷通诉索尼移动一案中，西电捷通就是因为“涉案专利系典型的‘多主体实施’的方法专利，该技术方案在实施过程中需要多个主体参与，多个主体共同或交互作用方可完整实施专利技术方案”，而权利要求中同时存在MP，AP，AS的“三元对等安全架构”，“包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利”，最终未能在索尼移动销售涉案手机的问题上获得支持[1]。而在2014年美国的Limelight v. Akamai一案中，麻省理工学院的Akamai公司在最受关注的联邦最高法院判决中，表面上看来同样受累于“多侧撰写”。由于其主张的6,108,703号专利，在实施主体方面同样涉及包括内容传递网络（CDN）服务商和网络内容服务商两个实施主体，在实施时缺乏单一主体直接侵权，从而未能就Limelight的教唆侵权行为获得联邦最高法院的支持[2]。（该案实际的最终判决结果将在下文略作介绍）
然而，现实实务中，大部分专利撰写者，尤其是代理所的专利代理人，在采用“单侧撰写”原则时，无论撰写的技术方案属于何种领域，都完全机械僵化地遵循移动通信类专利，尤其是该领域SEP专利的权利人所定立的规则，将“单侧撰写”原则，等同于“单一节点撰写”原则，严格将权利要求的主体，限定至系统中的单一节点。对于这种机械的适用方式，当前已经有部分业内人士提出质疑，认为可能会产生“缺乏必要技术特征”的问题[3]。
单侧撰写原则之所以大行其道，和当前吸引眼球的专利案件大多来自于移动通信领域存在着较大关联，而移动通信领域有其特殊市场业态和产业链条，其基于过去特定经验所设立的规则，也并不一定适用于所有的其他技术领域，甚至该领域本身，也并非任何场景下都应适用同一套规则。实际上，在另一些案件中，恰恰是“多侧撰写”的方式，才让专利权人最终在诉讼中获得胜利，下文介绍的“奇梦达诉惠普案”即为其中一例。
二、“奇梦达诉惠普案”[4]案情介绍
该案原告奇梦达（Qimonda AG）公司是一家内存研发和制造商，其前身为英飞凌（Infineon）科技的内存部门，2006年分拆为一家独立运营的公司。2009年，公司由于运营状况不佳，进入破产保护，由破产管理人Michael Jaffé博士负责破产清算和管理。在破产清算过程中，破产管理人于2011年，就惠普公司所生产销售的ProLiant DL380 G5型服务器及内存配件侵犯自身FB-DIMM型内存标准必要专利，向德国杜塞尔多夫法院对惠普公司进行起诉。
涉案专利为DE102006039473号专利，其中国同族专利申请为CN1924820A。由于在德国的授权文本权利要求内容同中国同族专利申请公开文本的权利要求内容相同，下面将根据中国同族专利申请，对涉案专利的权利要求范围进行说明。
该专利涉及一种服务器使用的ECC-DRAM型内存的传输规范，是JEDEC组织对DDR2型ECC FB-DIMM型内存的JESD206标准所需的标准必要专利。
其中，独立权利要求1为方法权利要求，内容如下：“一种用于使用数据协议将数据传送到数据存储器的方法，该数据存储器为纠错码(ECC)存储器或非ECC存储器，该数据协议包括不同帧，包括当数据被写入ECC存储器时，由ECC位代替该数据协议的数据屏蔽帧中的数据屏蔽位。”
独立权利要求9（对应涉案德国专利的权利要求8）为产品权利要求，内容为：“一种数据存储系统，包括：存储器控制器；以及数据存储器，其与存储器控制器连接以便使用数据协议，在存储器控制器和数据存储器之间传送数据，该数据协议包括不同帧，其中，数据存储器配置成包含纠错码(ECC)信息或不包含纠错码信息，以及当将数据被传送到包含ECC信息的数据存储器时，该数据协议包括数据屏蔽信息已被ECC信息代替的数据屏蔽帧。”
以目前“单侧撰写”原则的通行模式来看，上述权利要求撰写方式是典型的未遵循“单侧撰写”原则的产物。其独立权利要求仅有系统（及对应的方法权利要求），包括了“存储控制器”和“数据存储器”两个组成元件。如下文将要介绍的那样，“存储控制器”和“数据存储器”的实施主体并不相同。
具体的，如图1所示，该专利的主发明点是一种可复用的帧结构，使得该数据存储系统同时可适配于ECC（错误检查和纠正）型内存，和非ECC型内存。当数据系统使用ECC型内存时，对应图1上图的红框处的数据为ECC数据（即C9：D0至C9：D7），而当数据传输系统使用非ECC型数据时，对应图1下图的红框出的数据为数据掩码（Data Mask，即DM0至DM7）。
图1 DE102006039473号专利主发明点的帧结构示意图，摘自JESD206标准
在现实市场环境中，该专利的实施是通过服务器的FB-DIMM型内存系统实现的。如图2所示，在实施该专利时，图2下方的内存控制器（Memory Controller）等同于权利要求中的“存储器控制器”，在该案的应用中，内存控制器包含在计算机主板的北桥（Northbridge）芯片组内（当前，内存控制器已经直接集成于CPU中）。而上部各槽（Slot）中的FB-DIMM型内存条等同于权利要求中的“数据存储器”，在实际工作状态下，北桥芯片组的内存控制器调制出内存传输信号，通过“南向传输线”（Southbound Link），向位于FB-DIMM内存条上的“先进内存缓冲器”（Advanced Memory Buffer，简称AMB）芯片传输数据帧，再由AMB芯片向同样位于内存条上的动态随机存取存储器（DRAM）芯片转发数据帧。
图2 FB-DIMM内存系统拓扑，摘自涉案的英特尔5000型芯片组数据规格书
回到本案背景事实部分，1995年，西门子公司同内存制造商三星公司[5]签订了交叉许可协议，其中，西门子公司许可三星“制造、使用（直接或间接）、租借或以其他方式处置包含其专利的半导体器件”。进一步在协议的定义部分，双方对“半导体器件”的概念进行了明确定义，指半导体设备是指“具有主体或外壳并包含多个电极的，成分包括单一或多种半导体材料，主体具有一个或多个层或区，由单一或多种半导体或非半导体材料形成并包括其它附属部分的器件”，具体的，协议列举的“半导体器件”包括有二极管、整流器、晶闸管、集成电路和其他半导体器件例如太阳能电池。但“半导体”器件不包含类似热敏电阻、压敏电阻、固态电容等被动元件。
就许可范围而言，该协议许可三星公司在全球范围内实施西门子公司已有的所有发明、实用新型以及在许可协议终止之前递交的所有专利申请。协议同时还将西门子公司所有具有分许可权利的被许可专利向三星公司进行许可。
1999年，西门子公司半导体部门独立，成立了英飞凌公司。英飞凌公司随即作为协议第三方，被纳入西门子同三星的交叉许可协议中。2006年，由于英飞凌公司的存储芯片业务由分立出的奇梦达公司负责，英飞凌公司通知三星公司和奇梦达公司，之前交叉许可协议中涉及存储芯片部分的专利已转移至奇梦达公司，但依据交叉授权协议产生的许可权利不变。
另一方面，2005年，英飞凌公司同处理器制造商英特尔公司签订了另一份交叉许可协议，但本案中，该许可协议未能提交原本进行质证，法院只采信了原被告方均无异议的下列事实。具体的。协议将英飞凌公司现有的有效专利以及在未来8年内生效的专利许可给了英特尔公司。协议允许英特尔公司制造和销售“信息系统产品”，其中包括处理器和主板芯片组。同样在2006年，由于奇梦达的分立，英飞凌公司的部分专利转移到了奇梦达名下，交叉许可继续有效。
惠普的德国子公司通过其网站和其他途径，许诺和销售了涉案的服务器产品ProLiant DL380 G5。该服务器采用了英特尔公司生产的包含FB-DIMM型内存控制器的5000P型主板芯片组，同时装载了由三星公司生产的4GB大小的FB-DIMM型内存条。即在本案中，英特尔和三星公司组成了存储系统。尽管该存储系统中所包含部件来自于两个不同的实施主体，但存储系统本身具有单一的实施人惠普公司，奇梦达公司据此认为惠普侵犯了涉案的专利权，对惠普提起了专利侵权诉讼。
惠普在庭审中采用了两个主要辩护理由，第一辩护理由为辩称并未完整实施涉案专利，但未被法院采信，该辩护理由只涉及标准必要专利的特殊侵权判定方式问题，此处略过。惠普的第二辩护理由为，涉案的服务器的内存系统是由英特尔公司和三星公司系统的零件组装而成的，而英特尔公司和三星公司的生产行为均获得了奇梦达公司的许可。因此，惠普将FB-DIMM型内存条同FB-DIMM型内存控制器组合在一起，已经形成了专利权的权利用尽，销售上述服务器中不应构成侵权。
需要说明的是，德国有关专利权权利用尽的地域范围，不同于中国。德国专利权权利用尽仅仅适用于发生在欧洲经济区（EEA）内的销售。
2013年12月，就该案是否构成专利权权利用尽问题，杜塞尔多夫法院在判决中逐一列举并分析了针对本案的各种辩护理由。首先，杜塞尔多夫法院针对本案涉案专利是否可被包含于西门子、英飞凌同三星的交叉许可协议进行了认定。法院认为，根据质证的协议内容定义部分的1.5条和1.7条，奇梦达许可三星的范围限于“半导体器件”，“半导体器件”在协议中是指由半导体材料作为主体所形成的器件以及其附件，例如支架，连接器，导线等等（即采用DRAM芯片的内存条）。同时，协议3.4.1规定了该交叉许可协议“不包含将半导体器件同其他产品、结构和设备进行组合的许可”。据此，法院认为，显然协议的许可范围仅及于三星可以被授权生产FB-DIMM型内存模组，无法包含涉案专利所涉及的“存储系统”，故三星没有被授权实施涉案专利。自然的，法院认为三星是否在欧洲经济区内首次将涉案的FB-DIMM型内存条销售给惠普，其都不会产生专利权权利用尽的效果。
杜塞尔多夫法院进一步审查了英飞凌同英特尔之间的交叉授权协议。由于该协议原件未提交作为证据，法院只能采纳双方都无异议的部分作为协议内容。在该协议中，授权许可的对象为“处理器”，法院将其对应为包含内存控制器的英特尔5000P型芯片组。然而，法院认为，“处理器”的定义无法延伸至“存储系统”，因此，无论英特尔5000P芯片组的流通途径为何，都不应被视为英特尔获得了涉案专利的许可。
基于上述事实，法院认为，即使是同原告奇梦达存在交叉许可协议的三星或者英特尔实施涉案专利制造数据存储系统，也会产生专利侵权的事实。因此，作为三星和英特尔产品的直接或间接购买方的惠普，其购买行为不存在用尽涉案专利权的基础，所要求的专利权权利用尽不能成立。
第二步，杜塞尔多夫法院分析了本案是否可能构成默示许可。对此法院认为，按照德国有关历史判例，方法权利要求适用默示许可而不是专利权权利用尽，而涉案专利的权利要求包括了以方法作为主题的权利要求，因此，有必要对涉案专利是否产生默示许可效果进行分析。对此法院认为，对于零部件销售后的组合，适用默示许可的条件为：用于组合的所有的零部件来自于专利权人或者获得专利权人的许可，但是如果专利权人明确保留权利，即使是组件只有唯一侵权用途，也不得视为给予了默示许可。而本案的事实是尽管对涉案的FB-DIMM系统来说，无论是三星公司所生产的FB-DIMM型内存模组，还是英特尔公司所生产的包含内存控制器的芯片组，均得到专利权人许可，但由于专利权人在授权三星时明确保留了组合的存储系统授权，而在授权英特尔时所涉及的实施方式是“处理器”，与内存系统无关，因此不能推断存在默示许可。对于默示许可问题，惠普辩称涉案专利隶属于一个全球性的内存制造商之间的交叉许可协议，目的是允许内存制造商的客户自由使用内存。并且，直至奇梦达破产之前，英飞凌和西门子从未对组合内存产品的行为进行过诉讼，因此，应当视为存在默示许可。但法院认为，惠普所提出的全球**叉许可不仅与本案无关，而且全球性协议本身只是为内存厂商在全球销售内存扫清障碍，不能及于后续的制造生产环节。并且，专利权人对专利侵权行为的容忍，不应成为存在默示许可的借口，尤其是在交叉许可协议本身已经明确做出保留，因此，默示许可抗辩不能成立。
第三步，法院考虑了外界要求参考美国联邦最高法院LG诉广达案[6]判决结果的呼声[7]，进一步从“专利权权利用尽的延伸”角度，对案件进行了讨论。法院认为，先前的案例均没有对单独销售的零部件如何用尽整体的专利权给出有效的参考。而对于“专利权权利用尽的延伸”，核心的问题在于对适用的情况进行判定。法院援引来自学者观点认为对于适用判断的核心问题在于如何判断零部件 “实质体现发明”，“是发明的实质组件”或者“技术教导的实质部分”。法院认为，在缺乏对这些概念的严谨定义的情况下，贸然适用专利权权利用尽是有害无益的，因此，只有在“只需要添加通用部件来完成发明”时，方可将专利权权利用尽扩展至零部件。同时，法院还提出，只有当专利权人有机会对零部件行使专利权时，对组合后的整体适用专利权用尽才具有正当性。相反，如果不存在“利用专利权二次获利”，适用专利权权利用尽就不符合该制度的立法宗旨。
据此，法院认为，基于本案事实，无需讨论能否适用专利权权利用尽的延伸，因为专利权人奇梦达的涉案专利主题仅仅包含了存储系统和相应的方法，并没有以FB-DIMM内存条或者内存控制器为主题的权利要求。故法院回避了对本案中所销售的内存条或者内存控制器是否实质体现涉案专利的讨论，并认为专利权人奇梦达就其专利唯一的行权机会，就是向惠普这样的厂商进行授权许可，而这种情况下，应当视同零部件专利和零部件组合专利分别由两个不同的专利权人所掌握。故法院得出结论，本案无法适用专利权权利用尽的延伸。
基于上述理由，法院最终认定惠普侵权行为成立。
三、案情评述
“奇梦达诉惠普案”是一个典型的“多侧撰写”式的专利在诉讼中获得胜利的例子。涉案专利只有两套独立权利要求，分别是存储系统和存储系统所对应的执行方法。该专利在执行过程中的主发明点实际是存储控制器和数据存储器之间所传递的数据帧结构，即使是采用“单侧撰写”的方式，在撰写难度和必要技术特征方面，也并不存在明显的障碍。
但恰恰是因为缺乏“单侧”权利要求，涉案专利才没有被纳入到同英特尔和三星的许可协议中。如果涉案专利在撰写时，严格按照现有的“单侧撰写”模式，该专利应当至少需要加上以“存储控制器”和“数据存储器”为主题的两套权利要求，以及对应的方法权利要求。但是，一旦如此，这两套权利要求就将分别落入奇梦达同英特尔、三星的交叉许可协议的范围。
此时，专利权人奇梦达将会面临的相比本案更为困难的情况。首先，目前在专利许可实践中，部分国家最小的许可单元为单个专利而非单个权利要求[8]。这就意味着奇梦达实际已经将该专利许可同时向英特尔和三星进行了许可，此时，英特尔和三星分别向惠普销售北桥芯片和FB-DIMM内存条的事实，很有可能会因为发生于欧洲经济区内[9]，而产生强制性的专利权权利用尽的效果，使得惠普的侵权无法成立。其次，即便相关交叉许可协议的管辖法允许将专利许可的最小单元设定为单个权利要求（claim-by-claim），该案中，杜塞尔多夫法院也很有可能从“专利权权利用尽的延伸”的角度，适用专利权权利用尽，因为此时，奇梦达毫无疑问已经就北桥芯片和FB-DIMM内存条行使了专利权，再向惠普主张专利权显然已经对构成了二次获利。
因此，奇梦达案涉案专利未坚持“单侧撰写”原则，反而最终成为了胜诉的关键所在。
四、实务中“单侧撰写”的修正建议
1、“单侧撰写”适用的对象是实施主体，而非“节点”
如前所述，当前的“单侧撰写”模式，由于机械照搬部分移动通信类专利所定立的规则，演化成了“单一节点”作为主题的撰写模式。但是，“单侧撰写”模式的基本原理，是避免出现无直接侵权人的状况，并降低侵权取证的难度。因此，对“单侧撰写”的主题安排，所考虑的关键因素应当是在专利实施过程中，是否存在直接侵权人，而不是具体的系统中的某个元件由谁制造和布置，或者去数系统中到底有多少个节点就布置多少权利要求。在“奇梦达诉惠普案”中，涉案专利属于标准必要专利，且专用于服务器，从当时的产业生态看，该存储系统一定是由最终的服务器制造商作为单一实施主体完成，不仅直接侵权人身份清晰，且直接面向最终用户，取证难度很低。在直接侵权人业已存在且易于取证的情况下，执行“单侧撰写”的必要性就大大降低。此时，尽管“存储控制器”和“数据存储器”两个“节点”分别由不同的制造商完成，但是已经不会对侵权判定造成影响。
可见，对于专利撰写者来说，在判断撰写方案时，应当首先着眼于专利方案的实施主体的身份判断。这就要求专利撰写者不仅应当对技术方案有着正确了解，而且还应该对市场生态、技术路线演进和市场发展趋势具有基本判断。依然以“奇梦达诉惠普案”为例，如果涉案的标准必要专利所针对的市场并非服务器市场，而是台式PC机的DIY市场，则实施“存储系统”的主体，很可能是个人消费者，通过购买主板和内存条，形成涉案的内存系统。此时，尽管技术方案本身没有任何变化，但“存储系统”已经因为个人消费者缺乏营利目的，无法构成直接侵权，且实际实施情况难以把控和证明，使得“多侧撰写”就不再适用，而应当将撰写重心回归到“单侧撰写”。而如果涉案的标准必要专利尽管暂时针对个人DIY市场，但市场的发展趋势是向大厂商定制化发展，则此时，采用“多侧撰写”的“存储系统”，仍然应当被放在权利要求布局的主要位置。
进一步需要注意的是，奇梦达诉惠普案具有一定的特殊性，原告奇梦达在起诉时，已经进入破产清算阶段，无疑已经无需对市场和客户关系再有任何顾虑。实际上，奇梦达在破产倒闭过程中，与上下游厂商和友商之间，就IP许可问题，曾爆发过全球范围内的大规模诉讼。而对于仍然在市场中的其他专利权人来说，在确定“单侧撰写”和“多侧撰写”的相对重要性时，还需要考虑的另外一个因素是专利方案的实施主体的可诉性。当专利权人一方面对潜在的直接侵权人存在市场关联并处于市场相对弱势的地位时，即使该直接侵权人存在，也会导致专利实质上无法行权。例如，高通虽然作为苹果的供应商，但在市场方面处于相对强势地位，并不忌惮向苹果主张专利权。在高通向苹果发起专利诉讼后，苹果当前反而由于备用供应商英特尔缺乏竞争力，在市场上陷入了较为被动的境地。而如果把高通的专利拿给和硕科技这样的苹果代工商，则无论如何和硕科技都不会自寻死路去起诉苹果。因此，在考虑“单侧撰写”应用时，更为成熟的应对方式还应根据市场主体的相对关系，来考虑将撰写重心置于“单侧撰写”或“多侧撰写”，使得专利的主要行权对象落入相对专利权人较为弱势的群体，保留向强势市场参与者主张专利权的可能性，以应对可能的市场变化。
2、在复杂情况下，是否侧重“单侧撰写”需要权衡决定
“奇梦达诉惠普”案是一个技术方案较为简单明晰的实例，该技术方案所针对的市场主体的行为模式稳定性较高，权利要求依照 “单侧撰写”的原则也很容易进行改写，所以，在是否采用“单侧撰写”作为主要布局思路的判断上，较为容易给出准确的答案。但在其他情况下，是否应当执行“单侧撰写”，可能并不容易仅仅通过简单的二元判断，就得出答案。Limelight v. Akamai案就出现了这样的情况。
前文提到的作为“单侧撰写”支持案例的Limelight v. Akamai案，美国联邦最高法院认为涉案的“多侧撰写”专利在实施过程中，因客户没有直接侵权，从而不存在教唆侵权行为。该案发还到联邦巡回上诉法院重审之后，出现了戏剧性的反转。联邦巡回上诉法院最终在考虑了Akamai公司所提供的大量关联证据后，发现Limelight在同网络内容供应商客户的合同中，在合同义务中要求客户实施Limelight一方未实施的专利特征部分（主要包括“对于通常从内容提供商域供应的给定网页，标记网页的至少某些嵌入对象，从而对象的请求被指向到代替内容提供商的域”），并派出工程团队进行支持。最终，联邦巡回上诉法院对直接侵权进行了扩张解释，认为本案Limelight“设立了客户执行的方式和节点”，构成了直接侵权[10]。其后，Limelight就该直接侵权的扩张解释，第二次申请联邦最高法院颁发调卷令，但遭到拒绝。最终该案于2016年初以Limelight赔偿Akamai合计5100万美元结案。
Limelight v. Akamai案的反转同样对“单侧撰写”的应用方式给出了进一步启示。需要承认的是，Limelight v. Akamai案的一波三折算不上是一个“多侧撰写”的成功案例。在置于中国当前的司法实践时，尽管类似的案情也可能按《侵权责任法》第8条的基于意思联络的共同侵权框架，被视为“共同的直接侵权行为”[11]，但由于中国缺乏相应的证据开示制度，除非在极端情况下，否则中国专利权人不可能如Akamai一样搜集到如此多的有利证据。另一方面，正如前文对“单侧撰写”原则的批评中所提到的那样，在Akamai专利中，由于内容供应商客户所负责的实施部分也非常重要，需要Limelight全程参与和管控方可实现。对Akamai涉案专利依照“单侧撰写”原则进行改写难度相对较大。这类专利如果在没有理解清楚相应特征所解决技术问题时，就采用“单侧撰写”，可能会造成无法实现相应的技术效果，从而产生缺乏必要技术特征的麻烦。
此时，是否还应把权利要求的撰写重心放到“单侧撰写”上，变成了一个权衡的问题。例如，当专利技术方案的各实施主体所参与的步骤均非常重要且难以各自自行实施时，在实施过程中的意思联络就需要越明确，此时，构成“共同的直接侵权行为”的可能性越大，而同样的，采用“单侧撰写”所产生的缺乏必要技术特征问题的可能性也就越大。这种情况下，当潜在侵权人业务链路清晰，取证难度不高时，或者行权目标所在的司法管辖区相关司法实践有利于专利权人，仍然可以考虑把重心放在“多侧撰写”之上，反之，如果潜在侵权人业务链路不明，取证难度较大，或者相关司法管辖区对是否侵权的法律规定不明确，则押注“单侧撰写”进行冒险可能是更加合适的方式。
上述1、2点中，对适用“单侧撰写”的判断，涉及技术方案分解、当前市场生态、市场发展趋势、潜在侵权人业务情况、诉讼取证实务、无效风险、不同司法管辖区的侵权判定要件等多方面因素的考虑，仅靠专利代理人一方几乎没有实现可能，这就要求专利权人一方的in-house IP counsel需要同内部和外部众多部门进行沟通和配合并作出合理判断，对专利代理人一方给出正确的撰写指引。
3、标准必要专利（SEP）布局中对“单侧撰写”的战略性放弃
“奇梦达诉惠普”案对“单侧撰写”的另一个更有价值的启示，所针对的是具有较高许可可能性的专利组合，例如标准必要专利SEP组合。如前文所说的那样，在该案中，专利权人奇梦达未采用“单侧撰写”成为了胜诉关键。发生这一情节的原因在于，该案涉案专利是DDR2内存的标准必要专利之一，而内存厂商之间，就如同惠普的辩护理由所陈述的那样，存在着广泛的交叉许可，以允许技术的自由实施，该专利恰好被认定没有被纳入这样的交叉许可网络。而该案专利权只要存在着以“存储控制器”或“数据存储器”为主题的权利要求，就必然会被纳入这一套交叉许可网络中。
在当前很大部分的专利许可尤其是专利交叉许可中，专利许可都是被包含在技术许可中进行。这类许可合同中，许可的对象针对的是特定的产品，服务或技术，而不是专利。许可合同多数不会提供专利清单作为附件，很多许可也事实上无法提供专利清单（例如本案中，英特尔的许可范围包含了协议签订后一段时间内所获得的专利，不可能有专利清单可用）。此时，要确定某个专利是否包含于专利许可的范围内，主要的途径就是根据权利要求主题同许可的对象进行比对。而一旦被认为专利已经纳入了某一许可协议中，产业链下游的其他专利权人，就能够因为专利权权利用尽或者默示许可，而对抗专利权人的行权主张。
对于标准必要专利（SEP）组合尤其是移动通信类的SEP组合而言，目前最为流行的权利要求撰写方式，是如图3所示的模式，同时采用“单侧撰写”和“多侧撰写”，在专利权利要求中，覆盖系统和系统实施中的各个节点。这样的撰写方式看似专业且覆盖了各种行权可能。但一旦专利权人同产业链中的某个主体达成了专利实施许可协议，则不论被许可人位于哪一个节点，该专利都必然落入许可范围。所有由于专利权权利用尽和默示许可制度的存在，专利权人也就丧失了继续向下游厂商主张行权的可能性。而如果专利权人的所有SEP包都采用这样统一的撰写模式，专利权人实际上能够覆盖的行权范围不仅没有增大，反而受到了限缩。
图3 美国斐锐律所（Fish & Richardson）倡导的“权利要求阵列”
目前，已有厂商已经认识到了采用专利权权利用尽和默示许可来对抗类似专利布局的重要性。在苹果同高通近期的系列诉讼案中，苹果即将主要抗辩点置于专利权权利用尽之上，认为高通对苹果代工厂和硕科技的专利许可已经用尽了自身专利权，不能再向苹果主张专利侵权。尽管2019年2月5日，加州南区联邦地区法院率先在SUMMARY JUDGMENT中，因苹果未能承担专利权权利用尽判定要件的举证责任，判决苹果对高通的专利权权利用尽抗辩不成立[12]，但不可忽略的是，高通起诉所选择的几件专利均不是移动通信的标准必要专利，是否已经许可给了和硕，本身就存在疑问，这可能也是苹果举证不力的原因所在。
故在对SEP进行布局时，在权利要求布局上完全采用整齐划一的“单侧撰写”+“多侧撰写”的铺大饼模式，并非一个明智的选择。专利权人建立SEP的专利组合，不应仅仅为了只在产业链上的某一节点达成许可。为避免因为某个许可协议，造成整个专利组合在许可节点的下游丧失实施可能性，在进行专利布局时，应当考虑在“单侧撰写”+“多侧撰写”的套路式铺大饼布局之外，对于一部分标准必要专利，可以采用奇梦达案中涉案专利的布局方式，根据实际发明点、技术和市场情况，单独选择产业链后端的系统节点进行权利要求主题布局，而对前端节点进行战略性放弃，避免“单侧撰写”模式，作为对铺大饼专利布局的补充。这样的专利组合布局方式，可以确保后续在有需要时，能够向落入专利保护范围的产业链下游目标对象主张专利权。
四、结语
专利权利要求撰写和布局，是一项需要活学活用的技能。专利实务，也同专利理论一样，处于一个不断进化的过程之中。任何的原则、套路，都应当根据实际情况进行选择和调整。“单侧撰写”原则也不例外。在实务中，作为专利从业人员，应当始终带着脑子思考，清楚做出某个选择的真正理由，而不是把自己变成某些“原则”的奴隶。
注释：
[1] 北京市高级人民法院（2017）京民终454号民事判决书
[2] Limelight Networks,Inc. v. Akamai Techs., Inc., 134 S.Ct. 2111 (2014)
[3] 庄佳麟. 关于多实施主体专利单侧撰写方法的思考. IPR Daily中文网，2018，http://www.iprdaily.cn/news_18906.html.
[4] LG Düsseldorf,Datenübertragungssystem, Urteil vom 12.12.2013 - 4b O 88/12 U.
[5] 注：原判决略去了相关参与方的身份信息，此处三星公司身份系根据奇梦达破产案的其他系列民事案件事实以及惠普服务器内存部件供应商列表得出的推断。
[6] Quanta Computer,Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)
[7] Bird & Bird,Licensing and patent exhaustion: a comparison of German and US case law,Intellectual Asset Management, 2008.09.18, https://www.twobirds.com/en/news/articles/2008/licensing--andpatent-exhaustion.
[8] 注：由于判决未提供该案相关交叉许可协议的管辖法信息，此处可能存在不准确之处。
[9] 注：该案中，惠普未能对这一事实提供充足的证据证明，而未能证明销售发生于欧洲经济区。这是本案法院拒绝适用专利权权利用尽的一个主要理由。
[10] AkamaiTechnologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015)
[11] 崔国斌. 专利法: 原理与案例[M]. 北京:北京大学出版社, 2016.
[12] Qualcomm Inc. v.Apple, Inc, Case No.: 17cv1375-DMS-MDD, (S.D.Cal. 2019)
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anakinyang
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siceng
2019/04/08 12:15 [来自北京市]
0 举报siceng
2019/04/08 14:37 [来自北京市]
0 举报胡不归
非常感谢作者发表的一篇专业文章。个人具有如下看法，有空一起讨论。
1、关于存储芯片专利权利用尽的推理基础，一方面，根据法律规定，西门子/奇梦达与三星达成许可协议的存储芯片专利产品经三星售出后，惠普使用该产品，应视为权利用尽；另一方面，根据协议约定，“不包含将半导体器件同其他产品、结构和设备进行组合的许可”。法定与约定，哪个具有效力？民法意思自治，该约定应将权利用尽所涉及的“使用”进行了限制。进一步地，该案中涉及两个专利：一是许可的存储芯片专利，二是涉案的系统专利，前一专利由于协议约定而权利没有用尽，使得对前一专利产品的实施（即“使用”）落入了后一专利的保护范围。
2、关于处理器专利权利用尽的推理基础，一方面，根据法律规定，英飞凌/奇梦达与英特尔达成许可协议的处理器专利产品经英特尔售出后，在协议没有对专利产品实施（如“使用”）进行约定的情形下，个人认为，惠普使用该产品（比如使用该该处理器将之应用于系统中）应视为权利用尽。
3、关于“权利用尽”适用，文中法院从专利人获利角度进行裁判（“只有当专利权人有机会对零部件行使专利权时，对组合后的整体适用专利权用尽才具有正当性。相反，如果不存在‘利用专利权二次获利’，适用专利权权利用尽就不符合该制度的立法宗旨”），个人认为，似乎权利人分别通过与三星/英特尔许可、以及惠普侵权赔偿而二次获利。
4、关于“权利用尽”适用，从技术贡献的角度考虑，不清楚存储芯片专利、处理器专利与涉案的系统专利具体申请时间、以及是否在一个整体的技术方案下。具体而言，比如权利要求9的系统权利要求具有区别于协议涉及的存储芯片专利和处理器专利的特征（比如“该数据协议包括数据屏蔽信息已被ECC信息代替的数据屏蔽帧”），那么这种二次技术贡献理应二次获利。
5、非常赞成作者的意见，即“对于专利撰写者来说，在判断撰写方案时，应当首先着眼于专利方案的实施主体的身份判断”。另外，在通信领域，往往涉及不同层次（如核心网、接入网、用户侧等）的设备通过标准接口连接而形成网络，产品制造商提供不同层次或者同一层次的不同设备，而服务提供商提供基于整个网络的服务，因此，可以基于不同视角以及整个产业链而布局权利要求。
2019/04/08 17:12 [来自上海市]
0 举报anakinyang
您好，这篇文章其实是我另一篇论文删除的部分衍生而来的，而那篇论文主要讨论的问题就是您这里1-4中所提到的专利权权利用尽判断的问题。
1、关于存储芯片专利权利用尽的推理基础，一方面，根据法律规定，西门子/奇梦达与三星达成许可协议的存储芯片专利产品经三星售出后，惠普使用该产品，应视为权利用尽；另一方面，根据协议约定，“不包含将半导体器件同其他产品、结构和设备进行组合的许可”。法定与约定，哪个具有效力？民法意思自治，该约定应将权利用尽所涉及的“使用”进行了限制。进一步地，该案中涉及两个专利：一是许可的存储芯片专利，二是涉案的系统专利，前一专利由于协议约定而权利没有用尽，使得对前一专利产品的实施（即“使用”）落入了后一专利的保护范围。
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专利权权利用尽是否应该具有强制性，涉及专利权用尽的不同法理基础问题，在各国的司法实践是不统一的。在德国和中国，专利权权利用尽都遵循绝对用尽，不接受通过双方约定进行保留。2017年Lexmark案之后，美国目前也采纳了强制性的专利权权利用尽。此案发生于德国，在适用专利权权利用尽时，如果认为任何专利落入许可，则发生绝对用尽效力，协议其它部分对销售后的限制会归于无效。
2、关于处理器专利权利用尽的推理基础，一方面，根据法律规定，英飞凌/奇梦达与英特尔达成许可协议的处理器专利产品经英特尔售出后，在协议没有对专利产品实施（如“使用”）进行约定的情形下，个人认为，惠普使用该产品（比如使用该该处理器将之应用于系统中）应视为权利用尽。
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这一问题实际涉及的是专利权权利用尽的边界问题。即使存在专利权权利用尽制度，专利产品的获得者对专利产品的使用也不是毫无限制的。对专利产品的何种使用方式，会使得专利权权利用尽不再适用，目前这一方面比较有说服力的结论是美国联邦最高法院2013年在Bowman v. Monsanto Co一案以及随后联邦巡回上诉法院2015年在Helferich v. New York Times一案中的说理。当专利产品“授权所有者”使用该专利产品的方式导致了一件新的专利产品的产生，或者体现了一个新的专利方法的实施时，就不再视为发生了权利用尽。本案中，如果认定许可协议中没有包含涉案专利，则处理器专利产品的售出就不会发生涉案专利权利的用尽，此时，惠普对处理器的使用行为，即使仅仅是常规的方式，也产生了一件新的“存储系统”专利产品。对处理器专利的权利用尽并不能当然及于该“存储系统”专利。
3. 关于“权利用尽”适用，文中法院从专利人获利角度进行裁判（“只有当专利权人有机会对零部件行使专利权时，对组合后的整体适用专利权用尽才具有正当性。相反，如果不存在‘利用专利权二次获利’，适用专利权权利用尽就不符合该制度的立法宗旨”），个人认为，似乎权利人分别通过与三星/英特尔许可、以及惠普侵权赔偿而二次获利。
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本案杜塞尔多夫法院的判断是否存在二次获利，其逻辑出发点来自于对“获利”的定义。杜塞尔多夫法院认为“获利”应当是指通过行使专利权的获利，而不是实际是否发生了获利。当许可不存在时，奇梦达不能凭借涉案专利向三星和英特尔各自制造内存和芯片组的行为主张专利侵权（当然法院这个逻辑其实在好几个点上都是有问题的），所以自然奇梦达仅仅也只因为惠普侵权而获利过一次。
4.关于“权利用尽”适用，从技术贡献的角度考虑，不清楚存储芯片专利、处理器专利与涉案的系统专利具体申请时间、以及是否在一个整体的技术方案下。具体而言，比如权利要求9的系统权利要求具有区别于协议涉及的存储芯片专利和处理器专利的特征（比如“该数据协议包括数据屏蔽信息已被ECC信息代替的数据屏蔽帧”），那么这种二次技术贡献理应二次获利。
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从技术贡献角度考虑的实际上是“专利权权利用尽的延伸”问题，实际问题是是否应当通过界定专利的技术贡献而不是全面覆盖专利权利要求的角度，来决定是否可以适用专利权权利用尽，目前只有美国正式在LG诉广达案中确立过这种“专利权权利用尽延伸”制度。本案杜塞尔多夫法院的判断是应当着眼于专利权人或被许可人销售的产品是否“体现了专利的实质特征”（美国进一步还有要求销售产品没有其它实质非侵权用途）。从这点来说，实际上该案专利的帧结构的传输主要还是依赖于北桥芯片组内的内存控制器生成这种格式的数据帧，传输给内存上的AMB芯片。因此，如果纯粹从“体现实质特征”来看，本案中至少英特尔芯片组是应当可以考虑实质体现了涉案专利的技术贡献的（AMB芯片情况复杂一些，主要是JESD206标准中对AMB芯片的功能陈述非常不利于惠普一方）。
2019/04/09 19:39 [来自四川省]
0 举报胡不归
理论渊博，对各国判例信手拈来，非常佩服！
2019/04/10 09:25 [来自上海市]
0 举报崔来贺
2019/04/10 09:45 [来自北京市]
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