赢在IP之诺基亚vs华勤专利侵权无效纠纷整理（“神仙打架？”）

本帖最后由 思博_李梦 于 2014-3-7 11:18 编辑

　　昨晚回家，看到诺基亚与华勤专利侵权诉讼二审判决尘埃落定。对于这个神仙“打架”的案子，还木有时间细细琢磨其中的是非曲直，但还是忍不住先把手边有的案件资料理一遍，留待今后进一步考虑。

　　本案涉及功能性特征的认定和权利要求保护范围的确定，争议焦点在于权利要求7。

　　权利要求7为“如权利要求6所述的终端设备，其特征在于：所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器；所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；以及所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。”

　　下面整理一下两家交战过程和要点！

　　Round One Fight！

　　在双方民事侵权案件一审判决(2011沪一民五知初字第47号)中，上海第一中级人民法院认为：

　　权利要求7属于最高司法解释第四条之功能效果表述的技术特征，应结合具体实施方式来确定保护范围，“而说明书中多数涉及的仍是方法、步骤或者功能，而缺乏对装置本身的描述”，“未发现关于装置本身如何被配置为的具体方式”，所以“权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定”，直接判定不侵权。

　　第一回合：华勤胜！

　　该判决一出（虽然好像没有公布），但是在电子通讯专利圈内引起较大争议，权利要求7是否属于功能性限定？权利要求7的保护范围究竟该如何认定？（特别是很多代理人都开始担心，如果该判决成立，电子通讯的说明书怎么写？当然这是另外一个需要专门讨论的问题）。

　　引起争议的原因就是自最高09’司法解释出台后就争议不断的第4条，广大专利阿婶阿呆都觉得，这和我们审查指南不是打架了吗？

　　现行2010年版《审查指南》中对于功能性限定的表述是“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。”

　　所以按照《审查指南》：如果一个功能性的限定得到说明书的支持，其保护范围应覆盖所有实现所述功能的实现方式。

　　但最高09’司法解释第四条则众所周知地对功能性特征保护范围做出了限于实施方式及其等同的限制。

　　因为案件的走向，这个问题在这个案件中突出地爆发了！

　　Round 2 Fight！

　　同大多数专利案件一样，作为被告的华勤提出了无效。在无效程序中，华勤提出了很多无效理由，其中也包括了权利要求6-10得不到说明书支持。但是从复审委（第18676号无效宣告决定）到最终的北京高院（2013高行终字第890号），都不认可这一点。在被告的二审判决书中，北高就权利要求6-10是否得到说明书支持时特地花了大量笔墨来阐述，被告认为“华勤公司上诉主张本专利权利要求6-10得不到说明书的支持，主要理由是权利要求6及其从属权利要求中的相应功能包含了软件、硬件和软硬件结合三种具体实现方式，而本专利说明书只描述了软件实现方式，因此对于硬件相关的实现方式没有公开，权利要求书中相应的实现方式得不到说明书的支持。对此本院认为，从文字上看，本专利权利要求6及其从属权利要求中限定的“被配置为”之后的功能，包含了软件、硬件和软硬结合三种可能。本专利说明书中只是描述了以软件方式如何实现上述功能，没有记载如何以硬件方式或软硬结合方式具体实现上述功能，因此以硬件方式或软硬结合方式的技术方案确实有可能因为得不到说明书支持而无法实现。权利要求书是否得到说明书支持的关键在于，本领域技术人员如何看待此问题。如果以硬件或者软硬结合方式实现权利要求6及其从属权利要求中的“确定”、“检查”、“选择”等功能是本领域技术人员不需要创造性劳动即可完成的，则权利要求6及其从属权利要求中包含的这两种具体实现方式是本领域技术人员能够实现的，是能够得到说明书的支持的。如果硬件方式或软硬件结合方式的具体实现是本领域技术人员需要创造性劳动才能完成，则说明书必须记载如何具体实现的具体技术信息，否则权利要求6中包含硬件或软硬结合方式是不能实现的，是得不到说明书支持的。关键在于如何通过证据认定本领域技术人员的水平，以及其初步判断结论。如果本领域技术人员初步判断上述功能以硬件或软硬件结合方式实现是不需要创造性劳动的，则应当由无效请求人华勤公司来举证证明需要创造性劳动。如果本领域技术人员初步判断上述功能的硬件或软硬件结合方式实现是需要创造性劳动的，则应当由专利权人诺基亚公司来举证证明不需要创造性劳动。这是一个跟技术事实有关的问题，取决于在案证据。相关的专业基础知识表明，一些简单的功能可能通过电子器件的硬件方式来实现，而且本发明专利已经通过实质审查，故应当初步认定本专利权利要求6及其从属权利要求中限定的相关功能的硬件或软硬件结合方式的实现不需要本领域技术人员付出创造性劳动。在此基础上，华勤公司主张本领域技术人员不付出创造性劳动不能以硬件或软硬件结合方式实现权利要求6所限定的上述功能，应当承担相应的举证责任。华勤公司在本案中并未提交相应的证据，因此应当承担不利后果。华勤公司的相关上诉主张，证据不足，本院不予支持”。

　　如前所述，根据审查指南如果功能性特征得到说明书支持，那它就覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。而且，上海高院在其制订的专利侵权审判指引（2011）中认为，带有功能性表述的特征不一定就是“功能性特征”，其认为“在所属技术领域的技术人员看来,权利要求所记载的装置结构(或工艺过程)足以实现权利要求中某项技术特征所述功能的,该特征不应当被认定为功能性特征。”所以按照北高的二审，很自然就会想到：虽然说明书没有记载硬件装置和软硬结合，但本领域技术人员无需创造性劳动就能实现权利要求功能，那么权7中的特征就不该视为“功能性特征”，其权利要求保护范围应该是可以确定的！相信诺基亚拿到被告的判决书应该是芳心狂喜，所以第二回合，诺基亚扳回一程！继续开干！

　　Round 3 Fight！

　　在上诉中，诺基亚将行政诉讼的一、二审判决都作为新证据提供，力争权利要求7不属于功能性特征，其保护范围是清楚确定的。

　　上海高院在二审判决中首先果然明确对于功能性特征的认定开宗明义，认为“对于权利要求中使用功能性词语限定的技术特征，如果通过阅读权利要求书和说明书及附图，对该技术特征的理解，与本领域普通技术人员的通常理解一致，能够明了该技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的，在这种情况下，按照通常理解确定该技术特征的内容即可，该技术特征不属于功能性技术特征，反之，则属于功能性技术特征。”这段话貌似对诺基亚有利，但是接下来，上海高院又说“虽然诺基亚公司认为，权利要求7的文字描述并未超出本领域普通技术人员的通常理解范围，本领域普通技术人员能够明了每一个“被配置为”的技术特征是如何实现的，其结构是如何改进的，但是，诺基亚公司同时主张涉案专利权利要求7中限定的“消息编辑器”是其与现有技术的主要区别所在。因此，诺基亚公司也认为，至少对于“消息编辑器”的理解，其与本领域普通技术人员的通常理解并不一致，也不存在能够实现该技术特征所体现的功能或者效果的惯常技术手段。综上，涉案专利权利要求7的技术特征5仅表述了该特征所要实现的功能，且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图亦不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。因此，涉案专利权利要求7中包含功能性技术特征。”。

　　争议焦点落在了这个技术特征5“消息编辑器”上了。这个东西是怎么出来的哪？从无效案件判决书来看，认定权利要求7具有创造性的理由是对比文件没有公开“消息编辑器”，而在民事侵权案件上诉中，貌似诺基亚特别强调了“涉案专利采用一个消息编辑器根据用户输入的特征信息来选择传送方法，克服了已有技术提供不同的消息编辑器才能使用不同数据传输方法传送消息的弊端”。

　　接下来的结果也就可想而知了，上海高院认为至少技术特征5是功能性特征，所以“不能确定涉案专利权利要求7中以“被配置为”所限定的技术特征5的内容，进而也无法确定涉案专利权利要求7的保护范围”，二审终审判定诺基亚败诉。
　　第三回合：华勤胜！

　　旁白：看到这里，打酱油的我不禁先要为上海高院的“不捣糨糊”叫声好！原因是华勤对涉案专利又提出了无效，而在2013年11月份即本案判决前三个月，复审委针对涉案专利做出21580号决定，宣告200480001590.4号发明专利的权利要求2、7以及权利要求4通过权利要求3引用权利要求2的技术方案、权利要求9通过权利要求8引用权利要求7的技术方案无效，从而导致第200480001590.4号发明专利权全部无效。

　　按照最高的司法政策，上高、北高以及各地高院目前的司法实践，在专利被无效宣告的情况下，法院可以直接驳回诉讼请求，专利权人如果能撤销无效决定的，必须重新起诉。上海高院如果要简单解决这个案件，直接据此驳回即可。但是在这种情况下，上海高院做出这样的判决有点舍易求难的味道，法院不回避争议并力图通过判决来释明法律适用的做法值得赞赏。

　　作者：杨宇宙 2014年3月7日

　　本案上海高院二审判决书请点击“赢在IP”网站：

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      本案北京高院二审判决书请点击“赢在IP”网站

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