结合案例浅谈权利要求由封闭式修改为开放式是否超范围

发布时间：2017.07.14 浙江省查看：2893 评论：1

我国《专利法》第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围，对外观专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。该法条赋予了申请人对于申请文件的修改，但出于对社会大众的公平考虑，限定了修改范围，即不能超出原文件的记载范围。

进一步地，在专利法实施细则中规定了修改的期限问题，细则第51条规定了修改的时机（文字部分不细说，请自行阅读），其中规定主动修改的两种形式，以及被动修改限制。但细则51条是基于专利法33条的规定，因此可以理解为具体执行层面的解释。

为了便于理解，专利法33条，以及细则51条，以下，我们以案例来阐述：

专利申请号：200710135616.X，专利名称：锅盖上有旋翻手的连体式电压力锅：

公开文本的权利要求：

1、一种锅盖上有旋翻手的连体式电压力锅，锅盖由金属锅盖和塑料盖或塑料柄等件构成，锅盖与锅身进行铰链连接，金属锅盖可以绕其自身中心旋转，锅盖可以绕锅身上的转轴上下翻转，塑料盖有外盖和中环，塑料盖和塑料柄在金属锅盖上面，其特征是锅盖上有旋翻手，旋翻手穿过塑料柄紧固连接在金属锅盖上或中环范围内同时有安全放气阀和旋翻手。（详细公开文本见官方网站）

说明书公开了两种实施例：

实施例1：一种锅盖上有旋翻手的连体式电压力锅，锅盖由金属锅盖盖体和塑料柄等件构成，锅盖与锅身进行铰接连接，金属锅盖盖体可以绕其自身中心旋转，锅盖可以绕锅身上的转轴上下翻转，塑料柄这金属锅盖盖体上面，旋翻手穿过塑料柄紧固连接在金属锅盖盖体上。

实施例2：一种锅盖上有旋翻手的连体式电压力锅，锅盖由金属锅盖盖体和塑料盖等件构成，锅盖与锅身进行铰接连接，金属锅盖盖体可以绕其自身中心旋转，锅盖可以绕锅身上的转轴上下翻转，塑料盖有外盖和中环，塑料盖在金属锅盖上面，锅盖上有旋翻手，中环范围内同时有安全放气阀和旋翻手。

我们下面对比授权文本的权利要求：

1、一种锅盖上有旋翻手的连体式电压力锅，锅盖包含金属锅盖盖体和塑料柄，锅盖与锅身进行铰接连接，金属锅盖盖体可以绕其自身中心旋转，锅盖可以绕锅身上的转轴上下翻转，塑料柄这金属锅盖盖体上面，其特征是锅盖上有旋翻手，旋翻手可以同时有手冠和手柄，也可以有手冠而无手柄，旋翻手具有旋转和翻开提拿锅盖功能，旋翻手穿过塑料柄紧固连接在金属锅盖盖体上。

2、一种锅盖上有旋翻手的连体式电压力锅，锅盖包含金属锅盖盖体和塑料盖，锅盖与锅身进行铰接连接，金属锅盖盖体可以绕其自身中心旋转，锅盖可以绕锅身上的转轴上下翻转，塑料盖有外盖和中环，塑料盖在金属锅盖上面，其特征是锅盖上有旋翻手，旋翻手可以同时有手冠和手柄，也可以有手冠而无手柄，旋翻手具有旋转和翻开提拿锅盖功能，中环范围内的锅盖上同时有安全放气阀和旋翻手。

（省略部分见授权文本）

笔者注意到，本专利的授权文本与公开文本在权利要求中最大的区别在于将“由….等件构成”的描述修改为“包含…..和…..”，为求证此处修改的目的和动机，笔者调阅了本专利的审查过程文件，发现在第一次审查意见中，审查员认为“等件”不清楚，要求申请人做出修改，申请人在答复审查意见（一通），做出了上述修改，其中原文为：“本人安装审查员的意见把权利要求1的前序部分的由…组成改成包含…。为了预防以后专利侵权打官司的麻烦，本人在包含…后面加个等字做概括表示还可以有其它零部件。……”如此，看来，申请人实质明白将“由…组成”修改为“包含”存在超范围的可能性。结果，其仍将等字加载权利要求中，在第二次审查意见中，审查员仍关注在“等”字，申请人二通直接将等字删除(创造性意见不加评述)，如此获得了该授权版本。

本发明专利虽然获得了授权，但笔者认为，这样将“由…组成”的权利要求，修改为“包含…”是属于专利法33条超范围的修改。具体就该申请来看，其说明书公开的两种实施例相互独立且并无交叉，即使审查员认为原权利要求中“等件”使得该原始申请的权利要求并非封闭式写法，这种理解也是错误的，因为，从其说明书公开的内容看，其等件的内容并不包含塑料柄和塑料盖交叉的问题。

为此，用ABCD（D代表等）这些来表述可能更加清楚：原始文件的权利要求为及说明公开的文本为由A、B、D组成，或者由A、C、D；而授权文本的权利要求1保护的范围包括A、B；权利要求2保护的范围为包括A、C。鉴于此如果以公开文本看，A+B+C+D的方案并部署其原始权利要求的保护范围，也不属于其原始说明书公开的保护范围，但授权文本的权利要求1和2涵盖A+B+C+D的方案，但是说明书却没有实施例支持该方案，明显属于超出了原始文件的记载。

为了求证笔者的判断，发现该申请人有一件同时申请的实用新型，其实用新型的文件公开内容与发明的公开版本完全一致，并且该实用新型一直有诉讼，笔者在网上找到了该实用新型的无效决定，案号5W107294，决定号为：26668号决定书；以及案件号为5W106439，决定号为：26667号决定书中，专利权本人以及复审委对其实用新型保护保护范围做出了清楚的认定，“在锅盖有金属锅盖和塑料盖组成的方案中没有塑料柄，而锅盖由金属锅盖和塑料柄组成的方案中没有塑料盖……”。也就是说，无论是本领域技术人员、还是专利权人本人，均认为其对应的实用新型保护范围是确定的，说明书公开的内容也是确定的，而发明的授权文本却扩大了，由此，笔者认为，该专利明显属于审查不当，修改超出了范围。

通过上述案例，笔者有以下两点总结：

1、封闭式权利要求修改为开放式权利要求，是否修改超范围，还是要考虑说明书的公开内容；

2、针对审查员的审查意见修改，也需要慎重，切不可因一时对范围的贪念权利要求范围，导致后期专利权的不稳定。