王梨华 |最高院对专利非发明点修改超范围的程序宽容可能引发八点思考

摘要：最高院判决指出若在专利授权前修改超范围，在无效宣告程序需给予专利权人“恢复原状，回到解放前”的机会，即给予专利权人再修改回到不超范围状态的机会，这样可能导致连锁反应……

　　专利法三十三条规定修改不得超范围，针对发明和实用新型，其修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，否则先申请制度将形同虚设。近期，最高院在（2013）行提字第21号提审案件中对专利无效宣告程序中修改超范围的理解作出的一个耐人寻味的判决，其中复审委：认定权1、权3和权6修改超范围，北京一中院和北京高院：维持复审委决定。最高院：认为权1和权3修改超范围，权6修改不不范围，因权6不超范围从而撤销两级法院判决，责令复审委重新作出决定，在于虽然实体上认可复审委关于权1和全3修改超范围的结论，但判决的亮点在非判决主文中提了一个建议为：

如果没理解错的话概括如下：

该判决正面价值导向至少有三点：

最高院为专利权人谋了一个大大的福利，对于在无效和驳回复审两个阶段中增加了专利申请人授权的程序机会。复审委估计要领会最高院精神，在重新作出决定要慎重考虑给予让专利权人再修改回到原专利文本状态的机会，专利将有可能起死回生，这个在以前的无效实务中从未没有遇到过。

但本案也引发一些思考，在思考之前，要赞扬最高院对于保护科技创新的良苦用心。以修改超范围作为无效理由，若允许在无效宣告中再修改回原申请不超范围的状态，对于无效宣告程序是一次重大挑战，可能引发审查“困惑”，虽然本案判决对修改超范围的对象进行一些划分，对发明点和非发明点的修改范围的价值权重差异化对待，该差异化对待我的理解是并不是想表达要求发明点修改超范围审查严格程度要高于非发明点的修改超范围审查严格程度，而是主要解决程序问题，因为修改超范围如果不涉及发明点，基本可确定具有新颖性和创造性，也基本反应具有技术贡献，具有技术贡献是能否一路绿灯的最重要标准和价值取向，也是近期在授权确权程序中“偏向”专利权人的一个基础，在一定程度上让“审查程序”给“实体授权”让路的一个绝佳理由。非发明点的修改回到原申请状态，对于新颖性和创造性不产生本质影响，一般不会引发根据修改回去的版本需要重新进行审查必要，而如果是发明点修改回到原文本状态，而原文本状态是未经过新颖性和创造性审查的，可能引发“审级缺失”，即需要重新审查。

程序的退让看似对专利权人有价值，但专利法是要在保护专利权人利益和社会公众利益之间寻求平衡，过度保护专利权人利益也可能会损害社会公众利益。若在无效程序中设置回复程序，允许专利权人修改回原专利状态，可能会引发如下八大思考。

专利无效理由除了新颖性和创造性以外还有其它理由，如权利要求不否清楚、重复授权、公开不充分等，如果允许针对非发明点（即使是发明点也一样）修改到原专利状态，而原专利状态在专利审查程序中是未经过这些要求审查的，修改回原专利状态，是否需要专利局（而不是专利复审委）重新进行审查，如果不回到专利局阶段的审查，进而导向出现申请人可以通过这种方式“躲避”审查获得不同“待遇”的嫌疑。

同理，若允许修改到原专利状态，则需要另外给无效请求人针对修改回的文本进行补充理由和证据的机会。

发明点和非发明点的划分是一个动态过程，在实质审查阶段可根据审查员检索的现有技术对比文献划分出发明点和非发明点，但该划分不是一成不变的，随着对比文献的变化增多（如无效增加的实质审查程序未出现的对比文献），一些发明点会转变成非发明点（但不存在非发明点转化成发明点的情况），那么首先需要重新确定发明点和非发明点的划分边界，然而还可能出现针对相同专利提起的多次无效程序，可能带来不同次无效程序之间的发明点和非发明点边界的转移，往往在后的无效将发明点变更成非发明点，第一次无效宣告根据确定的边界进行审查得出的决定生效后，若又出现新的对比文献引发边界转移。

根据听证原则，需要将驳回理由在之前审查程序中通知申请人并给予申请人陈述意见机会。而根据判决指出，可以考虑通过在专利授权确权行政审查过程中设置相应回复程序，允许专利申请人放弃不符合专利法第三十三条的修改内容，提到授权行政审查过程中设置相应的回复程序，由于驳回理由诸多，且这些驳回理由在专利法、细则和指南规定的十分清楚，是否需要额对于修改超范围设置单独的回复程序进行优待。

判决中指出，对于发明点如果仅仅因为专利文件中“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献，最终使得确有创造性的发明创造难以取得专利权，专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，不仅有违实质公平，也有悖于专利法第三十三条的立法本意，不利于创新激励和科技发展。但作者不是很认可该条款的立法本意之一是尽可能保证确有创造性的发明创造取得专利权，实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配。诚然，从广义上来说，专利法所有条文最终目的都是为了鼓励创新，但每一条都具有它自己独立的基本价值或主要价值，修改超范围从本意上是对申请人权利的限制，通过“牺牲”一部分申请人的利益来换取社会公众利益的平衡，这在某种意义上来说与鼓励创新没有本质矛盾。

若允许在无效阶段修改回原专利状态，那授权前的审查阶段，审查员要以修改超范围作为驳回理由将变得非常为难，对申请人没有实际约束力，即使实质审查以该理由驳回，在后续无效程序仍然可以补救，当然在申请审查实务中，若因为修改超范围而被驳回，可以通过在驳回复审程序老老实实改回去，审查员仍然会放你一条生路获得授权，但这个与专利授权后的无效程序修改有差异，驳回复审授权前允许修改回原专利，毕竟此时专利权尚未产生，不会对公众造成困扰，只是单边利益博弈，而一旦授权后再允许修改回原专利容易造成多边利益博弈，让权利可能长期处于不确定状态。

由于修改超范围允许在授权后的无效程序中进行回改（或叫悔改），而无效程序属于专利末端确权程序，申请人当然希望在专利授权前根据自己的需要修改成最完美状态，从而获得不当利益，如果未被公众发现或挑战，这种不当利益会一直维系到专利权终止，即使被人挑战，专利权人还有“回到解放前”的机会，且这种回到原专利状态的“打回原形”没有任何损失，专利申请人“何乐不为”，这样可能不利于鼓励提高专利代理水平。

专利一经授权公告，社会公众清晰确定保护范围，从而知悉权利边界，基于对授权文本公示信赖，与专利划清界限，从而规避专利以寻找新的创新技术也是促进技术进步的一种方式。若经过公示的专利文本仍然可修改回原文本会可能导致权利范围不确定性。特别是涉及实用新型，申请提交文本不公布，直接公布授权文本，若允许修改回原专利状态，而公众又没有途径获得申请提交文本（原专利状态），更可能容易导致权利边界摇摆而对公众造成困扰。

由于申请人不用为修改超范围买单，最后阶段都有一次起死回生的机会，那么申请人可能会“使劲”地修改，而审查员要疲于“找茬”，漏网之鱼不是申请人责任而是审查员责任，极大加重审查员的审查仔细度。申请人不用为自己的错误买单，而需要让公众买单，可能引发新的不公平。